마리오카트 사건 중간판결과 지적재산권 침해

인기 게임 캐릭터 ‘마리오’ 등의 의상을 대여하고, 공공도로에서 카트를 달리는 모습을 홍보에 활용한 것은 부정경쟁행위에 해당한다며, 닌텐도가 공공도로 카트렌탈회사 ‘마리카’ (현재 MARI 모빌리티 개발)에 대해 사용중지 및 5천만 엔의 손해배상을 청구한 소송의 항소심 중간판결이 2019년 5월 30일, 지적재산고등법원에서 열렸습니다. 법원은 ‘상표나 의상 등은 모두 유사하다’고 판단하여 MARI사의 배상책임을 인정하였고, 또한 대표이사에 대해서도 악의 또는 중대한 과실이 있다고 판단하여 연대하여 손해배상 책임을 지게 되었습니다.

이날 내려진 것은 중간판결로, 손해배상액에 대해서는 향후 심리예정에 있습니다. 이 중간판결이 의미하는 바를 생각해보고자 합니다.

1차 심판결은 어떠한 것이었나

MARI 모빌리티 개발은 닌텐도의 인기 게임 ‘마리오카트’의 약칭 ‘마리카’를 회사명이나 서비스명에 무단 사용하였고, 마리오, 루이지, 요시 등 인기 캐릭터의 의상을 외국인 관광객이나 카트 이용자에게 대여하였습니다. 또한, 카트영상 등을 영업 및 홍보에 사용하였습니다.

이에 대해, 닌텐도가 MARI 모빌리티 개발을 부정경쟁 및 저작권 침해로 고소하였고, 도쿄지방법원은 2018년 9월 27일(헤이세이 30년) 판결에서 닌텐도 측의 주장을 대부분 인정하고, 1천만 엔의 손해배상을 명령하였습니다. 한편, 일본어를 이해하지 못하는 외국인 관광객을 대상으로 한 ‘MariCar’ 등의 사용은 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판단하였습니다.

그 후, 닌텐도와 MARI 모빌리티 개발 양측이 항소하여, 지식재산고등법원에서 심리가 진행되고 있었습니다.

중간판결이란

향후 최종판결로 이어질지, 혹은 합의로 마무리될지에 대해 많은 사람들이 주목하고 있지만, 원래 ‘중간판결’이란 무엇인지 알아보겠습니다.

법원에서 심리가 진행될 때, 그 심리를 완결시키는 판결을 ‘최종판결’이라고 합니다(일본민사소송법 243조). 일반적으로 사용되는 ‘판결’이 바로 이것인데, ‘중간판결’이란, 심리중간에 당사자 간에 분쟁이 있는 사항에 대해 내려지는 판결을 말합니다(일본민사소송법 245조). 중간판결은 심리를 정리하고 최종판결을 준비하는 목적이 있습니다.

중간판결의 여부는 법원의 재량이지만, 실제로 중간판결이 내려지는 경우는 적습니다. 지적재산권 소송(지재권 소송)에서는, 지재권 고등법원이 지방법원의 판단을 뒤집어 특허권 침해를 인정한 사례에서 중간판결이 내려진 경우가 몇 가지 있습니다.

예를 들어, ‘떡조각 사건'(지재권 고등법원 2011년 9월 7일 중간판결)에서는 발명의 이름을 ‘떡’으로 하는 특허의 특허권을 가진 원고(1심 원고)가, 피고(1심 피고)에 의한 피고 제품(떡조각)의 제조, 판매 및 수출 행위가 특허권 침해에 해당한다고 주장하고, 피고에 대해 피고 제품의 제조, 양도 등의 금지, 피고 제품 등의 폐기를 요구하면서, 손해배상으로 14억 8500만 엔의 지급을 요구했는데, 원심판결은 모든 청구를 기각했습니다. 그래서 원고가 항소한 사건에서, 중간판결로서 피고 제품은 본 사건 발명의 구성요소를 모두 충족하고, 본 사건 발명의 기술적 범위에 속하는 것이며, 본 사건 특허는 특허무효심판에 의해 무효화되어야 할 것이라고 인정되지 않았다는 사례가 있습니다.

이번 중간판결에서는 1심의 도쿄지방법원 판결보다 더 넓게 닌텐도의 주장을 인정하는 판단이 나타났습니다. 즉, 지재권 고등법원은, 닌텐도가 지방법원 판결에 불복하고 있던 부분에 대해서도 닌텐도의 주장을 인정하고, 그 범위에서 지방법원 판결과는 일부 다른 판단을 내렸습니다. 사회적으로 주목도가 높은 사건이기도 하고, 손해액 논의에 들어가기 전에 법원의 견해를 명확히 해두려는 의도가 있었을 것입니다.

또한, 이 사건은 논점이 다양하고, 각 논점을 둘러싼 당사자 간의 대립도 격렬했던 것으로, 중간판결에 의한 심리의 정리효과도 컸을 것으로 생각됩니다.

중간판결의 논점

이번 중간판결에서는 논점이 15개로 정리되어 있습니다. 그 중에서, 일심판결에 대해 닌텐도가 불복하였던 것은 주로 다음의 3가지입니다.

문자(마크)의 사용금지 및 삭제청구의 범위

지방법원 판결에서는 ‘마리카’의 표시는 일본어를 이해하지 못하는 사람들 사이에서는 잘 알려져 있거나 유명하다고 할 수 없다고 판단하였으며, 외국어만으로 표기된 웹사이트 및 전단지에 대해서는 ‘MariCar’ 등의 문자(마크)의 사용금지 및 삭제가 인정되지 않았습니다.

그러나, 이번 중간판결에서는 ‘마리오카트’의 영어 표기인 ‘MARIO KART’의 표시도 국내외에서 유명하다고 인정되었으며, 이와 유사한 ‘MariCar’ 등의 문자(마크)를 사용한 MARI모빌리티 개발의 행위는 외국어만으로 기술된 웹사이트 등에서 사용하는 경우도 포함하여 부정경쟁행위에 해당한다고 인정했습니다. 이에 따라, 지식재산고등법원이 최종판결을 내릴 경우, 외국어만으로 표기된 웹사이트 등에 대해서도 이러한 문자(마크)의 금지 및 삭제청구가 인정될 것으로 예상됩니다.

문자(마크)의 사용에 대해 지방법원 판결과 중간판결에서 판단이 달랐던 이유는 적용된 부정경쟁방지법의 규정의 차이에 있습니다.

지방법원 판결에서는 ‘마리카’의 표시는 닌텐도의 인기게임 시리즈 ‘마리오카트’를 의미하며, 일본 전국의 게임애호가들에게 잘 알려져 있으며, 닌텐도에 관련된 사업과의 혼동 가능성이 있다고 판단하여, 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호(혼동 유발 행위)에 위반한다고 판단하였지만, 외국어만으로 표기된 웹사이트 등에 대해서는 인정되지 않았습니다.

이에 대해, 이번 중간판결에서는 ‘마리오카트’의 표시는 국내에서, ‘MARIO KART’의 표시는 국내외에서 각각 유명하다고 판단하였으며, 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제2호(유명 표시 부정 사용 행위)에 위반한다고 판단하였습니다. ‘유명’이란 ‘잘 알려져 있다’보다 명성이 높다는 것을 의미합니다.

제2조 이 법에서 “부정 경쟁”이란, 다음에 열거된 것을 말한다.
제1항 제1호: 타인의 상품 등 표시(사람의 업무에 관련된 성명, 상호, 상표, 표장, 상품의 용기 또는 포장 등 상품 또는 영업을 표시하는 것을 말한다. 이하 같다.)와 동일하거나 유사한 상품 등 표시를 사용하거나, 그 상품 등 표시를 사용한 상품을 양도하거나, 전달하거나, 양도 또는 전달을 위해 전시하거나, 수출하거나, 수입하거나, 또는 전기통신선로를 통해 제공하여, 타인의 상품 또는 영업과 혼동을 일으키는 행위
제1항 제2호: 자신의 상품 등 표시로서 타인의 유명한 상품 등 표시와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나, 그 상품 등 표시를 사용한 상품을 양도하거나, 전달하거나, 양도 또는 전달을 위해 전시하거나, 수출하거나, 수입하거나, 또는 전기통신선로를 통해 제공하는 행위

부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호가 아닌 제2호의 위반으로 판단된 것에는 어떤 의미가 있을까요?

유명표시가 타인에게 무단사용(부정사용)되면, 혼동이 발생하지 않더라도 부정위탁자는 영업노력을 기울이지 않고도 유명표시가 가지고 있는 고객유치력에 ‘무임승차(프리라이드)’할 수 있게 되는 한편, 장기간의 영업노력으로 얻게된 높은 신용·명성·평판과 그것을 원래 사용하던 사람과의 연결이 약화(희석)되게 됩니다.

부정경쟁방지법 제2조 제1항 제2호는 이러한 무임승차나 희석으로부터 유명표시를 보호하기 위한 규정이며, 혼동가능성은 필요하지 않다고 판단됩니다.

MARI모빌리티 개발은 카트의 차체 등에 ‘닌텐도와 무관’이라는 부인 표시를 하는 등, 혼동의 가능성이 발생할 여지가 없다는 주장을 하였지만, 지식재산고등법원은 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제2호에서는 혼동의 가능성이 필요하지 않다고 판단되어 있기 때문에, MARI모빌리티 개발이 부인표시를 하는 것은 그 회사의 부정경쟁방지법 위반을 부인하는 사정이 아니라고 판단하였습니다.

도메인 이름의 사용금지 및 등록삭제의 범위

지방법원 판결에서는 ‘마리카’의 표시는 일본어를 이해하지 못하는 사람들 사이에서는 잘 알려져 있지 않으며, ‘maricar’를 포함하는 도메인 이름을 외국어만으로 기술된 웹사이트에 사용하는 경우에는 닌텐도의 영업상의 이익을 침해하지 않으며, 금지는 인정되지 않았다고 판단하였습니다.

그러나, 이번 중간판결에서는 ‘maricar’는 국내외에서 유명한 ‘MARIO KART’ 표시와 유사하다고 판단하였으며,

일심 피고 회사는 부정한 이익을 얻는 목적을 가지고, 일심 원고의 특정 상품 등 표시인 원고 문자 표시 및 ‘MARIO KART’ 표시와 유사한 본건 각 도메인 이름을 사용하였다고 인정되므로, 그 행위는 부경법 제2조 제1항 제13호에 규정된 부정 경쟁 행위에 해당하며, 일심 원고의 영업상의 이익을 해치는 것이라고 할 수 있다.
지식재산고등법원 2019년 5월 30일 중간판결

고 판단하였으며, ‘부정한 이익을 얻는 목적’으로 ‘MARIO KART’ 및 ‘마리카’와 유사한 각 도메인 이름(maricar.jp, maricar.co.jp, fuji-maricar.jp, maricar.com)을 사용하고 있다고 인정하였습니다. 이에 따라, 지식재산고등법원이 최종판결을 내릴 경우, 외국어만으로 기술된 웹사이트에 사용하는 경우의 금지 및 이에 사용되는 도메인 이름의 등록 삭제 청구도 인정될 것으로 생각됩니다.

MARI모빌리티 개발의 대표이사에 대한 손해배상 청구

회사법은 회사의 임원이 그 직무를 수행하는 데 악의 또는 중대한 과실이 있었을 때, 제3자에 대한 손해배상 책임을 지게 된다고 규정하고 있습니다(제429조 제1항). 닌텐도는 이 규정에 기초하여, MARI모빌리티 개발의 대표이사 개인의 손해배상 책임도 추구하였습니다.

이에 대해, 지방법원 판결에서는 해당 회사의 대표이사가 부정 경쟁 또는 저작권 침해에 해당한다고 인식하였다고는 인정할 수 없다는 등의 이유로, 대표이사 개인에 대한 손해배상 청구는 기각되었습니다.

그러나, 이번 중간판결에서는 이사에게는 회사가 부정 경쟁 행위를 하지 않도록 하는 의무가 있으며, 해당 회사의 대표이사에게는 그러한 의무에 위반한 점에 대해 악의 또는 적어도 중대한 과실이 있다고 판단하여, 대표이사 개인에 대한 손해배상 청구도 인정되었습니다.

비즈니스에서 프리 라이드의 요소를 완전히 배제하는 것은 어렵지만, 너무나 악질적인 프리 라이드로 판단되면, 이번 중간판결처럼, 이사 개인도 책임을 추궁받을 가능성이 있습니다.

향후 전망

앞으로는 최종 판결을 위해, 중간 판결의 내용을 전제로, 손해배상액 등의 심리가 진행될 것입니다.

손해배상액

배상액에 대해, 닌텐도는 항소심에서 손해배상 청구액을 1천만 엔에서 5천만 엔으로 증액하였습니다. 원래 닌텐도가 1심에서 청구했던 1천만 엔도 소위 ‘일부청구’였으며, 닌텐도가 주장하는 손해액의 전액을 청구한 것은 아니었습니다.

닌텐도는, 1심에서 손해액을 7천490만 엔으로 주장하고 그 중 1천만 엔을 청구하였지만, 항소심에서는, MARI 모빌리티 개발의 영업 계속을 고려하여, 손해액을 1억 1천660만 엔으로 주장하고 그 중 5천만 엔을 청구하고 있습니다.

도쿄지방법원은, 닌텐도의 1심에서의 청구액을 약간 초과하는 1천26만 4천609 엔을 닌텐도의 손해액으로 인정하였습니다. 앞으로, 항소심에서 합의가 이루어지지 않고, 지식재산고등법원이 최종 판결을 내릴 경우, 배상액이 얼마가 될지가 주목받고 있습니다.

중간판결의 영향

어떤 것에도 즉시 약칭이 붙고, 그 약칭이 상품명을 넘어 일반에 널리 퍼져가는 일본에서는 ‘마리카’와 같은 약칭에 대해, 방어를 위해 어느범위까지 상표를 취득할 것인지는 기업의 브랜드 관리에서, 비용적으로도 어려운 문제입니다.

상표를 취득하지 않은 경우에도, 잘 알려져 있거나 유명한 표시를 보호하는 것이 ‘일본 불공정경쟁방지법’입니다만, 이번 중간판결에서는, 지방법원 판결보다 더 넓은 범위에서 불공정경쟁방지법에 의한 보호가 인정된 것은, 앞으로의 기업의 브랜드 관리에서 중요한 사례가 된 것으로 보입니다.

요약

본 판결은 타인(타사)의 상품명 약칭이나, 상품에 등장하는 캐릭터의 의상을 사용하는 비즈니스에 대해 일본의 ‘부정경쟁방지법’에 근거하여 판단을 내렸으며, 충분히 참고할만한 사례입니다.

한편, 이 판결은 저작권에 기반한 청구에 대해서는 중단의 필요성이나 선택적 합병을 이유로 실질적 판단을 내리지 않았으므로, 코스프레와 저작권 문제에 대해서는 깊게 다루지 않았습니다.