실용신안권이란? 특허권과의 차이를 이해하기 쉽게 설명

“페트병 뚜껑”, “이불 치기”, “잉크필요 없는 인감”… 이 세 가지의 공통점은 바로 ‘실용신안권’으로서 법적보호를 받고 있다는 점입니다. 실용신안권이란, 일상에서 자주 보게 되는 지적재산권 중 하나로, 쉽게 말하면 ‘사소한 발명’입니다. 특별히 언급할 만한 발전적인 기술이 없더라도, 새롭게 창출한 특징이 있다면, 실용신안의 대상이 됩니다.

그렇다면 실용신안권이란 정확히 어떤 것인지, 설명해 보겠습니다.

실용신안권과 특허권

앞서 ‘사소한 발명’이라고 언급했지만, 실용신안권의 전문적인 정의는 ‘자연법칙을 활용한 기술적 사고의 창작에 대해 인정되는 권리’라고 되어 있습니다. 특허권과 비슷해 보이지만, 이 두 가지에는 어떤 차이점이 있을까요?

실용신안권과 특허권의 가장 큰 차이점은, 실용신안권에는 발명의 새로움이나 진보성이 특허권만큼 요구되지 않는다는 점입니다.

실용신안법(정의)

제2조 이 법에서 ‘고안’이란, 자연법칙을 활용한 기술적 사고의 창작을 말한다.

특허법(정의)
제2조 이 법에서 ‘발명’이란, 자연법칙을 활용한 기술적 사고의 창작 중 고도의 것을 말한다.

두 가지의 차이점은, 실용신안권이 특허권만큼의 고도함을 필요로 하지 않는다는 점에도 있습니다. 따라서, 실용신안법에서는 ‘발명’이 아닌 ‘고안’이라고 표현되었습니다. 아이디어나 창의성을 바탕으로 창작된 점은 같지만, 아무도 개발하지 못했던 기술이라기보다, 발명이라고 부르기에는 혁신적이거나 기술적인 발전이 있는것은 아닌 창작을 보호하는 것이 실용신안권입니다.

또한, 실용신안권의 보호대상은 실용신안법 제3조에 따라 ‘물품의 형태, 구조 또는 조합에 관한 것’으로 제한되어 있습니다. 특허권에서 볼 수 있는 방법의 고안, 물건의 제조방법의 고안은 실용신안등록이 불가능합니다. 소프트웨어나 화학물질 등도 마찬가지로, 이들의 보호를 요구하는 경우에는 특허출원이 필요합니다.

실용신안권이란

특허권을 획득하는 데 가장 큰 장애물은 심사입니다. 발명으로서의 요건(자연법칙을 이용하고 있음, 재현이 어렵고 고도의 창작성이 있음 등)과 특허로서의 요건(산업에 활용 가능함, 진보성이 있음 등)을 모두 갖추지 않으면 심사대상조차 되지 않습니다.

실용신안권과 무심사등록주의

반면, 특허와는 달리, 실용신안은 무심사등록주의를 따릅니다. 실용신안등록신청에서는 실체적인 내용이 심사되는 것이 아니며, 등록신청의 서류 등에 결점이 없다면, 약 반년 정도로 특허청이 관리하는 특허원부에 실용신안권의 설정등록이 이루어집니다.

실용신안을 등록신청할 때는 신청절차와 함께 처음 3년분의 등록료(연금)를 특허청에 납부합니다. 실용신안권은 특허원부에 등록함으로써 발생하며, 등록실용신안의 내용을 공시하는 등록실용신안공보(실용신안게재공보)가 특허청에서 발행됩니다.

이 실용신안권은 신청일로부터 만 10년이 경과하면 만료됩니다. 그러나 등록료를 특허청에 계속 납부하지 않으면, 권리가 소멸합니다.

유효한 실용신안권은 유효한 특허권과 동등한 효력을 발휘합니다. 즉, 실용신안권자는 (비영리 목적의 사업을 포함한) 업으로서 등록실용신안(실용신안등록을 받은 고안)을 실행하는 권리를 독점합니다. 또한, 실용신안권자는 등록실용신안을 실행하는 권리를 타인에게 허가(라이선스)하거나 양도할 수 있습니다.

실용신안권의 장점

실용신안권에서는 특허권에 비해 반드시 충분한 보호를 받을 수 있는 것은 아니며, 심사가 없는 만큼 권리를 행사시의 할일이 많아집니다. 그러나, 간편하게 등록할 수 있다는 것은 역시 실용신안권의 가장 큰 장점입니다.

또한, 실용신안의 신청으로부터 3년 이내라면, 같은 내용의 창작에 대해 특허로 전환하여 신청할 수 있습니다. 그 경우는 실용신안의 신청시로 거슬러 올라가, 특허신청을 한 것으로 간주됩니다. “특허신청에는 시간이 걸리므로, 일단 권리만 보호해두고 싶다”는 경우에는 먼저 등록이 간단한 실용신안을 신청해두고, 준비가 갖춰진 시점에서 특허신청을 하는 등의 방법도 가능합니다.

실용신안권의 단점

등록이 간단한 반면, 당연히 단점이라고 할 수 있는 면도 있습니다. 이미 언급했듯이, 특허권의 보호기간이 20년인 반면, 실용신안권의 보호기간은 10년으로 절반의 짧음입니다.

또한, 미리 심사를 거치지 않은 실용신안권은 유효성에 의문이 있다고 할 수 있으므로, 실용신안권을 보유하고 있는 권리자가 타인에게 중지나 손해배상청구를 할 때는 특허청장에게 신청이 필요합니다. 그 신청을 받은 심사관에 의해 작성된, 유효성에 관한 판단자료인 ‘실용신안기술평가서’라는 실용신안에 대한 평가서면을 상대방에게 제시한 후, 경고해야 합니다. 특허권에 비해 중지나 배상청구까지의 수고나 절차가 많아집니다.

실용신안은 무심사로 등록되므로, 무효이유가 존재할 가능성이 특허보다 높다고 할 수 있습니다. 무효이유가 있다고 판단될 경우에는, 침해에 대한 경고에 대해 그 사실을 답변할 수 있습니다. 또한 무효심판청구하여 무효심결이 확정된 경우에는, 실용신안권이 소멸합니다.

실용신안권자가 상대방에게 경고하거나 권리를 행사한 경우, 실용신안등록을 무효로 하는 심결이 확정된다면 실용신안권자는 경고가 권리행사로 인해 상대방에게 준 손해를 배상해야합니다. 그러나, 실용신안권의 유효성을 부정하지 않는 견해의 실용신안기술평가서에 기초하여 경고나 권리행사를 한 경우나, 상당한 주의를 기울인 상태에서 경고나 권리행사를 한 경우에는 손해배상책임이 발생하지 않습니다.

이것은 특허권의 행사시에는 없는 위험이며, 실용신안등록신청이나 실용신안권의 행사에 앞서 미리 알아두어야 할 사항입니다.

실용신안권의 침해

실용신안권 침해는 특허권 침해와 마찬가지로 직접침해와 간접침해로 크게 나뉘며, 직접침해는 문언침해와 균등침해로 나뉩니다.

실용신안권 침해
・직접침해(문언침해와 균등침해)
・간접침해

먼저, 침해가 성립하기 위해서는 대상 제품 또는 방법이 구성요건을 모두 충족해야 하며, 침해형태가 구성요건 중 일부라도 부족한 경우에는 침해가 성립하지 않는다고 되어있습니다. 이를 직접침해의 문언침해라고 합니다.

한편, 구성요건의 일부가 달라도 같은 기술적 범위 내에 있다면, 문언 그 자체에서 어느정도 확장해석하여 적절한 보호를 도모하려는 법리가 있습니다. 이를 균등론이라고 하며, 구성요건과 침해가 의심되는 대상제품 사이에 다른 부분이 있더라도, 다음의 5가지 요건을 충족하는 경우에 그 대상 제품은 특허청구의 범위에 기재된 구성과 균등한 것으로, 예외적으로 특허발명의 기술적 범위에 속한다고 판단됩니다.

1. 다른 부분이 특허 발명의 본질적 부분이 아닌 것(비본질적 부분성)
2. 다른 부분을 대상 제품에서의 것으로 대체해도 특허 발명의 목적을 달성할 수 있고, 동일한 작용·효과를 나타내는 것(대체 가능성)
3. 대상 제품 등의 제조 시에, 위의 다른 부분을 대체하는 것을, 당업자가 쉽게 상상할 수 있는 것(대체 용이성)
4. 대상 제품 등이, 특허 발명의 특허 출원 시점의 공지 기술과 동일하거나 당업자가 공지 기술에서 출원 시점에 쉽게 추측할 수 있는 것이 아닌 것
5. 대상 제품 등이 특허 발명의 출원 절차에서, 특허 청구의 범위에서 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 것

또한, 구성요건을 모두 충족하지 않아서 직접침해라고 할 수 없는 행위더라도, 예를 들어, 침해가 되는 제품에만 사용되는 전용부품의 공급 등은 직접침해를 유발할 가능성이 매우 높기 때문에, 직접침해를 유발할 가능성이 매우 높은 일정한 행위에 대해서는 간접침해가 됩니다.

실용신안권을 둘러싼 판례

‘발끝 지지 패드’라는 실용신안권을 가진, 스포츠용 밸런스 지원장치, 스포츠웨어 등의 제조판매를 주요 사업으로 하는 원고회사가 인터넷 상에서의 물품 판매를 주요 사업으로 하는 피고회사가 제조판매하는 상품이 실용신안권에 관한 고안의 기술적 범위에 속한다고 주장하여, 실용신안권에 기초하여 피고상품의 제조, 양도 등의 금지 및 동 상품의 폐기를 청구한 사례가 있습니다.

이 소송에서는, 피고회사는 원래 원고회사에서 상품을 매입하여 판매하지만, 이를 중단하고 피고가 독자적으로 상품개발하여 판매했다는 경과가 있습니다.

문언침해에 대하여

재판에서는 먼저 본건 고안의 구성요건을 다음의 7가지로 분설하였지만, 이에 대하여는 논란이 없었습니다.

본건 고안의 구성요건의 분설

①발가락의 부착 부분의 아래쪽에 맞추고,

②유연하고 탄성을 가진 재료의

③발끝 지지 패드로서,

④발바닥에서의 접촉 부분의 상변에서 적어도 제2 손가락, 제3 손가락, 제4 손가락, 새끼손가락의 손가락 머리 부분의 하변까지의 간격에 배치하는 수평 부분과,

⑤적어도 제2 손가락과 제3 손가락 사이, 제3 손가락과 제4 손가락 사이, 제4 손가락과 새끼손가락 사이에 각각 들어가는 제1, 제2 및 제3 돌출 부분으로 구성되며,

⑥패드 수평 부분의 상면 및 3개의 패드 돌출 부분의 양측면은, 각 손가락의 부착 부분의 아래쪽과 밀착할 수 있도록 전체가 부드럽게 곡선을 이루고,

⑦적어도 제1 및 제2 돌출 부분이 높이 방향으로 길게 뻗어 나가는 것에 의해, 제1과 제2 돌출 부분 사이 및 제2와 제3 돌출 부분 사이는 반원형 측면이 되며, 제2 손가락과 제3 손가락 사이 및 제3 손가락과 제4 손가락 사이에서 발바닥에 유지되는 발끝 지지 패드.

재판소는, 이 구성요건을 문언상 충족하는지에 대해 판단하고, 피고 상품은 본건 고안의 구성요건 ①, ②, ③, ⑤, ⑦을 문언상 충족하지만, 구성요건 ④ 및 ⑥의 일부를 문언상 충족한다고 인정할 수 없다고 하여, 문언침해를 부정하였습니다.

균등침해에 대하여

그러나, 이 차이점에 대해, 제1 요건(비본질적 부분성)에 대해 ‘고유의 작용효과를 기초로 하는 본질적 부분에 속하는 것이 아니다’고 하며, 제2 요건(대체 가능성)에 대해 ‘구성요건 ④ 및 ⑥의 구성을 피고 상품의 구성으로 대체하더라도, 본건 고안과 동일한 작용효과를 나타내는 것으로 인정된다’라고 했습니다.

또한, 제3 요건(대체 용이성)에 대해 ‘구성요건 ④ 및 ⑥과 피고 상품과의 차이에 관한 부분을 각각 피고 상품의 구성으로 대체하는 것에 대해, 당업자가 대상 제품 등의 제조 등의 시점에서 쉽게 상상할 수 있었다’라고 했습니다. 제4 요건 및 제5 요건에 대해서는 ‘균등의 성립을 다투는 측에서, 대상 제품 등이 공지기술에서 쉽게 추측할 수 있는 것이거나, 대상 제품 등이 고안의 범위에서 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정의 주장 입증 책임을 지는 것으로 해석해야 한다는 부분에서, 본건에서는 이들에 대한 주장입증이 없다’라고 하여, 피고 상품은, 본건 고안과 균등한 것으로 그 기술적 범위에 속한다는 것을 할 수 있다고 하여, 균등침해를 인정하였습니다.

그리고, 피고의 침해행위로 인해 원고회사에 발생한 손해액에 대해서는,

실용신안법 29조 1항은, 실용신안권 또는 독점 실행권 침해의 경우에, 침해자가 그 침해의 행위를 구성한 물건을 양도한 때에는, 그 양도수량에, 실용신안권자 또는 독점 실행권자가 그 침해 행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위 수량당 이익의 금액을 곱하여 얻은 금액을, 실용신안권자 또는 독점 실행권자가 받은 손해액으로 할 수 있다는 내용을 규정하는 곳에서, ‘단위 수량당 이익의 금액’이란, 제품의 판매 가격에서 제조 원가 등 그 제조 판매에 추가적으로 필요한 비용을 차감한 금액(한계 이익)으로 해석하는 것이 적당하다.

오사카지방법원 2016년 3월 17일 판결

고 하며, 원고 회사의 손해액 1억 4790만 6617엔과 변호사 비용 1500만엔, 총 1억 6290만 6617엔의 지급과, 상품의 제조, 양도 등의 금지를 명령하였습니다.

원고 회사에서 상품을 매입하여 판매하던 회사가 자사에서 개발한 침해 상품을 판매하는 것은, 다른 상품에 대해서도 볼 수 있는 사례이며, 실용신안권에서는 흔히 볼 수 있는 문제라고 할 수 있습니다.

요약

직접적인 침해가 아닌 경우에도, 균등 침해나 간접 침해와 같이 실용신안권 침해가 될 수 있습니다.

발명만큼 고도가 아닌 창작인 실용신안에 대해서는, 발명과는 다른 권리 침해가 문제가 될 수도 있지만, 그런 경우에도 전문가에 의한 철저한 대응을 통해 대응할 수 있습니다.

본 법률사무소의 대책 안내

모노리스 법률사무소는 IT, 특히 인터넷과 법률의 양면에 높은 전문성을 가진 법률사무소입니다. 최근 몇 년 동안, 실용신안권을 둘러싼 지적재산권이 주목받고 있으며, 법률 검토의 필요성은 점점 증가하고 있습니다. 본 사무소에서는 지적재산에 관한 솔루션 제공을 하고 있습니다.