Промежуточное решение по делу 'Марио Карт' и нарушение интеллектуальных прав собственности

Популярный игровой персонаж компании Nintendo “Марио” и другие костюмы были предоставлены в аренду, а видео с гонками на картингах по общественным дорогам использовались в рекламных целях. Это было признано недобросовестной конкуренцией, и компания подала иск против компании по прокату картов “Maricar” (теперь MARI Mobility Development), требуя прекратить использование и выплатить компенсацию в размере 50 миллионов иен. Промежуточное решение по апелляции было вынесено 30 мая 2019 года в Высшем суде по интеллектуальной собственности (Японский Высший суд по интеллектуальной собственности). Суд признал, что “все знаки и костюмы схожи” и нарушают коммерческую выгоду, признав ответственность MARI за компенсацию. Кроме того, было установлено, что исполнительный директор также несет совместную ответственность за ущерб, поскольку было установлено, что он действовал с злым умыслом или грубой халатностью.

Это промежуточное решение было вынесено в этот день, и сумма компенсации будет рассмотрена в дальнейшем, но я хотел бы подумать о том, что означает это промежуточное решение.

Каково было решение суда первой инстанции?

Компания MARI Mobility Development использовала без разрешения сокращенное название популярной игры Nintendo “Mario Kart” – “MariCar” в качестве своего названия и названия услуги. Кроме того, они предоставляли иностранным туристам, использующим карты, костюмы популярных персонажей, таких как Марио, Луиджи, Йоши, и использовали видео картов в своих коммерческих и рекламных целях.

В ответ на это, Nintendo подала иск против MARI Mobility Development за недобросовестную конкуренцию и нарушение авторских прав. Однако, Токийский окружной суд в своем решении от 27 сентября 2018 года (Год Хейсей 30) в основном признал аргументы Nintendo и приказал выплатить компенсацию за ущерб в размере 10 миллионов иен. В то же время, суд постановил, что использование “MariCar” и подобных терминов, предназначенных для иностранных туристов, которые не понимают японский язык, не является недобросовестной конкуренцией.

После этого обе стороны, Nintendo и MARI Mobility Development, подали апелляцию, и дело рассматривалось в Высшем суде по интеллектуальной собственности.

Что такое промежуточное решение

Все внимание сейчас сосредоточено на том, будет ли дело продвигаться к окончательному решению или будет достигнуто соглашение, но что же такое “промежуточное решение”?

Когда судебное разбирательство происходит в суде, решение, которое завершает это разбирательство, называется “окончательным решением” (статья 243 Японского гражданского процессуального кодекса). Обычно используемое “решение” относится к этому, но “промежуточное решение” – это решение, вынесенное в середине разбирательства по спорному вопросу между сторонами (статья 245 Японского гражданского процессуального кодекса). Цель промежуточного решения – подготовить окончательное решение, упорядочив разбирательство.

Вопрос о вынесении промежуточного решения остается на усмотрение суда, но примеров вынесения промежуточных решений не так много. В судебных делах об интеллектуальной собственности (споры об ИС) были случаи, когда Высший суд по интеллектуальной собственности вынес промежуточное решение, отвергая решение окружного суда и признавая нарушение патентных прав.

Например, в “деле о резаном мочи” (промежуточное решение Высшего суда по интеллектуальной собственности от 7 сентября 2011 года), апеллянт (истец в первой инстанции), обладающий патентными правами на изобретение с названием “мочи”, утверждал, что действия ответчика (ответчика в первой инстанции) по производству, продаже и экспорту продукции ответчика (резаный мочи) нарушают его патентные права. Он требовал от ответчика прекратить производство, передачу и т.д. продукции ответчика, уничтожить продукцию ответчика и т.д., а также выплатить ему в качестве компенсации за ущерб 1,485 миллиарда иен. Однако первоначальное решение отклонило все эти требования. В этом случае апеллянт подал апелляцию, и было вынесено промежуточное решение, в котором говорилось, что продукция ответчика удовлетворяет всем элементам данного изобретения, принадлежит к техническому диапазону данного изобретения, и что данный патент не должен быть признан недействительным в результате рассмотрения на предмет недействительности патента.

В этом промежуточном решении было показано, что суд признает аргументы Nintendo в более широком смысле, чем решение Токийского окружного суда в первой инстанции. То есть, Высший суд по интеллектуальной собственности признал аргументы Nintendo даже в отношении тех частей, с которыми Nintendo не согласилась в решении окружного суда, и в этом отношении его решение отличается от решения окружного суда. Это дело привлекло большое общественное внимание, и, вероятно, было намерение прояснить позицию суда до начала обсуждения размера ущерба.

Кроме того, этот случай был сложным, с множеством вопросов для обсуждения, и конфликт между сторонами по каждому из этих вопросов был ожесточенным, поэтому, вероятно, промежуточное решение имело большой эффект в организации разбирательства.

Основные вопросы промежуточного решения

В этом промежуточном решении вопросы были сгруппированы в 15 пунктов. Среди них, основные три пункта, с которыми Nintendo не согласилась в решении первой инстанции, были следующими:

Область прекращения использования и удаления символов (марок)

В решении суда первой инстанции было установлено, что обозначение “Марикар” не является известным или знаменитым среди тех, кто не понимает японский язык, и поэтому не было признано право на прекращение использования и удаление символов (марок) “MariCar” на веб-сайтах и листовках, написанных только на иностранном языке.

Однако, в этом промежуточном решении было признано, что обозначение “MARIO KART”, являющееся английским написанием “Марио Карт”, известно и внутри, и за пределами страны, и действия MARI Mobility Development, использующие символы (марки), подобные “MariCar”, включая случаи использования на веб-сайтах, написанных только на иностранном языке, признаны недобросовестной конкуренцией. Это означает, что если Высший суд по интеллектуальной собственности вынесет окончательное решение, ожидается, что будет признано право на прекращение использования и удаление этих символов (марок) даже на веб-сайтах, написанных только на иностранном языке.

Решения суда первой инстанции и промежуточного решения отличаются в отношении использования символов (марок), и причина этого заключается в различии в применяемых положениях Закона о предотвращении недобросовестной конкуренции (Японский Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции).

В решении суда первой инстанции было установлено, что обозначение “Марикар” означает популярную серию игр Nintendo “Марио Карт”, известную среди тех, кто интересуется играми по всей Японии, и что есть опасность смешения с бизнесом, связанным с Nintendo, что нарушает статью 2, пункт 1, подпункт 1 Закона о предотвращении недобросовестной конкуренции (действия, вызывающие путаницу), но не было признано для веб-сайтов и т.д., написанных только на иностранном языке.

В свою очередь, в этом промежуточном решении было установлено, что обозначение “Марио Карт” известно внутри страны, а обозначение “MARIO KART” известно как внутри, так и за пределами страны, и что они нарушают статью 2, пункт 1, подпункт 2 Закона о предотвращении недобросовестной конкуренции (действия, связанные с использованием известных обозначений). “Известность” означает более высокую степень известности, чем “общеизвестность”.

Статья 2. В этом законе под “недобросовестной конкуренцией” понимаются следующие действия:
Подпункт 1, пункт 1: использование обозначений товаров и т.д. других людей (имя, торговое наименование, товарный знак, эмблема, упаковка товара или другое обозначение товара или бизнеса. То же самое в дальнейшем.), которые широко признаны среди потребителей, как идентичные или подобные, или передача, передача, выставка для передачи или передачи, экспорт, импорт или предложение через телекоммуникационные линии товаров, использующих такие обозначения товаров и т.д., вызывающие путаницу с товаром или бизнесом другого человека
Подпункт 1, пункт 2: использование обозначений товаров и т.д., идентичных или подобных известным обозначениям товаров и т.д. других людей, как своих собственных, или передача, передача, выставка для передачи или передачи, экспорт, импорт или предложение через телекоммуникационные линии товаров, использующих такие обозначения товаров и т.д.

Что означает то, что было признано нарушением не подпункта 1, пункта 1 статьи 2 Закона о предотвращении недобросовестной конкуренции, а подпункта 2?

Если известное обозначение используется другими без разрешения (злоупотребление), даже если это не вызывает путаницы, злоупотребляющий может “прокатиться” (free ride) на привлекательности известного обозначения для клиентов без каких-либо усилий по ведению бизнеса, в то время как связь между известным обозначением, которое достигло высокого уровня доверия, репутации и известности благодаря многолетним усилиям по ведению бизнеса, и тем, кто его изначально использовал, ослабевает (разбавление, dilution).

Подпункт 2, пункт 1 статьи 2 Закона о предотвращении недобросовестной конкуренции – это положение, предназначенное для защиты известных обозначений от такого free ride и dilution, и не требует возможности путаницы.

MARI Mobility Development утверждала, что нет возможности путаницы, поскольку она делала отменяющие заявления, такие как “Nintendo не имеет отношения”, на кузове картов и т.д., но Высший суд по интеллектуальной собственности заявил, что поскольку подпункт 2, пункт 1 статьи 2 Закона о предотвращении недобросовестной конкуренции не требует возможности путаницы, то то, что MARI Mobility Development делает отменяющие заявления, не отрицает нарушение Закона о предотвращении недобросовестной конкуренции со стороны компании.

https://monolith.law/corporate/intellectual-property-infringement-risk[ja]

Область прекращения использования и удаления доменных имен

В решении суда первой инстанции было установлено, что обозначение “Марикар” не является известным среди тех, кто не понимает японский язык, и что использование доменных имен, содержащих “maricar”, на веб-сайтах, написанных только на иностранном языке, не нарушает коммерческие интересы Nintendo, и поэтому не было признано право на прекращение использования.

Однако, в этом промежуточном решении было установлено, что “maricar” подобно известному как внутри, так и за пределами страны обозначению “MARIO KART”, и

Ответчик в первой инстанции признается использовавшим доменные имена, подобные обозначению товаров и т.д. истца в первой инстанции и обозначению “MARIO KART”, с целью получения незаконной выгоды, поэтому его действия признаются недобросовестной конкуренцией, предусмотренной подпунктом 13, пункт 1 статьи 2 Закона о предотвращении недобросовестной конкуренции, и вредят коммерческим интересам истца в первой инстанции.
Высший суд по интеллектуальной собственности, промежуточное решение от 30 мая 2019 года

и признал, что они используют доменные имена (maricar.jp, maricar.co.jp, fuji-maricar.jp, maricar.com), подобные “MARIO KART” и “Марикар”, с целью получения незаконной выгоды. Это означает, что если Высший суд по интеллектуальной собственности вынесет окончательное решение, ожидается, что будет признано право на прекращение использования и удаление доменных имен, используемых на веб-сайтах, написанных только на иностранном языке.

https://monolith.law/corporate/domain-law-registration-confuse[ja]

Запрос на возмещение ущерба от исполнительного директора MARI Mobility Development

Закон о корпорациях предусматривает, что если управляющий компанией действует с злым умыслом или грубой халатностью, он несет ответственность за возмещение ущерба третьим лицам (статья 429, пункт 1). Nintendo также пыталась привлечь к ответственности за возмещение ущерба лично исполнительного директора MARI Mobility Development на основании этого положения.

По этому вопросу, в решении суда первой инстанции было установлено, что исполнительный директор компании не признается осознавшим, что он совершает недобросовестную конкуренцию или нарушает авторские права, и поэтому иск о возмещении ущерба от исполнительного директора был отклонен.

Однако, в этом промежуточном решении было установлено, что управляющий имеет обязанность предотвратить недобросовестную конкуренцию со стороны компании, и что у исполнительного директора компании есть злой умысел или, по крайней мере, грубая халатность в отношении нарушения этой обязанности, и поэтому иск о возмещении ущерба от исполнительного директора был удовлетворен.

Хотя трудно полностью исключить элемент free ride из бизнеса, если он будет считаться слишком злонамеренным free ride, как в этом промежуточном решении, то возможно, что исполнительный директор также будет привлечен к ответственности.

Перспективы на будущее

В будущем, с учетом содержания промежуточного решения, будет проводиться рассмотрение вопросов, таких как размер компенсации ущерба, в направлении окончательного решения.

Сумма компенсации ущерба

Что касается суммы компенсации, Nintendo в апелляционном процессе увеличила требуемую сумму компенсации с 10 миллионов иен до 50 миллионов иен. Изначально 10 миллионов иен, которые Nintendo требовала в первой инстанции, были так называемым “частичным иском”, и они не представляли собой полную сумму ущерба, утверждаемую Nintendo.

Nintendo утверждала в первой инстанции, что ущерб составляет 74,9 миллиона иен, и требовала 10 миллионов из этой суммы. Однако, в апелляционном процессе, с учетом продолжения деятельности MARI Mobility Development, Nintendo утверждает, что ущерб составляет 116,6 миллиона иен, и требует 50 миллионов из этой суммы.

Токийский окружной суд признал ущерб Nintendo в размере 10,264,609 иен, что немного превышает сумму, требуемую в первой инстанции. В будущем, если соглашение не будет достигнуто в апелляционном процессе, и Высший суд по интеллектуальной собственности вынесет окончательное решение, будет интересно узнать, какой будет размер компенсации.

Влияние промежуточного решения

В Японии, где аббревиатуры быстро присваиваются всему и распространяются среди общественности, превосходя название продукта, вопрос о том, насколько далеко нужно защищать торговую марку для защиты, например, аббревиатуры “Марио-кар”, является сложной проблемой с точки зрения затрат для управления брендом компании.

Даже если торговая марка не зарегистрирована, Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции защищает известные или знаменитые обозначения. Однако, в этом промежуточном решении, признание защиты на более широком уровне по Закону о предотвращении недобросовестной конкуренции, чем в решении окружного суда, можно рассматривать как положительный фактор для управления брендом компаний в будущем.

https://monolith.law/corporate/domain-trademark-company[ja]

Заключение

Это решение суда является примером применения Японского закона о предотвращении недобросовестной конкуренции к бизнесу, использующему сокращенные названия товаров других лиц (компаний) или костюмы персонажей, появляющихся в товарах.

С другой стороны, в этом решении суд не высказал конкретного мнения о требованиях, основанных на авторских правах, не указав на необходимость прекращения или выборочное объединение, в результате чего вопрос о косплее и авторских правах остался нерешенным.