Может ли использование названия товара другой компании в хештегах привести к нарушению торговой марки? Объяснение на примерах из страны и зарубежья

«Может ли использование чужих торговых марок в хештегах для продажи товаров привести к нарушению торговых прав?»

В интернет-торговле хештеги активно используются для улучшения поиска и увеличения продаж. Например, есть ли юридические проблемы с добавлением хештегов известных брендов при продаже собственных сумок?

27 сентября 2021 года (Рэйва 3 год) Осакский окружной суд вынес решение, признав использование хештегов как торговое использование и утвердив нарушение торговых прав. Это решение привлекло внимание как первый судебный прецедент, который признал использование торговых марок других компаний в хештегах как нарушение торговых прав.

Здесь мы объясним, что такое нарушение торговых прав, которое может привести к уголовному преследованию, и как правильно использовать хештеги, связанные с торговыми марками, в качестве маркетингового инструмента.

Что такое товарный знак  

Товарный знак в соответствии с Законом о товарных знаках определяется следующим образом.

Статья 1 (Цель)

Целью данного закона является защита товарных знаков для поддержания деловой репутации лиц, использующих товарные знаки, способствование развитию промышленности и защита интересов потребителей.

Статья 2 (Определения и т.д.)

В данном законе под “товарным знаком” понимается то, что может быть воспринято человеческим восприятием, включая буквы, фигуры, символы, трехмерные формы или цвета, или их комбинации, звуки и другие объекты, определенные в правительственных постановлениях (далее “знаки”), и относится к следующему:

1. Используемое лицами, производящими, сертифицирующими или передающими товары в рамках своей деятельности

2. Используемое лицами, предоставляющими или сертифицирующими услуги в рамках своей деятельности (за исключением указанного в предыдущем пункте).

Короче говоря, товарный знак – это идентификационный знак (торговая марка), используемый для отличия товаров и услуг собственной компании от товаров и услуг других компаний, включая названия и логотипы, а также движущиеся товарные знаки, голограммные товарные знаки, товарные знаки, состоящие только из цветов, звуковые товарные знаки и товарные знаки, основанные на расположении.

Товарный знак является объектом интеллектуальной собственности, который возникает в результате подачи заявки и регистрации товарного знака в Патентном ведомстве. Зарегистрированный владелец товарного знака получает исключительное право на его использование в зарегистрированной области (указанные товары и услуги) (исключительное право, статья 25 Закона о товарных знаках).

Кроме того, возможно предотвратить использование идентичных или схожих товарных знаков для указанных товаров или схожих товаров (право запрета, пункт 1 статьи 37 Закона о товарных знаках). Отдельно существует система регистрации защитных знаков, которая распространяет право запрета даже на “несхожие” товары и услуги (статья 64 Закона о товарных знаках).

Если вы хотите использовать зарегистрированный товарный знак другой компании, вам необходимо получить разрешение от владельца товарного знака.

Требования к нарушению товарного знака  

Нарушение товарного знака подразумевает использование без разрешения зарегистрированного товарного знака или похожего на него знака в сфере, на которую распространяется товарный знак (классификация).

Для того чтобы действие считалось нарушением товарного знака, необходимо удовлетворить следующим двум условиям:

• Использование зарегистрированного товарного знака или использование в похожем контексте
• Товарный характер использования

Ниже мы разъясним каждое из этих условий.

Использование зарегистрированного товарного знака или использование в похожем контексте

Под “использованием зарегистрированного товарного знака или использованием в похожем контексте” понимается применение идентичного или схожего товарного знака для обозначения товаров или услуг, указанных при регистрации, или схожих с ними товаров или услуг.

Товарный знак предоставляет владельцу исключительное право на его использование в зарегистрированной области. Следовательно, “использование товарного знака другим лицом в рамках зарегистрированных товаров и услуг или схожих с ними” является одним из условий нарушения прав на товарный знак.

Товарный характер использования

“Товарный характер использования” означает использование товарного знака поставщиком товаров или услуг для того, чтобы отличить свои товары или услуги от товаров или услуг других компаний. Это является важным средством, позволяющим потребителям узнавать происхождение товара и доверять его качеству (функция указания происхождения).

Использование товарного знака другой компании таким образом, чтобы товары или услуги казались собственными, соответствует “товарному характеру использования” и является условием для нарушения прав на товарный знак.

Реагирование на нарушение товарного знака

В случае нарушения прав на товарный знак, владелец товарного знака имеет следующие гражданско-правовые требования к нарушителю:

• Требование о прекращении нарушения и уничтожении товаров (Статья 36 Закона о товарных знаках)

※ Срок исковой давности отсутствует. Однако, действует до окончания срока действия патентного права (10 лет, с возможностью продления).

• Требование о возмещении ущерба (Статья 709 Гражданского кодекса)

※ Срок исковой давности составляет 3 года с момента, когда были установлены ущерб и нарушитель, и 20 лет с момента совершения неправомерного действия.

• Требование о возврате неосновательного обогащения (Статьи 703 и 704 Гражданского кодекса)

※ Срок исковой давности составляет 5 лет с момента, когда стало возможным осуществление права, и 10 лет с момента, когда право могло быть осуществлено (пункт 1 статьи 166 Гражданского кодекса).

• Требование о восстановлении репутации (Статья 39 Закона о товарных знаках)

※ Срок исковой давности составляет 3 года с момента, когда были установлены ущерб и нарушитель.

Кроме того, в случае умышленного нарушения чужого товарного знака (с сознанием того, что это зарегистрированный товарный знак другого лица, и с намерением использовать его для обозначения товаров), может быть наложено уголовное наказание.

В Законе о товарных знаках предусмотрены следующие уголовные санкции:

Статья 78 (Преступление против товарного знака)

Лицо, нарушившее права на товарный знак или исключительное право на использование, за исключением действий, признанных нарушением прав на товарный знак или исключительное право на использование по статьям 37 или 67, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до 10 лет или штрафа до 10 миллионов иен, или обоих видов наказания вместе.

Статья 78-2

Лицо, совершившее действия, признанные нарушением прав на товарный знак или исключительное право на использование по статьям 37 или 67, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до 5 лет или штрафа до 5 миллионов иен, или обоих видов наказания вместе.

Статья 79 (Преступление мошенничества)

Лицо, получившее решение или решение по заявлению о возражении против регистрации на основании мошеннических действий в отношении регистрации товарного знака, регистрации защитного знака, продления срока действия прав на товарный знак или защитного знака, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до 3 лет или штрафа до 3 миллионов иен.

Статья 80 (Преступление ложного представления)

Лицо, нарушившее положения статьи 74, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до 3 лет или штрафа до 3 миллионов иен.

※ В случае юридических лиц применяется норма о двойной ответственности, и помимо исполнителя, на юридическое лицо также может быть наложен штраф: по статье 78 до 300 миллионов иен, по статьям 79 и 80 до 100 миллионов иен (пункты 1 и 2 статьи 82).

Связанные статьи: Узнайте на примерах о критериях и наказаниях за нарушение товарного знака (тюремное заключение, штрафы)[ja]

Судебное решение о прекращении нарушения товарного знака с использованием хэштегов  

Здесь мы рассмотрим ключевые моменты первого судебного решения, признавшего нарушение товарного знака в случае использования названия товара другой компании в качестве хэштега, по делу Осакского окружного суда от 27 сентября 3 года эры Рэйва (2021)[ja] “Иск о прекращении нарушения товарного знака”.

Ответчиком является частный продавец, который в течение более чем года продавал на сайте Mercari в качестве хобби сделанные вручную товары под названием “сумка в стиле Шармант Сак”.

Продавец использовал функцию поиска в формате “хэштег (#) + ключевое слово”. В качестве “ключевого слова” он использовал товарный знак японского модного бренда “Шармант Сак” и схожие выражения, такие как “в стиле Шармант Сак”, и применял множественные теги.

Истец, владелец товарного знака “Шармант Сак”, утверждал, что использование ответчиком торговой марки, идентичной или схожей с зарегистрированным товарным знаком (“Шармант Сак”), а также продажа на сайте ответчика мешковидных сумок, которые являются указанным товаром товарного знака (сумки, мешки), соответствует “нарушению товарного знака”.

Также был оспорен вопрос о том, соответствует ли деятельность ответчика, который в течение более чем года продавал схожие товары в качестве хобби, понятию “коммерческая деятельность”.

Суд заявил, что использование хэштегов направлено на привлечение пользователей на сайт ответчика и на стимулирование продаж товаров, размещенных на этом сайте, и пришел к выводу, что “для потребителей представленные к продаже товары могут быть восприняты как брендовые”.

То есть, суд пришел к выводу, что “отображение торговой марки ответчика №1 (#Шармант Сак) на сайте ответчика выполняет функцию идентификации происхождения и различия товаров для потребителей” и соответствует “использованию в качестве товарного знака”, отклонив аргументы ответчика и признав нарушение товарного знака и приняв решение о прекращении его использования.

Это решение стало первым случаем в Японии, когда было признано, что маркировка товаров других компаний зарегистрированными торговыми марками (названиями товаров) в маркетинговых целях составляет нарушение товарного знака.

Примеры нарушения товарных знаков при использовании хэштегов  

Среди недавних международных примеров можно отметить дело тайваньской компании, производящей одежду и аксессуары, «QQBOW» (сентябрь 2020 года) и дело тайваньского дистрибьютора немецкого производителя шин Carbovation, известное как «Дело Lightweight» (октябрь 2021 года). В обоих случаях суды Тайваня отклонили иски о нарушении товарных знаков, постановив, что использование хэштегов с названиями чужих брендов не является использованием товарного знака.

В «Деле QQBOW» было отмечено, что платформой для продажи товаров истца является в основном Facebook, в то время как ответчик использовал хэштеги на электронной коммерческой платформе. Таким образом, хэштеги служат для перехода на страницу товара бренда внутри одной платформы и не являются средством идентификации происхождения товара.

Кроме того, хэштеги обычно используются для связывания похожих тем на онлайн-платформах и не обладают свойствами товарного знака. Поэтому, после рассмотрения содержания онлайн-публикаций и товаров, связанных с хэштегами, Тайваньский суд по интеллектуальной собственности пришел к выводу, что использование зарегистрированных товарных знаков в качестве хэштегов не является использованием товарного знака.

В случаях нарушения товарных знаков на Тайване особое внимание уделяется «путанице и ошибочному восприятию», то есть вопросу, считает ли потребитель, что товар, на который он наткнулся, происходит от истца. В данном случае важным было:

• Бренд истца не является известным
• К товару было добавлено слово «款» (что означает «в стиле» на японском), позволяющее потребителям понять, что товар не является идентичным продукции истца, но имеет схожий стиль

Эти факторы, как предполагается, сыграли значительную роль в принятии решения.

Таким образом, если бы товарный знак истца был известен или если бы на стороне ответчика были явные указания, опровергающие связь с истцом, могло бы быть вынесено иное решение.

В «Деле Lightweight» ключевым вопросом были параллельный импорт подлинных товаров и международное истощение прав.

В «Деле Lightweight» истец владел только логотипом товарного знака, а права на товарные знаки на «название компании = Carbovation» или «название бренда = Lightweight» у него не было.

• Ответчик заключил договор с итальянским брендом велосипедов «3T» и продавал велосипеды этого бренда, а также параллельно импортировал и продавал шины бренда истца
• В постах на Facebook основным было представление велосипедов, которые продавал ответчик, а хэштеги «#carbovation» и «#lightweight» рассматривались как описание, указывающее на то, что частью велосипеда являются шины бренда истца, что не является использованием товарного знака

На основании вышеизложенного можно предположить, что даже если бы истец владел правами на товарные знаки «Carbovation» и «Lightweight» в Тайване, использование их в качестве хэштегов все равно не было бы признано использованием товарного знака.

Кроме того, в «Деле QQBOW» и «Деле Lightweight» затрагивался вопрос о том, нарушает ли использование хэштегов с чужими товарными знаками Закон о справедливой торговле (аналогичный японскому Закону о недобросовестной конкуренции и антимонопольному законодательству), и в обоих случаях было признано справедливым использование.

Источник: FICPI (Международная федерация патентных поверенных) | Тайвань: последние судебные решения о хэштегах и товарных знаках (на английском)[ja]

Вопрос о том, рассматривается ли хэштег с зарегистрированным товарным знаком как простая функция поиска или как использование товарного знака, зависит от конкретного случая.

Таким образом, поскольку отношение к правам на товарные знаки, связанные с хэштегами, различается в разных странах, мы рекомендуем сотрудничать со специалистами в стране, на рынок которой вы планируете выходить.

Заключение: Обращайтесь к адвокату по вопросам нарушения товарных знаков

В данной статье мы подробно рассмотрели, может ли использование торговой марки в хэштегах рассматриваться как нарушение прав на товарный знак. Хотя решения могут варьироваться в зависимости от конкретного случая и страны, существуют прецеденты, когда использование хэштегов признавалось нарушением товарных знаков.

По вопросам нарушения прав на товарные знаки рекомендуем консультироваться с адвокатом, специализирующимся на управлении рисками интеллектуальной собственности. Кроме того, возможно, что деятельность вашей компании в области распространения информации нарушает товарные знаки других компаний. Проведение юридической проверки рекламы и других материалов специалистом поможет вам избежать проблем.

Информация о мерах, предпринимаемых нашей юридической фирмой

Юридическая фирма “Монолит” обладает обширным опытом в области IT, особенно в интернет-праве. В последнее время нарушения торгового законодательства в сфере интернет-торговли стали серьезной проблемой, и потребность в юридической проверке продолжает расти. Наша фирма анализирует юридические риски для уже запущенных и планируемых к запуску бизнес-проектов, учитывая различные законодательные регулирования, и стремится к легализации деятельности без остановки бизнеса, насколько это возможно. Подробности вы найдете в статье ниже.

Сферы деятельности юридической фирмы “Монолит”: Юридические услуги в области IT и интеллектуальной собственности для различных компаний[ja]