Viktiga punkter att känna till för att ingå ett samarbetsavtal för forskning och utveckling

En metod för att komplettera teknik, know-how och personal som saknas i ditt eget företag, och för att utveckla produkter och teknik snabbt och kostnadseffektivt, är gemensam forskning och utveckling.

Det finns mycket att vinna från andra företag genom gemensam forskning och utveckling, men samtidigt finns det en risk att företagets information och teknik läcker ut till det andra företaget.

När resultatet av gemensam utveckling uppnås, är det inte konstigt att varje företag prioriterar sina egna intressen och helst vill ha monopol på det. I verkligheten behöver man komma överens någonstans.

Det är “gemensamt forsknings- och utvecklingsavtal” som ingås för att diskutera och fastställa regler för dessa problem i gemensam forskning och utveckling i förväg, och för att undvika onödiga problem.

I den här artikeln kommer vi att förklara fördelarna och nackdelarna med gemensamma forsknings- och utvecklingsavtal, och punkter att notera för att undvika förväntade problem.

Vad är gemensam forskning och utveckling?

Gemensam forskning och utveckling är en typ av företagssamarbete där flera företag med gemensamma intressen samarbetar för att effektivt utveckla produkter och teknik.

I områden där teknisk innovation sker snabbt eller där produktcyklerna blir kortare, finns det en risk att förlora konkurrensen mot andra företag om utvecklingen tar för lång tid.

Även om du investerar pengar, främjar forskning och utveckling och slutför nya produkter, om konkurrerande företag redan har slutfört liknande produkter och introducerat dem på marknaden, kan värdet på den utvecklade produkten bli kraftigt nedsatt.

Det finns metoder för att utveckla produkter och teknik på kort tid, såsom M&A och affärssamarbeten, som kräver beslut på ledningsnivå, men gemensam forskning och utveckling har liten inverkan på ledningen och kan godkännas av avdelningschefer beroende på innehållet, så många företag använder det.

Fördelar med gemensamma forsknings- och utvecklingsavtal

Tydlig fördelning av roller och kostnadsbördor

När man genomför utvecklingsarbete tillsammans med en tredje part, finns det olika mönster för kostnadsbördan och fördelningen av roller i utvecklingen. Det finns inget fastställt mönster, det kan vara så att man endast bär kostnaden och att utvecklingsarbetet utförs av det andra företaget, eller att företagen delas upp beroende på utvecklingsfasen och att de nödvändiga utvecklingskostnaderna bärs av respektive företag.

Därför är en av de viktigaste rollerna för gemensamma forsknings- och utvecklingsavtal att klargöra varje företags roller och ansvarsområden, samt kostnadsbördan.

Dessutom är det viktigt att göra innehållet så genomförbart som möjligt när det gäller fördelning av roller och kostnadsbördor, eftersom det också är möjligt att fastställa rättigheter till skadeståndskrav om det andra företaget försummar sina skyldigheter.

Möjlighet att minska utvecklingskostnader och sprida risker

En fördel med gemensam forskning och utveckling är att det är möjligt att dela de pengar som behövs för utvecklingen mellan de deltagande företagen och att hålla nere de personalkostnader som behövs för utvecklingen.

Dessutom, om det inte är möjligt att uppnå resultat, kan det vara möjligt att sprida kostnadsskador mellan de deltagande företagen, samt att det blir möjligt att genomföra stora utvecklingsprojekt som inte kan genomföras ensamma.

Möjlighet till ömsesidig komplettering av teknik, personal och forskningsutrustning

Förutom pengar, behövs också teknik, personal och utrustning för att kunna göra prototyper och utvärderingar, vilka kan saknas i ditt eget företag, för forskning och utveckling.

Nackdelar med gemensamma forsknings- och utvecklingsavtal

Risk för läckage av teknik och know-how

Inom utvecklingsteam som arbetar för samma mål är det oundvikligt att dela information som den andra parten behöver, och eftersom båda parter har en sekretessplikt kan viktig teknik och know-how också avslöjas.

Därför är den största nackdelen med gemensam forskning och utveckling att företagets teknik och know-how kan läcka ut och läras av det andra företaget.

Å andra sidan kan det också ses som en fördel att ditt företag kan lära sig teknik och know-how från det andra företaget.

Oavsett, är det nödvändigt att noggrant överväga vilken information som ska avslöjas.

Det blir svårt att monopolisera resultaten

Om du utvecklar en ny produkt eller teknik på egen hand kan du monopolisera resultaten och få en fördel gentemot konkurrerande företag.

Men i fallet med gemensam forskning och utveckling kan det vara svårt att monopolisera eftersom det andra företaget kan ha rättigheter baserade på de intellektuella egendomsrättigheterna som uppkommer från resultaten, och det finns en risk att det andra företaget kan använda dessa rättigheter för att konkurrera med ditt företag.

Det kan finnas begränsningar för gemensam forskning och utveckling med andra företag

Under perioden för gemensam forskning och utveckling kan det finnas klausuler i avtalet som förbjuder det andra företaget att genomföra liknande gemensam forskning och utveckling med ditt företags konkurrenter, såsom “förbud mot konkurrerande utveckling”.

Men om ditt företag har grundläggande teknik kan det finnas möjligheter att utveckla olika tillämpade produkter och tekniker, så om gemensam forskning och utveckling med andra företag begränsas kan det ha en stor inverkan på företagets verksamhet.

Punkter att tänka på för att undvika misslyckande i gemensamma forsknings- och utvecklingsavtal

Var försiktig med att fastställa målet för gemensamma forsknings- och utvecklingsavtal

Det finns en tendens att inte lägga så stor vikt vid att fastställa målet för gemensamma forsknings- och utvecklingsavtal, men i verkligheten påverkar det många klausuler och kan ge motparten onödigt breda rättigheter eller begränsa ditt eget företag mer än nödvändigt, vilket gör det mycket viktigt.

Förhållandet till klausulen om förbud mot konkurrerande utveckling

I den tidigare klausulen om förbud mot konkurrerande utveckling, kommer omfattningen av förbudet att ändras avsevärt beroende på om “målet” är detsamma eller liknande.

Till exempel, låt oss säga att målet för gemensam forskning och utveckling är “systemutveckling för kommunikationsenheter” och “utveckling av röstigenkänningssystem för kommunikationsenheter”. I det första fallet skulle all systemutveckling relaterad till kommunikationsenheter inte kunna utvecklas gemensamt med en tredje part, medan i det andra fallet skulle gemensam utveckling vara fri så länge det inte handlar om röstigenkänningssystem.

Att fastställa målet bör inte vara för specifikt eftersom det skulle ta bort flexibiliteten och kräva ändringar i avtalet även för mindre justeringar. Å andra sidan, om det är för abstrakt, kan förbudets omfattning bli bredare än nödvändigt, så det måste övervägas noggrant.

Förhållandet till immateriella rättigheter

Om målet är för brett, kan det finnas en risk att motparten hävdar rättigheter till patentansökningar baserade på uppfinningar som erhållits som ett resultat av gemensam forskning och utveckling, separat från gemensam forskning och utveckling, om ansökningsdagen ligger inom giltighetsperioden för gemensam forsknings- och utvecklingsavtalet.

Å andra sidan, om det är för specifikt, kan det uppstå en risk att enskilda patentansökningar görs trots att uppfinningen som motparten har gjort är ett resultat av gemensam forskning och utveckling, eftersom den anses ligga utanför målet.

Förhållandet till sekretessförpliktelser

I allmänhet, i klausuler som fastställer sekretessförpliktelser, kan motpartens konfidentiella information endast användas inom ramen för målet, eller användning utanför målet är förbjuden.

Men om målet är för brett, skulle användning av ditt företags konfidentiella information i ett projekt som är separat från den faktiska utvecklingen inte vara ett brott mot avtalet, och omvänt, om det är för specifikt, kan även en liten tillämpningsutveckling vara ett brott mot avtalet.

Den största punkten är hanteringen av resultat

I diskussioner om gemensamma forsknings- och utvecklingsavtal är det kanske mest tid som används på “hanteringen av resultat”.

Frågor som ägande och utövande av immateriella rättigheter baserade på resultaten, och rätten att bevilja licenser, har direkt inverkan på företagets verksamhet och det finns många punkter som ingen av parterna kan ge upp. Men att komma överens så mycket som möjligt innan du startar gemensam forskning och utveckling är den största punkten för att undvika onödiga problem.

Ägande av immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter baserade på uppfinningar gjorda i gemensam forskning och utveckling ägs vanligtvis av företaget som uppfinnaren tillhör.

Detta kräver dock att det finns bestämmelser som “företaget kommer att ta över immateriella rättigheter baserade på uppfinningar gjorda av anställda i sitt arbete” i kontrakt med anställda och regler för arbetsuppfinningar.

I detta fall kommer immateriella rättigheter som uppstår i gemensam forskning och utveckling att tillhöra företaget som uppfinnaren tillhör, men det är också möjligt att göra olika bestämmelser i kontraktet, som:

• Alla immateriella rättigheter ska ägas enskilt av antingen part
• Alla immateriella rättigheter ska delas
• Immateriella rättigheter ska ägas enskilt av antingen part beroende på typen av uppfinning och området
• Ägandet av immateriella rättigheter ska bestämmas genom diskussion

Bedömningen av ägandet av immateriella rättigheter måste göras baserat på företagsstrategi, till exempel att immateriella rättigheter relaterade till kärnteknik ägs enskilt, medan tillämpad teknik bedöms från fall till fall.

Om du vill veta mer om fördelarna med patent och att erhålla patent, se den detaljerade artikeln nedan tillsammans med denna artikel.

https://monolith.law/corporate/patent-merit-lawyer-invention[ja]

Utövande av immateriella rättigheter, exklusiva rättigheter, etc.

Om du gör immateriella rättigheter relaterade till grundläggande teknik till enskilt ägande av det andra företaget och immateriella rättigheter relaterade till tillämpade produkter till ditt eget enskilda ägande, måste du få licens att utöva immateriella rättigheter relaterade till grundläggande teknik från det andra företaget för att tillverka och sälja tillämpade produkter.

Eftersom syftet med gemensam forskning och utveckling är att tjäna pengar genom att använda resultaten, måste du kunna utöva immateriella rättigheter som ägs av det andra företaget om det behövs för ditt företags verksamhet, oavsett vem som äger resultaten.

I fallet med patent kan du också överväga att fastställa en exklusiv rätt att normalt utöva under en viss period för att förhindra att konkurrerande företag licensierar grundläggande teknik.

Tidpunkt och innehåll för offentliggörande av resultat

För forskare och utvecklare är det mycket viktigt att offentliggöra resultaten av gemensam forskning och utveckling i konferenser och artiklar.

Eftersom det finns en skyldighet att hålla hemligheter i gemensamma forsknings- och utvecklingsavtal, måste du fastställa detta i kontraktet om du vill offentliggöra resultaten.

Offentliggörande före patentansökan leder till förlust av patentets nyhet. Även efter patentansökan finns det fördelar med att konkurrerande företag inte vet om innehållet i din utveckling tills patentansökan offentliggörs, så det är viktigt att komma överens med den andra parten i förväg om tidpunkten och innehållet för offentliggörande.

Uppsägningsgrunder / COC-klausuler kräver försiktighet

En Change of Control (COC) klausul är en bestämmelse som gör att ett kontrakt kan upphävas vid “förändringar i företagets kontroll”, såsom vid M&A.

Det är inte ovanligt att startup-företag och liknande blir mål för M&A, och det kan hända att företag som samarbetar om forskning och utveckling lägger till en COC-klausul som en uppsägningsgrund i kontraktet.

Detta beror på risken att viktig information kan läcka ut till konkurrerande företag om de fortsätter med gemensam forskning och utveckling efter att ha förvärvat ett startup-företag eller liknande.

Men för startup-företag kan lovande gemensam forskning och utveckling öka företagets värde, men om kontraktet innehåller en COC-klausul kan det betraktas som en risk och potentiellt skada företagets värde. Var därför mycket försiktig med hur du hanterar COC-klausuler.

Sammanfattning

Vi har diskuterat fördelar och nackdelar med gemensamma forsknings- och utvecklingsavtal, samt viktiga punkter att tänka på för att undvika problem. När man genomför gemensam forskning och utveckling med utländska företag, blir det viktigt att bestämma vilken lag som ska gälla och vilken domstol som ska ha jurisdiktion.

Om man begränsar forskning och utveckling till teman utanför det gemensamma forsknings- och utvecklingstemat, eller begränsar användningen av resultaten, kan det potentiellt vara en orättvis handel enligt den japanska konkurrenslagen (Antimonopoly Act).

Eftersom det finns olika risker beroende på situationen, rekommenderar vi att du inte gör ett eget beslut när du ingår ett gemensamt forsknings- och utvecklingsavtal, utan att du konsulterar en advokat med omfattande kunskap och erfarenhet i förväg.

Information om åtgärder från vår byrå

Monolis juridiska byrå är en advokatbyrå med hög expertis inom IT, särskilt internet och lagstiftning. Vid gemensam forskning och utveckling mellan företag krävs det att avtal upprättas. På vår byrå skapar och granskar vi avtal för en mängd olika ärenden, från företag noterade på Tokyo Stock Exchange Prime till uppstartsföretag. Om du har problem med avtal, vänligen se artikeln nedan.

https://monolith.law/contractcreation[ja]