Voiko toisen yrityksen tuotenimen käyttäminen hashtagina johtaa tavaramerkkirikkomukseen? Kotimaisten ja ulkomaisten tapausten selitys

“Voiko toisen yrityksen brändinimeä käyttää hashtagina myynninedistämistarkoituksessa ilman, että se rikkoo tavaramerkkioikeuksia?”

Verkkokaupassa hashtagien käyttö on yleistä, sillä ne auttavat tuotteita tulemaan paremmin löydetyiksi ja siten lisäävät myyntiä. Entäpä jos myyt itse valmistamaasi laukkua ja lisäät siihen tunnetun brändin nimen hashtagina – voiko siitä seurata laillisia ongelmia?

Syyskuun 27. päivänä 2021 (Reiwa 3), Osakan alueellinen tuomioistuin antoi päätöksen, jossa hashtagien käyttö tunnustettiin tavaramerkkimäisessä käytössä ja vahvistettiin tavaramerkkioikeuden loukkaus. Tämä päätös sai huomiota ensimmäisenä tuomioistuimen päätöksenä, joka katsoi toisen yrityksen tavaramerkin (tuotenimen) käytön hashtagina tavaramerkkioikeuden rikkomiseksi.

Tässä artikkelissa käsitellään tavaramerkkioikeuden loukkauksia, jotka voivat johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, sekä annetaan vinkkejä siitä, miten tavaramerkkeihin liittyviä hashtageja voi käyttää markkinointityökaluna asianmukaisesti.

Mitä tavaramerkkioikeus on  

Tavaramerkkioikeus määritellään Japanin tavaramerkkilaissa seuraavasti.

1 pykälä (Tarkoitus)

Tämän lain tarkoituksena on suojata tavaramerkkejä, edistää niiden käyttäjien liiketoiminnallista luotettavuutta ja siten edistää teollisuuden kehitystä sekä samalla suojella kuluttajien etuja.

2 pykälä (Määritelmät jne.)

Tässä laissa “tavaramerkki” tarkoittaa sellaista, joka voidaan havaita ihmisen aistien avulla ja joka koostuu kirjaimista, kuvioista, symboleista, kolmiulotteisista muodoista tai väreistä tai näiden yhdistelmistä, äänistä tai muista asetuksella määrätyistä seikoista (jäljempänä “merkki”). Tavaramerkki tarkoittaa seuraavia:

1. Henkilö, joka ammatikseen tuottaa, todistaa tai luovuttaa tavaroita, käyttää tavaramerkkiä näihin tavaroihin liittyen.

2. Henkilö, joka ammatikseen tarjoaa tai todistaa palveluita, käyttää tavaramerkkiä näihin palveluihin liittyen (pois lukien edellä mainitut).

Yksinkertaisesti sanottuna tavaramerkki on tunnusmerkki (trademark), jota käytetään erottamaan yrityksen tuotteet tai palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki voi olla nimen tai logon lisäksi myös liikemerkki, hologrammimerkki, pelkästään väreistä koostuva merkki, äänimerkki tai sijaintimerkki.

Tavaramerkkioikeus on immateriaalioikeus, joka syntyy, kun tavaramerkki on haettu ja rekisteröity Japanin patenttivirastossa. Rekisteröidylle alueelle (määrätyt tuotteet tai palvelut) myönnetään tavaramerkin haltijalle yksinoikeus käyttää tavaramerkkiä (yksinoikeus, Japanin tavaramerkkilain 25 pykälä).

Lisäksi on mahdollista estää rekisteröidyn tavaramerkin kanssa identtisen tai samankaltaisen tavaramerkin käyttö määrätyissä tuotteissa tai samankaltaisissa tuotteissa (kieltämisvaltuus, Japanin tavaramerkkilain 37 pykälän 1 momentti). Tämän lisäksi on olemassa suojamerkkirekisteröintijärjestelmä, joka ulottaa kieltämisvaltuuden myös “epäsamankaltaisiin” tuotteisiin ja palveluihin (Japanin tavaramerkkilain 64 pykälä).

Jos haluat käyttää toisen yrityksen rekisteröityä tavaramerkkiä, sinun on saatava tavaramerkin haltijalta lupa tavaramerkin käyttöön.

Tavaramerkin loukkauksen edellytykset  

Tavaramerkin loukkaus tarkoittaa toisen rekisteröimän tavaramerkin tai siihen rinnastettavan tavaramerkin luvatonta käyttöä tavaramerkin suoja-alueella (luokassa).

Tavaramerkin loukkauksen toteutumiseksi on täytettävä seuraavat kaksi edellytystä:

• Rekisteröidyn tavaramerkin käyttö tai sen kaltaisessa laajuudessa käyttö
• Tavaramerkkimäinen käyttö

Alla selitämme kumpaakin edellytystä tarkemmin.

Rekisteröidyn tavaramerkin käyttö tai sen kaltaisessa laajuudessa käyttö

“Rekisteröidyn tavaramerkin käyttö tai sen kaltaisessa laajuudessa käyttö” viittaa rekisteröidyn tavaramerkin tai siihen rinnastettavan tavaramerkin käyttämiseen määrätyissä tuotteissa tai palveluissa tai niiden kaltaisissa tuotteissa tai palveluissa.

Tavaramerkkioikeus myöntää tavaramerkin haltijalle yksinoikeuden tavaramerkin rekisteröintialueella. Siksi “toisen käyttämä tavaramerkki rekisteröidyn tavaramerkin määräämissä tuotteissa tai palveluissa tai niiden kaltaisissa tuotteissa tai palveluissa” täyttää tavaramerkin loukkauksen edellytykset.

Tavaramerkkimäinen käyttö

“Tavaramerkkimäinen käyttö” tarkoittaa sitä, että tuotteiden tai palveluiden tarjoaja käyttää tavaramerkkiä erottaakseen omat tuotteensa tai palvelunsa muiden vastaavista. Tämä on tärkeä keino, jonka avulla kuluttajat voivat tunnistaa tuotteen alkuperän ja luottaa sen laatuun (alkuperän osoittamisen toiminto).

Toisen tavaramerkin käyttö siten, että se viittaa tuotteiden tai palveluiden olevan kyseisen käyttäjän omia, täyttää tavaramerkin loukkauksen edellytykset.

Vastaus tavaramerkkirikkomuksiin

Jos tavaramerkkioikeutta on loukattu, tavaramerkkioikeuden haltijalla on seuraavat siviilioikeudelliset vaatimusoikeudet loukkaajaa vastaan:

• Kieltovaatimus ja tuhoamisvaatimus (Japanin tavaramerkkilaki, 36. pykälä)

※ Ei ole määräaikaa. Kuitenkin, se on voimassa patenttioikeuden voimassaoloajan loppuun asti (10 vuotta, uusittavissa).

• Vahingonkorvausvaatimus (Japanin siviililaki, 709. pykälä)

※ Vanhentumisaika on kolme vuotta siitä, kun vahinko ja tekijä ovat tulleet tietoon, ja kaksikymmentä vuotta laittoman teon ajankohdasta.

• Perusteettoman edun palauttamisvaatimus (Japanin siviililaki, 703. ja 704. pykälät)

※ Vanhentumisaika on viisi vuotta siitä, kun oikeuden käyttäminen on tullut mahdolliseksi, ja kymmenen vuotta siitä, kun oikeutta on voitu käyttää (Japanin siviililaki, 166. pykälän 1. momentti).

• Maineen palauttamistoimenpiteiden vaatimus (Japanin tavaramerkkilaki, 39. pykälä)

※ Vanhentumisaika on kolme vuotta siitä, kun vahinko ja tekijä ovat tulleet tietoon.

Lisäksi, jos henkilö tahallisesti (tietäen, että kyseessä on toisen rekisteröity tavaramerkki ja aikoen käyttää sitä kyseisille tuotteille) loukkaa toisen tavaramerkkioikeutta, voi seurata myös rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Japanin tavaramerkkilaissa on määritelty seuraavat rangaistukset:

78. pykälä (Rikkomuksen rangaistus)

Tavaramerkkioikeuden tai yksinoikeuden käyttöoikeuden loukkaajaa (pois lukien ne, jotka on katsottu loukkaavan oikeuksia 37. tai 67. pykälän mukaisesti) rangaistaan enintään kymmenen vuoden vankeudella tai enintään 10 miljoonan jenin sakoilla, tai molemmilla.

78. pykälän 2

Henkilöä, joka on tehnyt teon, joka 37. tai 67. pykälän mukaisesti katsotaan tavaramerkkioikeuden tai yksinoikeuden käyttöoikeuden loukkaukseksi, rangaistaan enintään viiden vuoden vankeudella tai enintään 5 miljoonan jenin sakoilla, tai molemmilla.

79. pykälä (Petoksen rangaistus)

Henkilöä, joka on saanut päätöksen tai ratkaisun tavaramerkkirekisteröinnistä, suojamerkin rekisteröinnistä, tavaramerkkioikeuden tai suojamerkin rekisteröinnin voimassaoloajan uusimisesta, tai rekisteröintiväitteestä petoksen avulla, rangaistaan enintään kolmen vuoden vankeudella tai enintään 3 miljoonan jenin sakoilla.

80. pykälä (Väärän ilmoituksen rangaistus)

Henkilöä, joka on rikkonut 74. pykälän määräyksiä, rangaistaan enintään kolmen vuoden vankeudella tai enintään 3 miljoonan jenin sakoilla.

※ Jos kyseessä on oikeushenkilö, sovelletaan molempia rangaistuksia, ja sekä toimeenpanijalle että oikeushenkilölle voidaan määrätä 78. pykälän mukainen rangaistus enintään 300 miljoonan jenin sakoilla, ja 79. ja 80. pykälän mukainen rangaistus enintään 100 miljoonan jenin sakoilla. (Sama laki, 82. pykälän 1. momentin 1. ja 2. kohta)

Liittyvä artikkeli: Esimerkein opittavaa ‘tavaramerkkirikkomuksen’ kriteereistä ja rangaistuksista (vankeus ja sakot)[ja]

Hashtagien käyttöön liittyvä tavaramerkkirikkomuksen estämistapaus  

Tässä käsittelemme tapausta, jossa tuomioistuin tunnusti ensimmäistä kertaa tavaramerkkirikkomuksen tilanteessa, jossa toisen yrityksen tuotenimeä käytettiin hashtagina. Kyseessä on Osakan alueellisen tuomioistuimen päätös 27. syyskuuta Reiwa 3 (2021) ‘Tavaramerkkirikkomuksen estämistä koskeva vaatimus'[ja].

Syytetty oli yksityinen myyjä, joka oli yli vuoden ajan myynyt harrastuksenaan valmistamiaan käsitöitä ‘Charmant Sac -tyyppisinä’ laukkuina Mercari-verkkokauppasivustolla.

Myyjä lisäsi tuotteisiinsa hakutoiminnon muodossa ‘(#) + (avainsana)’. ‘Avainsana’-kohdassa hän käytti Japanilaisen muotibrändin ‘Charmant Sac’ tavaramerkkiä ja sen kaltaisia ilmaisuja, kuten ‘Charmant Sac -tyylinen’, ja merkitsi tuotteitaan useilla tageilla.

Kantajana toiminut ‘Charmant Sac’ -brändin tavaramerkkioikeuden haltija väitti, että syytetyn verkkosivustolla myytävät nyöripussukkamalliset laukut ovat samankaltaisia kuin tavaramerkkioikeuden suojaamat tuotteet (laukut ja pussukat) ja että tämä täyttää ‘tavaramerkkirikkomuksen’ tunnusmerkit.

Lisäksi kiistaa herätti kysymys siitä, voidaanko syytetyn yli vuoden ajan harrastuksena harjoittamaa samankaltaisten tuotteiden myyntiä pitää ‘elinkeinotoimintana’.

Tuomioistuin totesi, että hashtagien käyttö oli tarkoitettu houkuttelemaan käyttäjiä syytetyn verkkosivustolle ja edistämään kyseisellä sivustolla esillä olevien tuotteiden myyntiä. Tuomioistuin katsoi, että ‘käyttäjät saattavat ymmärtää myytävät tuotteet brändituotteiksi’.

Toisin sanoen, ‘syytetyn verkkosivustolla näkyvä merkintä (#Charmant Sac) toimii käyttäjille alkuperän ja tuotteiden erottamisen merkkinä’, ja tämä katsottiin ‘tavaramerkkimäiseksi käytöksi’. Tuomioistuin hylkäsi syytetyn väitteet ja totesi tavaramerkkirikkomuksen sekä määräsi tavaramerkin käytön lopettamisen.

Tämä päätös on ensimmäinen Japanissa, jossa markkinointitarkoituksessa toisen yrityksen rekisteröityyn tavaramerkkiin (tuotenimeen) liitetty tagi on katsottu tavaramerkkirikkomukseksi.

Muita hashtagien käyttöön ja tavaramerkkirikkomuksiin liittyviä esimerkkejä  

Äskettäisiä esimerkkejä ulkomailla ovat Taiwanilaisen vaatetusalan yrityksen “QQBOW tapaus” (syyskuu 2020) ja Saksalaisen rengasvalmistaja Carbovationin Taiwanin yleisagentin “Lightweight tapaus” (lokakuu 2021). Taiwanin tuomioistuimet hylkäsivät kummassakin tapauksessa kantajien väitteet, todeten, että “#toisen_yrityksen_brandi” ei ole tavaramerkin käyttöä ja kielsivät tavaramerkkirikkomuksen.

“QQBOW tapauksessa” korostettiin, että kantajan tuotteita myytiin pääasiassa Facebookin kautta, kun taas vastaajan käyttämä hashtag oli e-kauppasivustolla. Koska hashtagit ovat tarkoitettu siirtämään käyttäjiä saman alustan sisällä oleville brändituotesivuille, niitä ei katsottu “alkuperän tunnistamiseen” käytettäviksi.

Lisäksi hashtagit on pääasiassa tarkoitettu linkittämään samankaltaisia aiheita online-alustoilla, eivätkä ne omaa tavaramerkin ominaisuuksia. Tämän vuoksi Taiwanin immateriaalioikeustuomioistuin totesi, että rekisteröidyn tavaramerkin käyttö hashtagina ei ole “tavaramerkin käyttöä” tutkittuaan online-postauksia ja tuotteiden sisältöä, jotka liittyvät hashtageihin.

Taiwanissa tavaramerkkirikkomuksessa keskeisintä on “sekaannuksen vaara”, eli se, että kuluttaja saattaa erehtyä luulemaan, että vastaajan merkki on peräisin samalta lähteeltä kuin kantajan. Tässä tapauksessa

• Kantajan brändi ei ollut tunnettu
• Sana “款” (joka tarkoittaa “tyyliä” japaniksi) oli liitetty, ja kuluttajat saattoivat tunnistaa, että tuotteet eivät olleet identtisiä kantajan brändin kanssa, mutta niiden tyyli oli samankaltainen

vaikutti suuresti päätökseen.

Näin ollen, jos kantajan tavaramerkki olisi tunnettu tai jos vastaajan merkinnässä olisi selvä kieltoilmaisu, voitaisiin saada erilainen tulkinta kuin tässä tapauksessa.

Toisaalta “Lightweight tapauksessa” pääkysymys oli aitojen tuotteiden rinnakkaisimportti ja kansainvälinen uupumus.

“Lightweight tapauksessa” kantajalla oli tavaramerkkioikeus vain logoonsa, eikä hänellä ollut tavaramerkkioikeuksia “yritysnimeen = Carbovation” tai “brändinimeen = Lightweight”.

• Vastaaja myi Italian “3T-brändin polkupyöriä”, joiden agenttisopimus oli solmittu, ja rinnakkaisimportoi ja myi edelleen kantajan brändin renkaita, joita käytettiin kyseisissä polkupyörissä
• Facebook-postauksissa keskityttiin pääasiassa vastaajan myymiin polkupyöriin, ja hashtagit “#carbovation” ja “#lightweight” katsottiin riittäviksi osoittamaan, että kyseiset polkupyörän osat olivat kantajan brändin renkaita, eikä niitä pidetty tavaramerkin käyttönä

todettiin.

Edellä mainittujen päätösten perusteella vaikuttaa siltä, että vaikka kantaja olisi omistanut tavaramerkkioikeudet “Carbovation” tai “Lightweight” nimissä Taiwanissa, ne olisi todettu ei-tavaramerkin käytöksi.

Lisäksi “QQBOW tapauksen” ensimmäisessä oikeusasteessa ja “Lightweight tapauksessa” käsiteltiin myös sitä, rikkooko toisen yrityksen tavaramerkkiä sisältävien hashtagien käyttö reilun kaupankäynnin lakia (joka vastaa Japanin kilpailulakia ja monopolilakia), ja molemmissa tapauksissa katsottiin, että kyseessä oli reilu käyttö.

Viite: FICPI (Kansainvälinen patenttiasiamiesten liitto) | Taiwanin hashtagien käyttö ja tavaramerkin käyttöön liittyvät uusimmat oikeustapaukset (englanniksi)

Hashtag, joka seuraa “#” -merkkiä ja sisältää rekisteröidyn tavaramerkin, voidaan nähdä pelkkänä hakutoimintona tai tavaramerkin käyttönä riippuen yksittäisestä tapauksesta.

Näin ollen, koska tavaramerkkioikeuksien käsittely hashtagien yhteydessä vaihtelee maittain, on suositeltavaa tehdä yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa maassa, johon yrityksesi on laajentumassa.

Yhteenveto: Konsultoi asianajajaa tavaramerkkirikkomuksista

Tässä olemme selittäneet yksityiskohtaisesti, voiko hashtagien käyttö tavaramerkkinä johtaa tavaramerkkirikkomukseen. Vaikka tapauksesta ja maasta riippuen arviot voivat vaihdella, on olemassa tapauksia, joissa hashtagien käyttö on katsottu tavaramerkkirikkomukseksi.

Suosittelemme konsultoimaan asianajajaa, joka on perehtynyt immateriaalioikeuksien riskienhallintaan, tavaramerkkirikkomuksia koskevissa asioissa. Lisäksi on mahdollista, että oman yrityksesi tiedonjakelu saattaa loukata toisen yrityksen tavaramerkkioikeuksia. On turvallisempaa saada asiantuntijalta laillinen tarkastus mainontaan ja muihin viestintätoimiin.

Toimenpiteemme esittely

Monolith Lakitoimisto on IT-alan, erityisesti internetin ja oikeudellisten kysymysten, rikkaan kokemuksen omaava lakitoimisto. Viime aikoina verkkokaupassa tapahtuvat tavaramerkkirikkomukset ovat muodostuneet merkittäväksi ongelmaksi, ja oikeudellisten tarkastusten tarve on kasvanut entisestään. Toimistomme analysoi olemassa olevien ja suunnitteilla olevien liiketoimintojen oikeudellisia riskejä ottaen huomioon erilaiset lainsäädännön säädökset ja pyrkii laillistamaan toiminnan mahdollisimman pitkälle ilman, että liiketoiminta keskeytyy. Lisätietoja on kirjoitettu alla olevassa artikkelissa.

Monolith Lakitoimiston palvelualueet: Eri yritysten IT- ja IP-oikeudelliset palvelut[ja]