Points essentiels à vérifier dans les contrats de licence de marque dans le cadre des licences de marque

Un des cas où une licence de marque est nécessaire est lorsque le nom que vous avez envisagé pour une nouvelle marque est déjà enregistré par une autre entreprise.

Dans ce cas, la licence de marque peut simplement être considérée comme un “prêt de nom”, mais l’histoire est différente lorsqu’il s’agit du nom d’une marque.

La marque d’une marque n’est pas simplement une suite de lettres ou de formes, mais une “preuve qu’il s’agit d’un produit légitime de la marque”, donc les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour les produits portant cette marque que pour les produits similaires.

Par conséquent, lors de la concession d’une licence pour une marque de marque, la marque doit exiger du licencié la production de produits appropriés pour la marque et l’affichage approprié de la marque.

Cette fois, nous expliquerons les points importants que la marque, en tant que concédant de licence, doit connaître dans le “contrat de licence de marque” dans le cadre de la licence de marque, qui est différente de la licence de marque générale.

Qu’est-ce qu’une marque ?

L’Association de marketing des États-Unis, un pays leader dans le domaine des affaires de marque, définit une “marque” comme suit :

Une marque est un “nom”, “terme”, “symbole”, “design”, ou toute autre fonction qui identifie les produits ou services d’un vendeur comme étant distincts de ceux d’autres vendeurs.

En d’autres termes, une marque est une entité qui peut ajouter des caractéristiques distinctives (valeur ajoutée) qui différencient ses produits ou services des autres produits ou services similaires. Ces facteurs de différenciation peuvent inclure des éléments tangibles tels que la fonctionnalité et la forme, ainsi que des éléments intangibles tels que l’histoire, l’image et la confiance. On peut considérer que les marques ont les trois fonctions suivantes :

• Fonction d’identification des produits : distinguer les produits portant la marque des autres produits
• Fonction de garantie de qualité : garantir la qualité des produits portant la marque
• Fonction d’attraction des clients : attirer les clients de la marque vers les produits portant la marque

Une marque ayant une telle valeur économique peut obtenir un droit de marque (droit exclusif d’exclusivité) en l’enregistrant auprès de l’Office des brevets, ce qui permet d’accorder des licences d’utilisation à des tiers.

La licence de marque dans le cadre de la licence de marque

Dans des secteurs tels que l’industrie de la mode, la licence de marque n’est pas particulièrement inhabituelle. Il existe diverses formes, telles que les sous-marques de la marque d’origine ou celles destinées à la production et à la vente locales dans d’autres pays.

Pour la marque, il y a non seulement des revenus de royalties, mais aussi des avantages tels que l’expansion des affaires et le développement de nouveaux marchés. Pour le licencié, il peut espérer développer une entreprise très rentable en utilisant la notoriété, la crédibilité et l’image de la marque.

On pense généralement que la licence de marque concerne principalement l’utilisation du “nom de la marque” ou du “logo”, mais en réalité, il peut y avoir des cas où le contrat stipule strictement les détails concernant la conception, la fabrication et la vente du produit.

Pour la marque, il est naturel de vouloir éviter d’endommager l’image et la crédibilité de la marque précieuse qu’elle a cultivée en investissant du temps et de l’argent.

Ainsi, le rôle du contrat de licence de marque visant simplement à utiliser la marque et le contrat de licence de marque dans le cadre de la licence de marque sont différents.

Points clés à vérifier dans un contrat de licence de marque

Ici, nous allons expliquer les points clés à vérifier spécifiques aux contrats de licence de marque de marque.

Portée de l’autorisation d’utilisation

Article ●●
1. Le concédant (甲) accorde au concessionnaire (乙) le droit d’utilisation normale de la marque sous licence dans les limites définies ci-dessous :
① Territoire autorisé : ●●●●
② Produits autorisés : ●●●●
③ Durée de la licence : du ●●●● (jour/mois/année) au ●●●● (jour/mois/année)
2. Le concessionnaire n’a aucun droit sur l’utilisation de la marque sous licence au-delà de la portée définie ci-dessus.
3. Le concédant et le concessionnaire s’engagent à coopérer mutuellement pour déposer une demande d’enregistrement du droit d’utilisation normale défini au paragraphe 1 dans les ●● jours suivant la conclusion du présent contrat. Les frais associés à cet enregistrement seront à la charge du concessionnaire.
※Concédant : 甲, Concessionnaire : 乙

Lorsque vous accordez une licence pour la marque de votre entreprise, les points les plus importants sont le “type de droit d’utilisation” et la “portée de l’autorisation d’utilisation”.

Par exemple, si vous accordez un “droit d’utilisation exclusif” dans le “domaine du sport”, vous ne pouvez pas accorder une licence pour des articles de tennis ou de golf, même si une tierce partie en fait la demande.

De plus, même si les produits autorisés sont des “articles de golf”, il est possible de subdiviser davantage en “balles de golf”, “clubs de golf”, “vêtements de golf”, etc.

Ainsi, pour la marque, il est difficile de prévoir comment l’entreprise de la marque se développera à l’avenir, et si vous décidez de la portée de l’autorisation d’utilisation à la légère, vous risquez de perdre des opportunités commerciales.

En outre, il existe deux types de droits d’utilisation : le “droit d’utilisation normale” et le “droit d’utilisation exclusif”. Dans le cas du “droit d’utilisation exclusif”, une fois qu’il est enregistré, même la marque qui détient les droits de la marque ne peut pas l’utiliser dans la portée de l’autorisation d’utilisation. Par conséquent, à moins qu’il n’y ait un grand avantage, il est préférable de ne pas le choisir. Il est également possible de stipuler un “droit d’utilisation normale exclusif” entre les parties dans le contrat.

Par conséquent, il est important de déterminer la portée de l’autorisation en fonction des capacités et du plan d’affaires du concessionnaire.

Contrairement au droit d’exécution exclusif qui nécessite un enregistrement, l’enregistrement du droit d’utilisation normale n’est pas obligatoire, mais en l’enregistrant, vous pouvez vous opposer à une tierce partie qui a obtenu les droits de la marque par la suite.

Utilisation de la marque sous licence

Article ●●
1. Le concessionnaire reconnaît que la marque sous licence représente la crédibilité et la qualité des produits du concédant et s’efforce de ne pas nuire à la valeur de la marque du concédant lors de l’utilisation de la marque sous licence.
2. Le concessionnaire utilise la marque sous licence conformément à la forme de présentation, à la méthode d’utilisation spécifiée dans l’annexe 1 et aux instructions données par le concédant de temps à autre.
3. Lors de l’utilisation de la marque sous licence, le concessionnaire doit clairement indiquer que le fabricant du produit autorisé est le concessionnaire.
4. Le concessionnaire ne doit pas réautoriser l’utilisation de la marque sous licence à une tierce partie, ni la transférer, la fournir en garantie ou effectuer tout autre acte de disposition sans l’autorisation préalable écrite du concédant.
5. Si le concessionnaire cesse ou termine l’utilisation de la marque sous licence, il doit en informer rapidement le concédant par écrit.

Dans le paragraphe 2 “Annexe 1”, en plus de la forme de présentation de la marque sous licence, telle que la position, la taille, la couleur, la combinaison avec le nom de la marque et le logo, il est également possible d’ajouter une obligation d’indiquer dans les documents promotionnels et les étiquettes de produits que “la marque sous licence est une marque déposée du concédant et le concessionnaire a obtenu l’autorisation d’utilisation pour ce produit”.

En plus des dispositions de l’exemple de clause ci-dessus, il est également possible d’ajouter les interdictions suivantes dans le but de prévenir la dégradation de la valeur de la marque.

Le concessionnaire ne doit pas effectuer les actions suivantes, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire autorisé :
① Utiliser ou enregistrer une marque ou un autre signe qui est similaire à la marque sous licence ou qui pourrait être confondu avec celle-ci.
② Faire perdre à la marque sous licence son pouvoir de distinction ou nuire à sa crédibilité.
③ Utiliser la marque sous licence de manière à induire en erreur sur la qualité du produit autorisé.

Cependant, si vous imposez au concessionnaire l’obligation de ne pas fabriquer ou vendre des produits concurrents, cela pourrait poser un problème en vertu de la loi antitrust, alors faites attention.

Validation de la qualité du produit autorisé

Article ●●
1. Les produits autorisés sur lesquels le concessionnaire peut afficher la marque sous licence doivent être conformes aux normes de qualité spécifiées dans l’annexe 2.
2. Le concessionnaire ne peut utiliser la marque sous licence que sur les produits autorisés que le concédant a reconnus comme étant conformes aux normes de qualité spécifiées.
3. Afin d’obtenir la reconnaissance du concédant mentionnée au paragraphe précédent, le concessionnaire doit fournir au concédant un échantillon du produit autorisé portant la marque sous licence, et le concédant doit informer le concessionnaire par écrit de l’acceptation ou du refus de la reconnaissance dans les ●● jours suivant la réception de l’échantillon.

Si la qualité des produits portant la marque sous licence n’atteint pas un certain niveau, la crédibilité de la marque peut être endommagée, donc la vérification de la qualité des produits autorisés est un processus important.

En plus de la qualité, le “design”, la “gamme de prix”, la “cible” et la “publicité” peuvent également avoir un impact négatif sur la marque d’origine, il est donc possible de les ajouter aux “conditions de reconnaissance”.

Clauses essentielles pour éviter les risques du concédant

Non-garantie

Article ●●
Le concédant ne garantit pas la validité des droits de marque relatifs à la marque concédée, ni que l’utilisation de la marque concédée ne viole pas les droits de tiers.

Cette clause, comme dans le cas d’un contrat de licence d’exploitation de brevet, est nécessaire car il est pratiquement impossible de vérifier toutes les marques enregistrées similaires, et il est impossible de juger d’une violation des droits sans passer par un procès. Par conséquent, il serait très risqué pour le concédant de fournir une telle garantie.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les violations des droits de marque, veuillez consulter l’article ci-dessous en complément de cet article.

https://monolith-law.jp/corporate/penalty-for-trademark-infringement[ja]

Exonération de responsabilité

Article ●●
Le concédant ne sera en aucun cas responsable des dommages subis par le licencié en raison de défauts dans les produits sous licence ou de l’utilisation de la marque sous licence.

Même si la marque a certifié la qualité, les défauts des produits sous licence sont de la responsabilité du licencié. De plus, le fait d’afficher le nom de la marque ou le logo pourrait entraîner la responsabilité du fabricant de la marque pour les produits sous licence. Par conséquent, cette clause est considérée comme indispensable.

Résumé

Cette fois, nous avons expliqué les points importants que la marque doit connaître dans le contrat de licence de marque dans la licence de marque, qui est différente du contrat de licence de marque général.

Dans le contrat réel, en plus de ce qui précède, des clauses telles que “redevances pour l’utilisation de la marque”, “résiliation”, “obligation de confidentialité”, “mesures après la fin du contrat”, “dommages-intérêts”, “loi applicable”, “tribunal compétent” sont nécessaires.

Comme la licence de marque de la marque nécessite également une connaissance des affaires de la marque, il est recommandé de consulter un avocat ayant une connaissance et une expérience spécialisées au lieu de juger par vous-même.

Si vous souhaitez connaître le contrat de licence dans son ensemble, y compris non seulement les droits de marque mais aussi les droits d’auteur et les droits de brevet, veuillez consulter l’article ci-dessous en plus de cet article.

https://monolith-law.jp/corporate/license-contract-point[ja]

Présentation des mesures prises par notre cabinet

Le cabinet d’avocats Monolis est un cabinet d’avocats spécialisé dans l’IT, et plus particulièrement dans l’Internet et le droit. Ces dernières années, les droits de propriété intellectuelle liés au droit d’auteur ont attiré beaucoup d’attention, et le besoin de vérifications légales est de plus en plus important. Notre cabinet propose des solutions en matière de propriété intellectuelle. Les détails sont décrits dans l’article ci-dessous.

https://monolith.law/practices/corporate[ja]