상표권 침해란 무엇인가? 위법성 판단의 틀을 설명하다

회사제품이나 상품에 대해 상표권을 획득하면, 소위 ‘표절’을 방지할 수 있습니다.

그러나, 상표권이란 예를 들어 ‘디즈니라고 말하는 것을 금지하는 권리’가 아닙니다. 상표권에 의해 금지되는 것은 오직 ‘상표적 사용’에 한정됩니다. 디즈니의 예를 들면, 제3자가 ‘디즈니 아일랜드’라는 시설을 만들 경우, 실제로는 디즈니와 관련이 없는 것이라도, 디즈니 공식시설인 것처럼 보이게 됩니다. 상표권이란, 이러한 방식의 사용(이하 ‘상표적 사용’)을 금지하는 권리입니다.

인터넷상에서, 예를 들어 EC 사이트나 기업 사이트에서의 ‘상표’의 사용을 상표권자는 어디까지 금지할 수 있을까요? 과거의 사례를 참고하여 설명해 보겠습니다.

상표권에 의해 금지되는 상표적 사용이란

지정상품 등의 한정은 있지만, 상표권자에게는 등록상표의 독점적인 사용이 인정됩니다. 또한, 제 3자가 허가없이 동일하거나 유사한 상표를 지정상품 등에 사용하면, 원칙적으로 상표권 침해가 성립됩니다.

그러나, 헤이세이 26년(2014년)의 상표법 개정에서, 아래와 같이 제26조 제1항 제6호가 설정되어, ‘상표적 사용’에 해당하지 않는 사례에서는 상표권 침해가 되지 않는 것이 명시화되었습니다.

제26조 상표권의 효력은, 다음에 게시하는 상표(다른 상표의 일부가 되는 것을 포함한다.)에는, 미치지 않는다.
⑥ 전 각호에 게시하는 것 외에, 수요자가 누구인지의 업무에 관련된 상품 또는 서비스인 것을 인식할 수 있는 방식으로 사용되지 않는 상표

(상표법 제26조 제1항 제6호)

이 ‘상표적 사용’이란 대체로 무엇을 가리키는 것일까요.

앞서 언급한 바와 같이, 자신의 상품·서비스 등을 다른 상품·서비스 등과의 구별을 가능하게 하고 (자타 상품 식별기능), 상품 등의 출처를 나타내는(출처표시기능) 것이 상표입니다.

또한, 이러한 자타상품 식별기능, 출처표시기능을 가진 형태로 사용하는 것이 ‘상표적 사용’으로 간주됩니다.

예를 들어, 상품에 부착된 ‘ABC’라는 문자열을 일반 소비자가 볼 때, 그것이 어느 기업의 상품인지 인식가능하다면, 자타상품 식별기능, 출처표시기능을 가진다고 할 수 있으며, 상품에 ‘ABC’ 문자열을 부착하는 행위는 상표적사용에 해당하게 됩니다.

반대로, 자타상품 식별기능, 출처표시 기능을 이루지 못하는 사용방식의 사례에서는 ‘상표적 사용’으로 인정되지 않으며, 등록상표의 효력이 미치지 않을 수 있다는 것입니다.

상표권 침해 소송 사례

책이나 기사의 제목이 상표권 침해가 될 수 있는가? (아침 바나나 사건)

표준문자인 ‘아침 바나나’에 대해 ‘잡지, 책, 무크’ 등을 지정 상품으로 하는 상표권을 가진 원고가, ‘아침 바나나 다이어트 성공의 비결 40’이라는 제목으로 책을 판매한 피고에 대해 상표권 침해 소송을 제기한 사례입니다. 법원은 다음과 같이, 피고가 표시한 ‘아침 바나나’라는 문자열은 결국 제목으로 표시되어 있으며, 상품의 식별이나 출처를 표시하고 있지 않다고 판단하고, 상표권 침해를 부인했습니다.

피고의 책 표지나 표지 등에서 피고의 표장이 표시된 것은, 단지 책의 내용을 나타내는 제목의 일부로 표시된 것에 불과하며, 자기와 타인의 상품을 구별하는 기능이나 출처를 표시하는 기능을 가진 방식으로 사용되고 있다고 인정할 수 없으므로, 본 건 상표권을 침해하는 것이라고 할 수 없다.

(도쿄지방법원 헤이세이 21년(2009년) 11월 12일 판결)

이처럼 책 제목의 경우, 자신의 등록상표와 동일한 문자열을 포함하고 있더라도, 이것이 책의 내용을 나타내는 것이며, 그 책의 상품으로서의 출처를 나타내는 것이 아닌 경우 ‘이러한 행위는 상표로서의 사용이 아니다’로 판단되는 경우가 있습니다.

그러나, 잡지나 신문과 같은 정기 간행물, 혹은 동일한 제목으로 반복적으로 제작 및 판매되는 시리즈물 등에 해당하는 사례라면, 상표권의 침해에 해당할 수 있는 경우도 있습니다.

유명 상품에 무임승차하는 상품이 상표권 침해가 될 수 있는가? (베레타 사건)

이탈리아의 유명 총기 제조사 ‘베레타’가 모델건 제조사인 ‘웨스턴 암즈’와 라이센스 계약을 이어가는 중, ‘베레타’의 모형을 제조·판매하는 다른 모델건 제조사인 피고에 대해, 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호(주지 표시 오인 혼동 행위) 위반에 해당한다고 주장하여, 판매금지 및 손해배상을 청구한 사례입니다.

본 사건에서는, 앞서 인정한 사실 관계에 따르면, 피고의 각 상품은, 우리나라에서는 시장에서 유통되지 않고, 소지하는 것도 일반적으로 금지되어 있는 실제 총기인 M92F를 대상으로, 그 외관을 충실히 재현한 모델건이며, 실제 총기가 갖는 본질적 기능인 살상 능력을 가진 것이 아니라, 실제 총기와는 별개의 시장에서, 결국 실제 총기와 구별된 모조품으로 거래되고 있는 것으로, 그 거래자·수요자는, 원고의 실제 총기의 형태 및 그에 부착된 표시와 동일한 형태·표시를 가진 수많은 모델건 중에서, 그 본체나 패키지 등에 부착된 해당 모델건의 제조자를 나타내는 표시 등에 의해 각 상품을 구별하고, 그 모델건의 성능이나 품질에 대해 평가한 후, 이를 선택하고 구입하고 있다고 인정된다. 따라서, 원고의 실제 총기에서 원고의 상품 형태가 원고의 베레타 상품임을 나타내는 표시로 사용되고 있고, 또한, 피고의 각 상품이 원고의 상품 형태와 동일한 상품 형태를 가지고 있다고 해도, 피고의 상품 형태는, 출처 표시 기능, 자기와 타인의 상품 구별 기능을 가진 방식으로 사용되고 있는 것이 아니라고 해야 한다.

(도쿄지방법원 헤이세이 12년(2000년) 6월 29일 판결)

법원은 제조·판매되고 있는 모델건이 실제상품의 형태를 충실히 재현하였더라도, 모형으로서 상품의 형태는 출처표시기능, 자기와 타인의 상품을 구별하는 기능을 가진방식으로 사용된다고 할 수 없다고 판단했습니다.

이 사례에서는, 베레타사가 모델건을 제조·판매하지 않았고, 동사의 실제총기와 타사의 모델건은 살상 능력이라는 본질적 기능에서 명확한 차이가 있어, 일반 수요자가 상품의 동일성에 대해 오해할 여지가 없다고 판단되었습니다. 따라서, 가령, 베레타사 자체가 모델건의 제조·판매를 하고, 그 디자인·상표 등을 웨스턴 암즈사에 사용허가를 해준 경우라면, 웨스턴 암즈사의 제품에도 상품구별 기능이 인정되고, 타인의 모조품이 상표권을 침해하는 것으로 판단되었을 가능성이 있습니다.

캐치프레이즈가 상표권 침해가 될 수 있는가? (올웨이즈 코카콜라 사건)

코카콜라가 판매촉진을 위해 ‘올웨이즈 코카콜라’라는 캐치프레이즈를 캔에 표시하여 음료를 판매한 행위에 대해, 콜라 등의 청량음료를 포함하는 구 29종류에서 ‘올웨이즈’를 상표등록하고 있던 원고가, 상표권 침해에 해당한다고 주장하며 ‘Always’의 사용금지와 손해배상을 청구한 사례입니다.

‘항상, 언제나’를 의미하는 ‘Always’라는 단어는 수요자로 하여금 항상 코카콜라를 마시고 싶다는 생각을 들게하여, 상품의 구매력을 높이는 효과를 가진 내용으로 이해할 수 있는 표현이며, 판매촉진을 위한 캐치프레이즈의 일부로 인식되므로, 상품을 특정하는 기능이나 출처를 표시하는 기능을 수행하는 방식으로 사용되고 있다고 할 수 없으므로, 상표로서 사용되고 있다고는 할 수 없다. 따라서, 상표권 침해에는 해당하지 않는다.

(도쿄지방법원 헤이세이 10년(1998년) 7월 22일 판결)

법원은 캔 용기의 ‘Coca-Cola’ 로고의 왼쪽 상단에 작게 표시된 ‘Always’ 문자열을 결국 판매 촉진을 위한 캠페인 캐치프레이즈의 일부로 인식하고, 상품의 출처표시 기능을 수행하는 방식으로 사용되고 있다고는 할 수 없으며, 상표의 사용에 해당하지 않는다고 판단했습니다.

참고로, 캐치프레이즈 자체도 상표등록이 가능하다고 판단되고 있습니다.

과거에는 캐치프레이즈 등 광고에 사용되는 문구는 해당 상품·서비스에 한정되지 않고, 일반적인 상품·서비스에도 범용적으로 사용되는 경우가 많아, 그 선전문구에 의한 상품 및 서비스의 수요자의 구분이 어려워, 상표등록이 거부되는 경우가 대부분이었습니다.

그러나, 헤이세이 28년(2016년)의 심사 기준 개정에 따라, ‘출원 상표가, 그 상품 또는 서비스의 광고·홍보 또는 기업 철학·경영 방침 등으로만이 아니라, 창조어 등으로도 인식할 수 있는 경우에는, 본호에 해당하지 않는다고 판단한다’라는 상표 심사 기준이 명시되었습니다.

따라서, ‘상품·서비스의 광고·홍보’나 ‘기업 철학·경영 방침’을 일반적으로 표시한 것으로 인식되는 것이 아니라, 창조어를 사용하거나, 자사브랜드 이름을 넣는 등, 상품이나 서비스를 구별하는 표시가 될 수 있는 요소가 있다면, 캐치프레이즈라도 상표등록을 할 수 있습니다.

이러한 내용을 감안하면, 등록상표를 사용하는 것이 캐치프레이즈인 것을 근거로 바로 구별력이 부인되고, 상표권 침해가 아니라고 단정적으로 말할 수는 없습니다. 등록상표의 사용방식이 자기와 타인의 상품 구별 기능, 출처 표시 기능을 수행하는 것이라면, 캐치프레이즈의 사용이라도, 상표적 사용에 해당하는 사례도 있다고 생각됩니다.

이러한 법리는, 인터넷 상에서의 상표의 사용, 예를 들어 리스팅 광고 내에서의 상표의 사용 등에서도 동일합니다.

요약

특히, 다양한 상품이나 서비스 정보가 넘쳐나는 인터넷 시장에서는, 자사의 등록 상표와 비슷한 상표를 사용한 상품이 판매되고 있는 것을 발견하거나, 판매하고 있는 상품에 대해 타사로부터 상표권 침해의 통지서가 발송되어 온 경우도 드물지 않습니다. 이런 경우에는, 즉시 삭제 등의 대책을 취해야 한다고 급하게 생각하게 될 수 있습니다.

그러나, 지금까지 설명한 것처럼, 등록 상표를 사용하고 있다고 해서, 반드시 모든 것이 상표권 침해가 되는 것은 아닙니다. 그 사용 방법이 상표적 사용에 해당하는지 아닌지, 상표권 침해가 되는지 되지 않는지, 구체적인 판단에 대해서는, 개별 사정에 기반한 다각적인 관점에서의 판단이 필요하기 때문에, 지적 재산권 전문가에게 상담하는 것을 권장합니다.