MONOLITH LAW OFFICE+81-3-6262-3248Weekdagen 10:00-18:00 JST [English Only]

MONOLITH LAW MAGAZINE

Internet

Hoe ver gaat de toelaatbaarheid van gelijkenis in handelsmerken? Uitleg over de criteria voor gelijkenis en wanneer er sprake is van inbreuk op het handelsmerkrecht

Internet

Hoe ver gaat de toelaatbaarheid van gelijkenis in handelsmerken? Uitleg over de criteria voor gelijkenis en wanneer er sprake is van inbreuk op het handelsmerkrecht

Wat moet u doen als u merkt dat er producten met een ‘logo’ of ‘naam’ die sterk lijken op die van uw eigen producten worden verkocht? En hoe moet u handelen als u bij de ontwikkeling van een nieuw product een gelijknamig product van een ander bedrijf ontdekt? Dit zijn niet slechts kwesties van concurrentie tussen bedrijven, maar kunnen juridisch gezien ernstige problemen opleveren in de vorm van ‘inbreuk op het merkenrecht’ onder Japans recht.

In dit artikel zullen we, met behulp van rechtspraak en concrete voorbeelden, uitleggen waarom ‘gelijkenis’ niet alleen belangrijk is bij de registratie van een merkrecht, maar ook bij het uitoefenen van dat recht.

Wat is een handelsmerkrecht?

Handelsmerkrecht is het recht dat de ‘identificatietekens’ beschermt die worden gebruikt om producten of diensten te onderscheiden van die van andere bedrijven. Deze identificatietekens kunnen bestaan uit letters, figuren, symbolen, kleuren, geluiden en zelfs driedimensionale vormen. Door het bezit van een handelsmerkrecht heeft men de juridische macht om te voorkomen dat anderen zonder toestemming hetzelfde of een soortgelijk handelsmerk gebruiken.

Handelsmerkrecht heeft de volgende kenmerken:

Het is een exclusief recht

De houder van het handelsmerkrecht heeft het recht om het geregistreerde handelsmerk exclusief te gebruiken. Tegelijkertijd heeft de houder het recht om ongeautoriseerd gebruik door anderen uit te sluiten, waardoor wordt voorkomen dat concurrerende bedrijven vergelijkbare handelsmerken gebruiken die verwarring in de markt kunnen veroorzaken.

Het beschermt de merkwaarde

Handelsmerken symboliseren het merkimago van een bedrijf of product. Door het bezit van een handelsmerkrecht kan men het risico verminderen dat de merkwaarde wordt aangetast door imitatie of onrechtmatig gebruik.

Bijvoorbeeld, wanneer het logo of merk van een bekend merk als handelsmerk wordt beschermd, kunnen consumenten gemakkelijker onderscheid maken tussen authentieke producten en vervalsingen.

De betekenis van handelsmerkrecht

Handelsmerkrecht beschermt niet alleen de belangen van bedrijven, maar dient ook als basis voor consumenten om geïnformeerde aankoopbeslissingen te nemen. Het feit dat consumenten met vertrouwen de kwaliteit en herkomst van een product kunnen beoordelen aan de hand van het handelsmerk, is te danken aan dit recht.

Bovendien kan handelsmerkrecht niet alleen nationaal, maar ook internationaal worden verkregen, wat de zakelijke activiteiten op de wereldmarkt beschermt. In recente jaren, waarin handelsmerkinbreuk over grenzen heen een punt van zorg is geworden, wordt een adequate bescherming van handelsmerkrechten steeds belangrijker.

Handelsmerkrecht ontstaat pas na registratie bij het Patentenbureau. Om handelsmerkrechten in het buitenland te claimen, is het noodzakelijk om ook in het land waar men de inbreuk claimt, een handelsmerkregistratie te voltooien. Niet-geregistreerde handelsmerken ontvangen geen wettelijke bescherming, dus voor bedrijven met een merkstrategie is handelsmerkregistratie essentieel.

Gerelateerd artikel: Wat zijn de risico’s van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten zoals patenten, handelsmerken en auteursrechten, en hoe kan men zich ertegen beschermen?[ja]

Wat houdt gelijkenis van handelsmerken in?

Wat houdt gelijkenis van handelsmerken in?

De gelijkenis van handelsmerken betreft de vraag of merken ‘op elkaar lijken’.

Een precedent waarin het Japanse Hooggerechtshof een oordeel heeft gegeven over de gelijkenis van handelsmerken is de Iceberg-merkzaak (Hooggerechtshof Showa 39 (1964), zaaknummer 110, 27 februari Showa 43 (1968), Minshu Volume 22, Nummer 2, pagina 399).

Over de gelijkenis van handelsmerken is het volgende vastgesteld:

De beoordeling van de gelijkenis van handelsmerken moet alomvattend zijn, rekening houdend met de indruk, het geheugen en de associaties die het merk oproept bij handelaren door het uiterlijk, het concept en de benaming ervan, en moet gebaseerd zijn op de werkelijke handelsomstandigheden van het product.

Met andere woorden, de gelijkenis van handelsmerken moet niet worden beoordeeld op basis van afzonderlijke elementen, maar moet alomvattend worden geëvalueerd, rekening houdend met de specifieke handelscontext en het perspectief van de consument.

Laten we vervolgens de specifieke beoordelingscriteria toelichten.

De Basisfactoren voor het Beoordelen van Gelijkenis van Handelsmerken Onder Japans Recht

De beoordeling van de gelijkenis van handelsmerken in Japan is gebaseerd op de vraag of “het merk waarschijnlijk verwarring of misverstanden over de herkomst van goederen of diensten kan veroorzaken”. Bij deze beoordeling zijn de volgende drie elementen van cruciaal belang:

Gelijkenis in Uiterlijk Onder Japans Merkenrecht

Gelijkenis in uiterlijk verwijst naar situaties waarin de vormgeving van een merk visueel verwarrend lijkt. De beoordeling van gelijkenis is in principe gebaseerd op de algehele vorm van het merk.

Echter, er zijn momenten waarop de beoordeling wordt gemaakt door de essentiële en belangrijke delen van de vorm van het merk te isoleren en te vergelijken.

Merken die als gelijkend in uiterlijk worden beschouwd, zijn vaak samengesteld uit grafische elementen, maar soms worden ook woordmerken als visueel gelijkend beoordeeld.

Concreet wordt er gekeken naar hoeveel de uiterlijke verschijning van de merken op elkaar lijkt. Hierbij worden aspecten zoals het ontwerp van het logo, de vorm van de letters en de combinatie van kleuren vergeleken.

Gelijkenis in Benaming onder Japans Merkenrecht

Gelijkenis in benaming verwijst naar de situatie waarin de uitspraak van de karakters, figuren of symbolen die een handelsmerk vormen, auditief verwarrend is. Bij het beoordelen van de gelijkenis in benaming wordt over het algemeen gekeken naar de uitspraak van de gehele samenstelling van het handelsmerk, maar soms wordt de beoordeling gebaseerd op de uitspraak van een belangrijk onderdeel van het handelsmerk.

In veel gevallen wordt gelijkenis in benaming vastgesteld bij tekstuele handelsmerken, maar het kan ook voorkomen dat de manier waarop een figuurlijk handelsmerk wordt uitgesproken als gelijkend wordt beoordeeld.

De kern van de kwestie is hoezeer de uitspraken op elkaar lijken wanneer het handelsmerk wordt uitgesproken.

Begripsverwantschap onder Japans Merkenrecht

Begripsverwantschap verwijst naar de situatie waarin de betekenis of inhoud die voortvloeit uit de tekens, figuren of symbolen van een handelsmerk verwarrend is. In principe wordt er van uitgegaan dat er sprake is van begripsverwantschap wanneer de betekenisinhoud identiek is.

Het cruciale punt hier is in hoeverre de betekenis of het imago dat een handelsmerk oproept, gemeenschappelijk is. Zelfs als verschillende talen worden gebruikt, zoals ‘blauwe lucht’ en ‘Blue Sky’, kan er sprake zijn van begripsverwantschap omdat ze hetzelfde concept uitdrukken.

Gerelateerd artikel: 【Reiwa 6 (2024) April Implementatie】Belangrijke punten van de wijzigingen in de Japanse Handelsmerkenwet en het Ontwerpenrecht? Belangrijke veranderingen die u moet weten[ja]

Specifieke punten bij het beoordelen van gelijkenis

De beoordeling van gelijkenis is gebaseerd op de perceptie van de consument, oftewel de koper van het product of de gebruiker van de dienst, om te bepalen of iets “gelijkend” is. Naast de bovengenoemde drie elementen, moeten de volgende zaken in overweging worden genomen.

Categorie van het product

Wanneer de producten of diensten waarvoor een merk wordt gebruikt identiek of vergelijkbaar zijn, wordt gelijkenis gemakkelijker vastgesteld. Bijvoorbeeld, als vergelijkbare merken worden gebruikt binnen dezelfde voedselcategorie, is er een hogere kans op verwarring bij de consument, waardoor inbreuk vaker wordt vastgesteld.

De realiteit van de transacties

De context waarin het merk wordt gebruikt en de werkelijke aard van de transacties worden in aanmerking genomen. De beslissing van de consument om een aankoop te doen kan bijvoorbeeld sterk afhangen van de productnaam of de naam van het product, wat betekent dat de criteria voor het beoordelen van gelijkenis kunnen variëren afhankelijk van de aard van de transactie.

Beoordelingscriteria van het Japanse Octrooibureau

Beoordelingscriteria van het Japanse Octrooibureau

Het Japanse Octrooibureau hanteert op basis van Artikel 4, Lid 1, Nummer 11 van de Japanse Merkenwet de volgende criteria voor de gelijkenis van handelsmerken:

  • Als een van de aspecten – uiterlijk, benaming of concept – overeenkomt, kan het merk als een soortgelijk handelsmerk worden beschouwd.
  • Echter, als een van de drie elementen aanzienlijk verschilt, of als op basis van de feitelijke handelspraktijken wordt bepaald dat er geen gevaar is voor verwarring, kan het merk als niet-soortgelijk worden beschouwd.

Daarnaast neemt het Octrooibureau ook de gelijkenis met niet-geregistreerde handelsmerken in overweging, op basis van Artikel 4, Lid 1, Nummer 10 van de Japanse Merkenwet.

“Als een merk lijkt op een niet-geregistreerd handelsmerk dat breed erkend is onder consumenten, kan het als soortgelijk worden beschouwd, zelfs als het uiterlijk en de benaming verschillen, zolang er een verband is in het concept.”

In de praktijk van de beoordeling wordt een merk vaak als soortgelijk beschouwd als de benaming overeenkomt, maar als er aanzienlijke verschillen zijn in uiterlijk en concept, kan het ook als niet-soortgelijk worden beschouwd.

Referentie: Japanse Octrooibureau ‘Beoordelingscriteria voor Handelsmerken'[ja]

Rechtszaken in Japan waarin overeenkomsten tussen handelsmerken zijn erkend

Tot nu toe hebben we de factoren besproken die worden gebruikt om de gelijkenis tussen handelsmerken te beoordelen. Maar wanneer wordt deze gelijkenis daadwerkelijk erkend? Hier introduceren we enkele rechtszaken in Japan waarin de gelijkenis tussen handelsmerken is erkend.

Voorbeeld 1: Een zaak waarin productnamen als gelijkend werden beschouwd

In de zaak van het handelsmerk ‘Koushu Drink’ (Intellectueel Eigendoms Hooggerechtshof, 14 april 2009 (Heisei 21 jaar) (Heisei 20 (Gyo Ke) No. 10150)), was het geschilpunt of het handelsmerk van de eiser ‘Koushu’ en het door de gedaagde gebruikte ‘Koushu’ in roepnaam of concept gelijkend waren. Hoewel beide handelsmerken verschillende kanji-tekens hadden, waren hun uitspraken zeer gelijkend en werden ze beide verkocht als gezondheidsdranken.

Het Intellectueel Eigendoms Hooggerechtshof oordeelde dat er een hoge kans was dat consumenten de uitspraak of betekenis van de handelsmerken zouden verwarren bij de aankoop van de producten. Specifiek werden ‘Koushu’ en ‘Koushu’ beide uitgesproken als ‘kouju’, en beide wekten de notie van ‘gezondheid’ en ‘lang leven’, waardoor de gelijkenis in roepnaam en concept werd erkend.

Voorbeeld 2: Een zaak waarin merknamen als gelijkend werden beschouwd

Voorbeeld 2: Een zaak waarin merknamen als gelijkend werden beschouwd

In de Laurel-zaak (Tokyo High Court, 4 september 1974 (Showa 49 jaar) (Showa 48 (Gyo Ke) No. 51)), was de vraag of het door de eiser gebruikte handelsmerk ‘Laurel’ en het door de gedaagde gebruikte ‘Lorrel’ verwarring zouden veroorzaken onder consumenten. In deze zaak was vooral de gelijkenis in concept een geschilpunt.

Het Tokyo High Court wees erop dat ‘Laurel’ en ‘Lorrel’ beide de ‘laurierboom’ opriepen. Ook werd geoordeeld dat er gelijkenis was in uiterlijk en roepnaam, wat uiteindelijk leidde tot de erkenning van de gelijkenis tussen de handelsmerken.

Voorbeeld 3: Een zaak waarin de vorm van productlogo’s als gelijkend werd beschouwd

In de zaak van het handelsmerk voor autopolijstmiddelen ‘Surfacer’ (Tokyo High Court, 7 maart 2000 (Heisei 12 jaar) (Heisei 10 (Gyo Ke) No. 210)), was het geschilpunt of het door de eiser geregistreerde handelsmerk voor de verpakking van autopolijstmiddelen en het visueel gelijkende handelsmerk dat door de gedaagde werd gebruikt, gelijkend waren. In deze zaak was de visuele selectie van het product door de consument een belangrijk beoordelingselement.

Het gerechtshof stelde vast dat de uiterlijke verschijning van de handelsmerken zeer gelijkend was en dat vooral de visuele elementen een grote invloed hadden op de keuze van de consument, wat een hoge kans op verwarring over de herkomst van het product met zich meebracht. Daarom werd de gelijkenis in uiterlijk erkend.

Voorbeeld 4: Een zaak waarin werd geoordeeld dat er conceptuele gelijkenis was, ondanks de omwisseling van letters

In de ‘Fugu no Ko’ zaak (12 juni 1986 beslissing van het Patentbureau om de beslissing te annuleren (Showa 61 jaar) (Showa 60 (Gyo Ke) No. 7)), was het geschilpunt of de handelsmerken ‘Fugu no Ko’ en ‘Ko Fugu’ gelijkend waren in concept of roepnaam. In deze zaak waren de erkenning als regionaal product en het imago dat in het handelsmerk werd gelegd geschilpunten.

Het gerechtshof oordeelde dat, hoewel de uiterlijke verschijning van de letterreeksen enigszins verschilde, beide handelsmerken gemeenschappelijke concepten hadden omdat ze beide producten gerelateerd aan ‘fugu’ (kogelvis) opriepen, en dat de klank van de roepnamen ook zeer gelijkend was. Daarom werd de gelijkenis in concept en roepnaam erkend.

Concrete Voorbeelden Wanneer Merken Als Gelijkaardig Worden Beschouwd Onder Japans Recht

Tot nu toe hebben we de criteria en elementen geïntroduceerd die worden gebruikt om te bepalen of merken als gelijkaardig worden beschouwd, gebaseerd op jurisprudentie. Vervolgens zullen we specifieke gevallen presenteren waarin de kans groot is dat merken als gelijkaardig worden beoordeeld.

In het geval van afkortingen

  • Voorbeeld: Tussen ‘モノリス’ en ‘Mリス’.
  • Oordeel: Vanwege de gelijkenis in roepnaam en concept is er een hoge kans dat conceptuele gelijkenis wordt erkend.

Verschil tussen Katakana en het Latijnse alfabet

  • Voorbeeld: Als het merk ‘モノリス’ in Katakana is geregistreerd en de tegenpartij gebruikt ‘Monolith’.
  • Oordeel: Gelijkenis in roepnaam en concept wordt vaak erkend.

Verschil tussen tekst en logo

  • Voorbeeld: Als het merk ‘モノリス’ in tekstvorm is geregistreerd en de tegenpartij gebruikt een logo met het ontwerp ‘モノリス’.
  • Oordeel: Er is een mogelijkheid dat visuele gelijkenis wordt vastgesteld.

Slechts één teken verschilt

  • Voorbeeld: Als het merk ‘モノリス’ is geregistreerd en de tegenpartij gebruikt ‘ホノリス’ of ‘モノリズ’.
  • Oordeel: Zelfs als de uitspraak niet volledig hetzelfde is, als er slechts één klank verschilt, vooral als het de laatste klank betreft of een klank die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien in een langere uitspraak, dan is er een kans dat roepnaamgelijkenis wordt aangenomen.

Als er betekenisloze woorden zijn inbegrepen

  • Voorbeeld: Als het merk ‘モノリス’ is geregistreerd en de tegenpartij gebruikt ‘モノリスA’ of ‘モノリス juridische artikelen’.
  • Oordeel: Zelfs als het totale merk verschilt, als het ‘verschillende deel’ geen onderscheidingsvermogen (kenmerk) heeft, wordt dat deel genegeerd bij de beoordeling van gelijkenis. Of er onderscheidingsvermogen is, wordt bepaald door de relatie tussen het merk en de producten/diensten waarvoor het wordt gebruikt (aangewezen producten/diensten). Daarom wordt in de bovenstaande voorbeelden ‘juridische artikelen’ of ‘A’ niet als onderscheidend beschouwd, waardoor de vergelijking in wezen tussen ‘モノリス’ en ‘モノリス’ is, en de kans is groot dat gelijkenis wordt erkend.

Hoewel de bovenstaande voorbeelden slechts enkele zijn, verschilt het algemene gevoel van gelijkenis van merkrechten van de juridische beoordeling van gelijkenis, dus het is belangrijk om voorzichtig te zijn. Een te gemakkelijke aanname dat ‘dit verschil voldoende is om geen gelijkenis te hebben’ kan leiden tot inbreuk op merkrechten.

Gerelateerd artikel: Leer over de criteria en straffen voor ‘inbreuk op merkrechten’ aan de hand van voorbeelden (gevangenisstraf & boetes)[ja]

Maatregelen die bedrijven moeten nemen om geschillen te voorkomen

Maatregelen die bedrijven moeten nemen om geschillen te voorkomen

Wanneer er een vermoeden van merkinbreuk ontstaat of er juridische onzekerheden zijn met betrekking tot een merk, wordt van een bedrijf verwacht dat het snel de volgende stappen onderneemt:

  1. Consultatie van een expert: Raadpleeg een advocaat die gespecialiseerd is in intellectueel eigendom.
  2. Bewijs verzamelen: Documenteer het gebruik van het merk waarvan vermoed wordt dat het inbreuk maakt.
  3. Vooraf registreren en monitoren: Registreer het merk vroegtijdig en houd de markt continu in de gaten om problemen snel te kunnen identificeren.

Bovendien is het belangrijk om, in het geval van vermoedelijke gelijkenis met concurrenten, vroegtijdig onderhandelingen te starten en inspanningen te leveren om langdurige rechtszaken te vermijden.

Samenvatting: Raadpleeg een advocaat bij inbreuk op handelsmerkrechten

De criteria voor het beoordelen van handelsmerkinbreuk in Japan zijn gebaseerd op drie elementen: het uiterlijk, de benaming en het concept van het merk, en zijn afhankelijk van de werkelijke handel van het product en de indruk die het op consumenten maakt. Het is belangrijk voor bedrijven om rekening te houden met jurisprudentie en de normen van het Japanse Octrooibureau, en om passende maatregelen te nemen. Gebruik dit artikel als referentie om uw handelsmerkregistratie en maatregelen tegen het risico van inbreuk op handelsmerkrechten te overwegen.

Hoewel handelsmerkrechten een krachtig wapen kunnen zijn voor een bedrijf, kunnen ze een groot risico vormen wanneer er sprake is van inbreuk. Als uw bedrijf inbreuk heeft gepleegd of er een kans bestaat dat een ander bedrijf inbreuk maakt, raadpleeg dan zo snel mogelijk een ervaren advocaat.

Maatregelen van Ons Kantoor

Monolith Advocatenkantoor is een juridische firma met een hoge mate van specialisatie in IT, en in het bijzonder internetrecht. In de recente jaren is er een toenemende aandacht voor intellectuele eigendomsrechten zoals designrechten en handelsmerken. Ons kantoor biedt oplossingen met betrekking tot intellectueel eigendom. De details worden beschreven in de onderstaande artikelen.

Expertisegebieden van Monolith Advocatenkantoor: IT- en intellectueel eigendomsrecht voor diverse ondernemingen[ja]

Managing Attorney: Toki Kawase

The Editor in Chief: Managing Attorney: Toki Kawase

An expert in IT-related legal affairs in Japan who established MONOLITH LAW OFFICE and serves as its managing attorney. Formerly an IT engineer, he has been involved in the management of IT companies. Served as legal counsel to more than 100 companies, ranging from top-tier organizations to seed-stage Startups.

Terug naar boven