Hvad er de vigtige punkter at kende til indgåelse af en fælles forsknings- og udviklingsaftale?

En af metoderne til at supplere teknologi, knowhow og personale, der mangler i ens egen virksomhed, og til at udvikle produkter og teknologi hurtigt og omkostningseffektivt, er fælles forskning og udvikling.

Der er meget at vinde ved fælles forskning og udvikling fra andre virksomheder, men samtidig er det også muligt, at virksomhedens information og teknologi kan lække til partnerfirmaet.

Desuden, når resultaterne af fælles udvikling opnås, er det ikke overraskende, at hver virksomhed prioriterer deres egen fortjeneste og gerne vil have monopol, hvis det er muligt. I praksis er det nødvendigt at finde et kompromis et sted.

For at undgå unødvendige problemer ved at diskutere og fastlægge regler for disse problemer i fælles forskning og udvikling på forhånd, indgås en “fælles forskning og udviklingsaftale”.

Derfor vil vi i denne omgang organisere og forklare fordele og ulemper ved fælles forskning og udviklingsaftaler, samt punkter at være opmærksom på for at undgå forventede problemer.

Hvad er fælles forskning og udvikling?

Fælles forskning og udvikling er en form for virksomhedssamarbejde, hvor flere virksomheder med fælles interesser samarbejder om effektiv udvikling af produkter og teknologier.

I områder eller produkter, hvor teknologisk innovation sker hurtigt, eller hvor produktcyklusserne bliver kortere, er der en risiko for at tabe konkurrencen til andre virksomheder, hvis man bruger for meget tid på udvikling.

Selvom man investerer mange penge og fremmer forskning og udvikling, og endda fuldfører nye produkter, hvis konkurrerende virksomheder allerede har fuldført lignende produkter og introduceret dem på markedet, vil værdien af de udviklede produkter blive betydeligt reduceret.

Der er metoder til at udføre produkt- og teknologiudvikling på kort tid, såsom M&A og forretningsalliancer, der kræver beslutninger på ledelsesniveau, men fælles forskning og udvikling har mindre indflydelse på ledelsen, og afhængigt af indholdet kan det endda godkendes af afdelingsledere, så mange virksomheder vælger det.

Fordele ved fælles forsknings- og udviklingsaftaler

Rollefordeling og omkostningsfordeling bliver klare

Når man udfører udviklingsarbejde i samarbejde med en tredjepart, er der mange forskellige mønstre for omkostningsfordeling og rollefordeling i forbindelse med udviklingen. Der er ingen fast form, det kan være, at man kun bærer omkostningerne, og udviklingsarbejdet udføres af partnerfirmaet, eller at firmaet, der er ansvarlig, skifter afhængigt af udviklingsfasen, og de nødvendige omkostninger til udvikling bæres af det pågældende ansvarlige firma.

Derfor er en af de vigtige roller i en fælles forsknings- og udviklingsaftale at gøre hver virksomheds rolle, ansvarsområde og omkostningsfordeling klare.

Desuden er det vigtigt at gøre indholdet så realistisk som muligt, da det også er muligt at fastlægge retten til at kræve erstatning for skader, hvis partnerfirmaet forsømmer sine forpligtelser.

Udviklingsomkostningerne kan reduceres, og risikoen kan spredes

En af fordelene ved fælles forskning og udvikling er, at de nødvendige midler til udvikling kan deles mellem de deltagende virksomheder, og at omkostningerne til personale, der er nødvendige for udviklingen, også kan holdes nede.

Desuden kan store udviklingsprojekter, som ikke kan håndteres alene, gennemføres, og hvis resultaterne ikke opnås, kan skaderne på omkostningssiden spredes mellem de deltagende virksomheder.

Teknologi, personale, forskningsudstyr osv. kan suppleres gensidigt

Udover finansiering er der også behov for teknologi, personale og udstyr til prototyping og evaluering, som virksomheden mangler, i forskning og udvikling.

Ulemper ved fælles forsknings- og udviklingsaftaler

Der er risiko for lækage af teknologi og knowhow

I udviklingssamarbejder, hvor alle arbejder mod det samme mål, er det uundgåeligt at dele information, som den anden part har brug for. Der er også en gensidig forpligtelse til at holde hemmeligheder, så vigtig teknologi og knowhow kan også blive afsløret.

Derfor er den største ulempe ved fælles forskning og udvikling, at din virksomheds teknologi og knowhow kan lække ud til og blive lært af den anden virksomhed.

Men omvendt kan det også ses som en fordel, at din virksomhed kan lære den anden virksomheds teknologi og knowhow.

Under alle omstændigheder er det nødvendigt at være meget omhyggelig med omfanget af de oplysninger, der skal afsløres.

Det bliver svært at monopolisere resultaterne

Hvis du udvikler et nyt produkt eller en ny teknologi alene, kan du monopolisere resultaterne og udnytte dem til din fordel over for konkurrerende virksomheder.

Men i tilfælde af fælles forskning og udvikling kan det være svært at monopolisere, da den anden virksomhed også kan få rettigheder baseret på de intellektuelle ejendomsrettigheder, der stammer fra resultaterne. Der er også en risiko for, at den anden virksomhed kan bruge disse intellektuelle ejendomsrettigheder til at drive en virksomhed, der konkurrerer med din egen.

Der kan være begrænsninger på fælles forskning og udvikling med andre virksomheder

Under perioden for fælles forskning og udvikling kan der være klausuler i kontrakten, der forhindrer den anden virksomhed i at udføre lignende fælles forskning og udvikling med rivaliserende virksomheder, såsom “forbud mod konkurrerende udvikling med tredjeparter”.

Men hvis din virksomhed har grundlæggende teknologi, kan der være mange muligheder for at udvikle forskellige anvendte produkter og teknologier. Derfor kan begrænsninger på fælles forskning og udvikling med andre virksomheder potentielt have en stor indvirkning på din virksomheds aktiviteter.

Punkter for at undgå fejl i fælles forsknings- og udviklingsaftaler

Vær omhyggelig med at fastsætte formålet med fælles forsknings- og udviklingsaftaler

Der er en tendens til ikke at lægge for meget vægt på fastsættelsen af formålet med fælles forsknings- og udviklingsaftaler, men det er faktisk meget vigtigt, da det påvirker mange klausuler, kan give den anden part unødvendige brede rettigheder, eller kan begrænse din egen virksomhed mere end nødvendigt.

Forholdet til klausulen om forbud mod konkurrerende udvikling

I den tidligere nævnte klausul om forbud mod konkurrerende udvikling, vil omfanget af forbuddet ændre sig markant afhængigt af det samme eller lignende “formål”.

For eksempel, lad os antage, at formålet med fælles forskning og udvikling er “systemudvikling af kommunikationsterminaler” og “udvikling af talegenkendelsessystemer for kommunikationsterminaler”. I det første tilfælde vil det ikke være muligt at udvikle systemer for kommunikationsterminaler sammen med tredjeparter, mens i det sidste tilfælde vil det være muligt at udvikle systemer frit, så længe de ikke er talegenkendelsessystemer.

Det er nødvendigt at overveje omhyggeligt, da fastsættelsen af formålet ikke må være for specifikt, da det vil fjerne fleksibiliteten, og selv en lille justering vil kræve en ændring af kontrakten, men omvendt, hvis det er for abstrakt, vil forbudsområdet blive unødigt bredt.

Forholdet til intellektuel ejendomsret

Hvis formålet er for bredt, kan det være, at den anden virksomhed vil hævde rettigheder på baggrund af en opfindelse opnået som et resultat af fælles forskning, separat fra fælles forskning og udvikling, hvis ansøgningsdatoen er inden for gyldighedsperioden for fælles forsknings- og udviklingsaftalen.

Omvendt, hvis det er for specifikt, kan der opstå en risiko for, at den anden virksomhed vil ansøge om patent alene, selvom opfindelsen er et resultat af fælles forskning og udvikling, fordi den er uden for formålet.

Forholdet til pligten til at holde hemmeligheder

Generelt kan den anden parts hemmelige information kun bruges inden for formålets område i klausuler, der fastsætter en pligt til at holde hemmeligheder, eller brug uden for formålet er forbudt.

Men hvis formålet er for bredt, vil det ikke være en kontraktbrud, selvom din egen hemmelige information bruges i et andet projekt end det, du faktisk arbejder på, og omvendt, hvis det er for specifikt, kan selv en lille anvendelsesudvikling potentielt være en kontraktbrud.

Det vigtigste punkt er håndteringen af resultater

Det, der tager mest tid i diskussionerne om fælles forsknings- og udviklingsaftaler, er nok “håndteringen af resultater”.

Der er mange punkter, som begge parter ikke kan give afkald på, da ejerskabet og retten til at udøve og licensere intellektuel ejendomsret baseret på resultaterne har direkte indflydelse på din egen virksomhed, men det er vigtigt at blive enige om så meget som muligt, før du starter fælles forskning og udvikling, for at undgå unødvendige problemer.

Ejerskab af intellektuel ejendomsret

Intellektuel ejendomsret baseret på opfindelser, der er lavet i fælles forskning og udvikling, er generelt ejet af virksomheden, som opfinderen er tilknyttet.

Dette er dog under forudsætning af, at der er fastsat regler som “virksomheden overtager intellektuel ejendomsret baseret på opfindelser osv., som medarbejderne har lavet i deres arbejde” i kontrakter med medarbejdere og regler for arbejdsopfindelser.

I dette tilfælde vil intellektuel ejendomsret, der opstår i fælles forskning og udvikling, tilhøre virksomheden, som opfinderen er tilknyttet, men det er også muligt at fastsætte noget andet i kontrakten, som for eksempel:

• Al intellektuel ejendomsret tilhører en enkelt part
• Al intellektuel ejendomsret er fælles
• Intellektuel ejendomsret tilhører en enkelt part afhængigt af typen eller området af opfindelsen
• Ejerskabet af intellektuel ejendomsret bestemmes efter diskussion

Det er nødvendigt at træffe beslutninger om ejerskab af intellektuel ejendomsret baseret på forretningsstrategi, såsom at intellektuel ejendomsret relateret til kernteknologi er enkelt ejerskab, og at anvendt teknologi er tilfælde for tilfælde.

Hvis du vil vide mere om patenter og fordelene ved at opnå patentrettigheder, kan du læse den følgende artikel sammen med denne artikel.

https://monolith.law/corporate/patent-merit-lawyer-invention [ja]

Udøvelse af intellektuel ejendomsret, eksklusive rettigheder osv.

Hvis du gør intellektuel ejendomsret relateret til grundlæggende teknologi til en enkelt ejendom af den anden virksomhed, og intellektuel ejendomsret relateret til anvendte produkter til en enkelt ejendom af din egen virksomhed, skal du have licens til at udøve intellektuel ejendomsret relateret til grundlæggende teknologi fra den anden virksomhed for at kunne fremstille og sælge anvendte produkter.

Da formålet med fælles forskning og udvikling er at opnå fortjeneste ved at bruge resultaterne, skal du sørge for, at du kan udøve intellektuel ejendomsret, der tilhører den anden virksomhed, hvis det er nødvendigt for din egen virksomhed, uanset hvem der ejer resultaterne.

I tilfælde af patenter kan det overvejes at fastsætte en eksklusiv normal udøvelsesret for en bestemt periode for at forhindre, at grundlæggende teknologi licenseres til konkurrerende virksomheder.

Tidspunkt og indhold for offentliggørelse af resultater

For forskere og udviklere er det meget vigtigt at offentliggøre resultaterne af fælles forskning og udvikling i videnskabelige samfund og artikler.

Da der er fastsat en pligt til at holde hemmeligheder i fælles forsknings- og udviklingsaftaler, skal du fastsætte det i kontrakten, hvis du ønsker at offentliggøre resultaterne.

Desuden kan offentliggørelse før patentansøgning føre til tab af patentets nyhed. Derfor er der en fordel ved ikke at lade konkurrerende virksomheder vide om indholdet af din egen udvikling, selv efter patentansøgning, indtil patentansøgningen er offentliggjort, så det er vigtigt at blive enige med den anden part på forhånd om tidspunktet og indholdet af offentliggørelsen, hvis du vil offentliggøre det.

Vær opmærksom på ophævelsesårsager/COC-klausuler

En Change of Control (COC) klausul er en klausul, der gør en “ændring i kontrol over virksomheden” som følge af M&A osv. til en årsag til ophævelse af kontrakten.

Det er ikke usædvanligt, at venturevirksomheder osv. bliver mål for M&A, så den anden part i fælles forskning og udvikling kan tilføje en COC-klausul som en årsag til ophævelse af kontrakten.

Dette skyldes, at der er en risiko for, at vigtig information vil lække til konkurrerende virksomheder ved at fortsætte fælles forskning og udvikling, hvis en konkurrerende virksomhed opkøber en venturevirksomhed osv.

Men for venturevirksomheder og startups, selvom lovende fælles forskning og udvikling øger virksomhedens værdi, hvis der er en COC-klausul i kontrakten, kan det blive vurderet som en risiko, og virksomhedens værdi kan blive beskadiget, så vær meget opmærksom på håndteringen af COC-klausuler.

Opsummering

Vi har i denne omgang gennemgået fordele og ulemper ved fælles forsknings- og udviklingsaftaler, samt vigtige punkter at være opmærksom på for at undgå problemer. Når man indgår en fælles forsknings- og udviklingsaftale med en udenlandsk virksomhed, er det også vigtigt at tage stilling til spørgsmål som gældende lov og aftalt jurisdiktion.

Desuden, hvis man begrænser forskning og udvikling på emner uden for det fælles forsknings- og udviklingstema, eller begrænser brugen af resultaterne, kan det potentielt være i strid med den japanske konkurrencelovgivning (Japanese Antimonopoly Act).

Da der kan være forskellige risici afhængig af situationen, anbefaler vi, at man ikke træffer beslutninger alene, men konsulterer en advokat med omfattende viden og erfaring inden indgåelse af en fælles forsknings- og udviklingsaftale.

Introduktion til vores tjenester

Monolis Advokatfirma er et advokatfirma med høj ekspertise inden for IT, især internettet og jura. Ved samarbejdsforskning og -udvikling mellem virksomheder er det nødvendigt at oprette kontrakter. Vores firma håndterer oprettelse og gennemgang af kontrakter for forskellige sager, fra virksomheder noteret på Tokyo Stock Exchange Prime (Japansk Tokyo Stock Exchange Prime) til opstartsvirksomheder. Hvis du har problemer med kontrakter, henvises til nedenstående artikel.