Quali sono i punti chiave delle modifiche alla 'Legge sui marchi' e alla 'Legge sui disegni e modelli' in vigore da aprile (Reiwa 6) 2023? Una spiegazione dei cambiamenti da conoscere

Nel quinto anno dell’era Reiwa (2023), alcune parti della Legge sui Marchi e della Legge sui Disegni e Modelli giapponesi sono state modificate e sono entrate in vigore nell’aprile del sesto anno dell’era Reiwa (2024). A seguito di questa revisione nell’anno Reiwa 5 (2023), le strategie operative relative ai marchi e ai disegni potrebbero cambiare, quindi è essenziale comprendere lo scopo delle modifiche e i dettagli delle variazioni apportate.

In questo articolo, spiegheremo il contenuto delle norme modificate e i punti da tenere in considerazione nella pratica quotidiana. Vi presenteremo i principali punti di modifica della Legge sui Marchi e della Legge sui Disegni e Modelli giapponesi, quindi vi invitiamo a farne riferimento.

Sintesi delle modifiche alla Legge sui Marchi e alla Legge sul Design in vigore dal 1° aprile del sesto anno dell’era Reiwa (2024)

Le modifiche alla Legge sui Marchi Giapponesi e alla Legge sul Design Giapponese dell’anno 5 dell’era Reiwa (2023) mirano principalmente a modernizzare il sistema legale in risposta alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione degli ultimi anni.

I principali cambiamenti nella Legge sui Marchi Giapponesi sono i seguenti due punti:

• Introduzione del sistema di consenso
• Allentamento dei requisiti per la registrazione di marchi che includono il nome di altre persone

Inoltre, tra i principali punti di riforma della Legge sul Design Giapponese, vi è l’allentamento dei requisiti per le eccezioni alla perdita di novità.

Queste modifiche sono state promulgate il 14 giugno dell’anno 5 dell’era Reiwa (2023) e sono entrate in vigore il 1° aprile dell’anno 6 dell’era Reiwa (2024). Tuttavia, le disposizioni modificate della Legge sul Design Giapponese sono in vigore dal 1° gennaio dell’anno 6 dell’era Reiwa (2024).

Punto di riforma 1: Introduzione del sistema di consenso (Legge sui marchi giapponese)

Il sistema di consenso permette la registrazione di un marchio simile a uno già registrato, qualora il titolare del marchio originale dia il suo accordo. Questo sistema, che era in fase di considerazione da tempo per i marchi giapponesi, è stato introdotto con l’attuale riforma. Vediamo più nel dettaglio le ragioni di questa modifica.

Contenuto delle disposizioni precedenti

Nella Legge sui Marchi Giapponese, è stabilito che non è possibile ottenere la registrazione di un marchio nei seguenti casi:

(Marchi che non possono essere registrati)
Articolo 4: Nonostante le disposizioni dell’articolo precedente, non è possibile ottenere la registrazione dei marchi elencati di seguito.

11. Un marchio che sia identico o simile a un altro marchio registrato o a un marchio per il quale è stata presentata una domanda di registrazione prima della data della domanda di registrazione del marchio in questione, e che sia destinato a essere utilizzato per prodotti o servizi designati (come definito dall’articolo 6, paragrafo 1, incluso il caso in cui tale disposizione sia applicata per analogia ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1) o per prodotti o servizi simili a questi.

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Il diritto di marchio, in poche parole, è il diritto di monopolizzare l’uso di un segno distintivo (marchio) per prodotti o servizi. Nel mondo degli affari, per far sì che i consumatori scelgano i prodotti o i servizi della propria azienda, è essenziale avere un ‘segno distintivo’ che differenzi l’offerta da quella della concorrenza. Questo ‘segno distintivo’ è il ‘marchio’, e il diritto di monopolizzarne l’uso è il diritto di marchio.

L’articolo 4, paragrafo 1, numero 11 della Legge sui Marchi Giapponese è una disposizione che rifiuta la registrazione di marchi che violano marchi precedentemente registrati, una norma che potremmo considerare ovvia.

Lo scopo di questa disposizione è ritenuto essere:

1. La protezione dei titolari di marchi precedentemente registrati
2. La prevenzione della confusione circa l’origine dei prodotti o servizi

Questo è quanto affermato.

Contesto della revisione

La revisione è stata motivata dai seguenti problemi presenti nelle disposizioni precedenti:

1. L’entità dei costi da affrontare in caso di rifiuto della registrazione di un marchio
2. Gli svantaggi nei contratti globali

Nel sistema precedente, se un marchio veniva rifiutato a causa dell’esistenza di un marchio precedentemente registrato identico o simile, ciò comportava un onere significativo in termini di risposta.

Quando un marchio la cui registrazione è stata rifiutata non può essere corretto per evitare conflitti, è necessario adottare misure come la presentazione di una dichiarazione di opposizione o l’avvio di un’azione legale per l’annullamento dei diritti del marchio precedentemente registrato. Per ottenere nuovamente l’approvazione della registrazione, si deve affrontare un onere considerevole sia in termini di tempo che di costi.

Inoltre, nei paesi occidentali, esiste da tempo un sistema che permette la coesistenza dei marchi registrati, anche se un marchio in fase di registrazione confligge con un marchio precedentemente registrato, a condizione che il titolare del marchio precedentemente registrato acconsenta.

Poiché il sistema di consenso non è riconosciuto dal diritto giapponese, non è possibile concludere un accordo di coesistenza per due marchi, il che ha causato problemi agli accordi globali.

Quindi, tenendo conto delle esigenze delle imprese e dell’armonizzazione dei sistemi internazionali, è stato deciso di introdurre il sistema di consenso anche in Giappone.

Contenuto della revisione

Tenendo conto del contesto sopra descritto, sono state introdotte le seguenti disposizioni.

Articolo 4 della Legge sui Marchi
4 Anche se si tratta di un marchio che rientra nell’articolo 1, paragrafo 11, se il richiedente la registrazione del marchio ha ottenuto il consenso di un’altra persona ai sensi dello stesso numero e non vi è alcun rischio di confusione tra i prodotti o i servizi utilizzati dal marchio e i prodotti o i servizi relativi al marchio registrato di un’altra persona, titolare del diritto di marchio, titolare del diritto di uso esclusivo o titolare del diritto di uso normale, le disposizioni dello stesso numero non si applicano.

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Da questa disposizione si comprende che è possibile ottenere la registrazione di un marchio che rientra nell’articolo 4, paragrafo 1, numero 11 della Legge sui Marchi Giapponesi, a condizione che siano soddisfatti i seguenti due requisiti:

1. Aver ottenuto il consenso del titolare del marchio precedentemente registrato
2. Non esistere rischio di confusione con il marchio precedentemente registrato

Inoltre, per garantire lo scopo dell’articolo 4, paragrafo 1, numero 11, sono stati istituiti i seguenti sistemi:

• Il titolare di un marchio coesistente può richiedere al titolare dell’altro marchio di apporre un’indicazione per prevenire la confusione (articolo 24, paragrafo 4, numero 1 della Legge sui Marchi Giapponesi)
• Se un titolare di marchio utilizza il marchio con l’intento di competizione sleale causando confusione sull’origine, chiunque può richiedere la cancellazione della registrazione del marchio (articolo 52, paragrafo 2 della Legge sui Marchi Giapponesi)

Sebbene sia stato riconosciuto l’introduzione del sistema di consenso, è importante prestare attenzione al fatto che la protezione dei diritti dei marchi precedentemente registrati e la prevenzione della confusione sull’origine rimangono di primaria importanza.

Il rapporto tra la revisione della Legge sulla Concorrenza Sleale e la Legge sui Marchi

In seguito alla revisione della Legge sui Marchi, anche la Legge sulla Concorrenza Sleale (Japanese Unfair Competition Prevention Act) è stata parzialmente modificata.

Il problema sorge quando uno dei due marchi, che ora coesistono grazie all’introduzione del sistema di consenso, acquisisce la notorietà o la fama definita dall’articolo 2, paragrafi 1 e 2 della Legge sulla Concorrenza Sleale.

Il titolare del marchio che ha acquisito tale notorietà ha la possibilità di richiedere l’ingiunzione contro l’altro titolare del marchio in base alla Legge sulla Concorrenza Sleale. Tuttavia, se tale richiesta di ingiunzione venisse accolta, potrebbe ostacolare l’uso efficace del sistema di consenso.

Di conseguenza, è stato stabilito nell’articolo 19, paragrafo 1, punto 3 della Legge sulla Concorrenza Sleale che i titolari dei marchi che coesistono grazie al sistema di consenso non possono richiedere l’ingiunzione l’uno contro l’altro basandosi sugli articoli 2, paragrafi 1 e 2.

Per ulteriori dettagli sulle altre modifiche alla Legge sulla Concorrenza Sleale, si prega di consultare l’articolo correlato.

Articolo correlato: I punti chiave della Legge sulla Concorrenza Sleale modificata, in vigore da aprile 2024 (2024年4月施行) – Le modifiche da conoscere spiegate

Punto di revisione 2: Allentamento dei requisiti per la registrazione di marchi contenenti nomi di terzi (Legge sui Marchi Giapponese)

Nella revisione dell’anno Reiwa 5 (2023), si è proceduto all’allentamento dei requisiti per la registrazione di marchi che includono i nomi di terzi.

Spiegheremo il contesto e le disposizioni della revisione.

Le disposizioni precedenti

Secondo la precedente Legge sui Marchi Giapponese, l’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, non permetteva la registrazione di marchi che contenessero i nomi di altre persone.

(Marchi che non possono essere registrati)
Articolo 4. Nonostante le disposizioni dell’articolo precedente, non possono essere registrati i seguenti marchi:

8. Marchi che includono il ritratto di un’altra persona o il nome o la denominazione o un noto pseudonimo, nome d’arte o nome di penna o le loro famose abbreviazioni (esclusi quelli per i quali si è ottenuto il consenso della persona in questione).

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Lo scopo di questa disposizione era la protezione degli interessi personali, ovvero prevenire l’uso del nome o della denominazione di una persona in un marchio senza il suo consenso.

Il contesto della revisione

Se da un lato esisteva la necessità di proteggere gli interessi personali, dall’altro si poneva il problema che non era possibile registrare come marchi i nomi dei fondatori o dei designer che si desiderava utilizzare come nome del brand.

Sebbene fosse possibile registrare un marchio con il consenso della persona, ottenere il consenso da tutte le persone con lo stesso nome e cognome non è praticabile. Non riconoscere i diritti di marchio in questi casi significa mancare di protezione per i brand costituiti da nomi di persone.

Per affrontare questo problema, nei paesi occidentali si era già adottato un approccio che prevedeva la notorietà come requisito per i marchi contenenti nomi di terzi. Anche per raggiungere un’armonizzazione con i sistemi internazionali, si è resa necessaria la revisione dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 8 della Legge sui Marchi Giapponese.

Il contenuto della revisione

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 8 della Legge sui Marchi Giapponese è stato modificato nel seguente modo nella revisione dell’anno Reiwa 5 (2023):

Articolo 4, paragrafo 1
8. Marchi che includono il ritratto di un’altra persona o il nome di un’altra persona (limitato ai nomi ampiamente riconosciuti tra i consumatori nel settore dei prodotti o dei servizi in cui il marchio viene utilizzato) o una denominazione o un noto pseudonimo, nome d’arte o nome di penna o le loro famose abbreviazioni (esclusi quelli per i quali si è ottenuto il consenso della persona in questione) o marchi che includono il nome di un’altra persona che non soddisfano i requisiti definiti per decreto.

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Con questa revisione, è ora possibile registrare un marchio che include il nome di un’altra persona, a condizione che il nome non sia ampiamente riconosciuto tra i consumatori nel settore dei prodotti o dei servizi in cui il marchio viene utilizzato.

Inoltre, è stata stabilita una disposizione che prevede che i marchi contenenti il nome di un’altra persona che non soddisfano i requisiti definiti per decreto non possono essere registrati. Sarà necessario prestare attenzione al contenuto dei decreti che verranno emanati in futuro.

Inoltre, il Comitato Piccolo per il Sistema dei Marchi ha dichiarato che le domande abusive che violano gli interessi personali di un’altra persona saranno rifiutate anche se il nome non ha una certa notorietà.

Includendo i decreti, il design del sistema mira a proteggere gli interessi personali, garantendo così lo scopo originale della disposizione.

Punto di revisione 3: Allentamento dei requisiti per le eccezioni alla perdita di novità nel design (Legge Giapponese sui Disegni e Modelli)

Il “diritto di design” è uno dei diritti di proprietà intellettuale che può essere utilizzato per contrastare la contraffazione di prodotti, come le copie e gli articoli simili. Perché un design sia riconosciuto, è necessaria la novità. Se un design viene pubblicato su pubblicazioni o siti web prima della presentazione della domanda di registrazione, la novità si perde e il design non può essere registrato. Tuttavia, se sono soddisfatti determinati requisiti, si considera che la novità del design non sia stata persa. Con l’ultima revisione, i requisiti per le eccezioni alla perdita di novità sono stati allentati.

Esaminiamo in dettaglio il contesto e il contenuto della revisione.

Contenuto delle disposizioni precedenti

Anche se la novità di un design per il quale si detiene il diritto di registrazione viene perduta a causa di un’azione del titolare del diritto stesso, essa non è considerata perduta se soddisfa le seguenti condizioni.

(Eccezione alla perdita di novità del design)
Articolo 4
2. Anche i design che hanno perso la loro novità a causa di un’azione del titolare del diritto di registrazione, che rientrano nell’articolo 3, paragrafo 1, punto 1 o 2 (esclusi quelli che sono diventati tali a causa della loro pubblicazione in un bollettino relativo a brevetti, modelli di utilità, design o marchi), sono trattati allo stesso modo del paragrafo precedente, se la domanda di registrazione del design è stata presentata dal titolare del diritto entro un anno dalla data in cui il design è diventato tale.

3. Chi intende avvalersi della disposizione del paragrafo precedente deve presentare un documento scritto che dichiara tale intenzione al Commissario dell’Ufficio brevetti giapponese (Japanese Patent Office) contemporaneamente alla domanda di registrazione del design e deve anche presentare, entro trenta giorni dalla data della domanda di registrazione del design, un documento che attesti che il design che ha perso la sua novità a causa di un’azione del titolare del diritto di registrazione può beneficiare della disposizione del paragrafo precedente (in questo articolo e nell’articolo 60-7, tale documento è definito “certificato”).

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Questa disposizione è pensata per casi in cui il creatore di un design pubblica il proprio lavoro attraverso esposizioni, pubblicazioni o siti web e poi presenta una domanda di registrazione del design.

L’obiettivo è non limitare le azioni che possono essere comprese come parte dello stesso campo di attività e come espressione del creatore del design.

Contesto della revisione

Secondo le precedenti disposizioni, si era rilevata la gravosità dell’onere per i richiedenti legato alla presentazione del “certificato di eccezione” definito nell’articolo 4, paragrafo 3 della Legge Giapponese sul Design.

Negli ultimi anni, con l’uso di social network e siti e-commerce per la promozione e la vendita, le modalità di divulgazione dei design sono diventate più variegate e complesse. Inoltre, è frequente vedere casi in cui i design vengono pubblicati durante il processo di sviluppo, ad esempio attraverso il crowdfunding, prima della produzione effettiva del prodotto.

In tale contesto, la creazione di un certificato che copra tutte le attività di divulgazione entro 30 giorni può rappresentare un onere significativo per i richiedenti.

Di conseguenza, nella revisione dell’anno Reiwa 5 (2023), i requisiti dell’articolo 4, paragrafo 3 sono stati alleggeriti.

Contenuto della revisione

L’articolo 4, comma 3 della Legge Giapponese sul Design (Legge sul Design) è stato modificato nel quinto anno dell’era Reiwa (2023) come segue.

Articolo 4 della Legge sul Design
3　Chi intende avvalersi delle disposizioni del comma precedente deve presentare un documento scritto che lo dichiari al Commissario dell’Ufficio Brevetti, contemporaneamente alla domanda di registrazione del design, e deve inoltre presentare, entro trenta giorni dalla domanda di registrazione del design, un documento scritto che attesti che il design che è diventato conforme agli articoli 3, comma 1, punto 1 o 2, a seguito di un evento causale, è un design che può ricevere l’applicazione delle disposizioni del comma precedente (nel presente articolo e nell’articolo 60, paragrafo 7, questo documento è definito “certificato”). Tuttavia, se ci sono state due o più azioni da parte di una persona che ha il diritto di ricevere la registrazione di un design identico o simile a seguito di un evento causale che rientra nell’articolo 3, comma 1, punto 1 o 2, è sufficiente presentare il certificato per l’azione che è stata eseguita per prima.

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Prima della revisione, era necessario creare un certificato di applicazione dell’eccezione che coprisse tutti i design pubblicati. Con questa revisione, presentando un certificato per il primo design pubblicato, sarà possibile ricevere l’applicazione delle disposizioni eccezionali per la perdita di novità.

Il carico sul richiedente è stato alleggerito e, allo stesso tempo, la pubblicazione del primo design nel certificato tiene conto della prevedibilità da parte di terzi.

Impatto delle riforme sulla pratica operativa e misure da adottare

È essenziale comprendere pienamente il contenuto delle riforme della Legge sui Marchi e della Legge sul Design del quinto anno dell’era Reiwa (2023) per affrontarle adeguatamente. In particolare, alcuni decreti e criteri di revisione relativi alle riforme non sono ancora stati definiti. Sarà opportuno monitorare attentamente le future promulgazioni.

Inoltre, le riforme hanno reso l’uso dei marchi e dei design più ampio e accessibile. La riforma della Legge sui Marchi, in particolare, aumenta la probabilità che marchi precedentemente non registrabili possano ora essere registrati. È lecito aspettarsi che in futuro gli imprenditori sviluppino strategie di branding ancora più ampie.

Quando si presenterà l’occasione di rientrare nelle disposizioni delle riforme, è importante approfondire la comprensione del loro contenuto per poterle utilizzare efficacemente.

Riassunto: Consultare un esperto per affrontare le modifiche alla Legge sui Marchi e alla Legge sul Design

Le modifiche del quinto anno dell’era Reiwa (2023) alla Legge sui Marchi Giapponesi e alla Legge sul Design Giapponese sono state realizzate con l’obiettivo principale di aggiornare il sistema legislativo in risposta alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione degli ultimi anni.

Nella Legge sui Marchi Giapponesi, la possibilità di registrare marchi che in precedenza non potevano essere registrati è stata ampliata, mentre nella Legge sul Design Giapponese, le procedure di deposito dei disegni sono state semplificate. Per sfruttare efficacemente le disposizioni introdotte con questa riforma e per promuovere un’espansione commerciale più ampia, è essenziale una corretta comprensione dei cambiamenti apportati.

La registrazione di marchi e disegni ha un impatto significativo sulla strategia aziendale, pertanto è necessaria una risposta rapida e sicura. Se avete dubbi riguardo ai cambiamenti introdotti, si raccomanda vivamente di chiedere consiglio a un esperto.

Presentazione delle strategie del nostro studio legale

Lo studio legale Monolith si distingue per la sua alta specializzazione in IT, e in particolare nel diritto di Internet. Negli ultimi anni, i diritti di proprietà intellettuale, come le leggi sui marchi e sui disegni, hanno guadagnato grande attenzione. Il nostro studio offre soluzioni in materia di proprietà intellettuale, come descritto in dettaglio nell’articolo qui sotto.

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