타사의 상품명을 해시태그로 사용하면 상표권 침해가 될까? 국내외 사례를 해설

「다른 회사의 브랜드명을 해시태그로 사용하여 판매하면 상표권 침해가 될까요?」

온라인 쇼핑에서는 검색에 잘 걸리도록 하여 매출을 높이기 위해 해시태그를 활용하고 있습니다. 예를 들어, 자신이 만든 가방을 판매할 때 유명 브랜드명의 해시태그를 붙여서 상품을 등록하는 것은 법적 문제가 있을까요?

2021년(레이와 3년) 9월 27일, 해시태그 사용에 대해 상표적 사용을 인정하고 상표권 침해를 긍정한 오사카 지방재판소의 판결이 내려졌습니다. 이는 타사의 상표(상품명)를 해시태그로 사용하는 행위를 상표권 침해로 판단한 첫 사례로 주목받았습니다.

여기에서는 형사 사건으로 기소될 수도 있는 상표권 침해에 대해, 그리고 상표권이 관련된 해시태그를 마케팅 도구로서 적절하게 사용하는 요점 등에 대해 설명하겠습니다.

상표권이란  

상표권이란, 일본 상표법에서 다음과 같이 정의되어 있습니다.

제1조(목적)

이 법은 상표를 보호함으로써, 상표 위탁자의 업무상 신용 유지를 도모하고, 이를 통해 산업 발전에 기여하며, 동시에 수요자의 이익을 보호하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의 등)

이 법에서 ‘상표’란, 사람의 인식을 통해 인지할 수 있는 것 중에서, 문자, 도형, 기호, 입체적 형상 또는 색채 혹은 이들의 결합, 소리 그 밖에 정령으로 정하는 것(이하 ‘표장’이라 한다.)으로서, 다음에 열거하는 것을 말한다.

일　업으로서 상품을 생산하거나, 증명하거나, 또는 양도하는 자가 그 상품에 대해 사용하는 것

이　업으로서 서비스를 제공하거나, 또는 증명하는 자가 그 서비스에 대해 사용하는 것(전항에 열거하는 것을 제외한다.)

간단히 말하자면, 자사의 상품이나 서비스를 타사의 것과 구별하기 위해 사용하는 식별 표시(트레이드마크)이며, 네이밍이나 로고뿐만 아니라 동작 상표, 홀로그램 상표, 색상만으로 이루어진 상표, 소리 상표 및 위치 상표를 포함합니다.

상표권은 특허청에 출원하여 상표 등록이 되면 발생하는 지적 재산권입니다. 등록된 분야(지정 상품·지정 서비스)에 대해 상표권자의 독점적 사용권이 인정됩니다(전용권·일본 상표법 제25조).

또한, 등록 상표와 동일하거나 유사한 상표가 지정된 상품 등 또는 유사한 상품 등에 사용되는 것을 금지할 수 있습니다(금지권·일본 상표법 제37조1호). 이와 별개로, ‘비유사’ 상품·서비스에까지 금지권이 미치는 방호 표장 등록 제도도 있습니다(일본 상표법 제64조).

만약 타사의 등록 상표를 이용하고 싶은 경우, 상표권자에게 상표 사용의 허가를 받아야 합니다.

상표권 침해의 요건  

상표권 침해란 타인이 등록한 상표나 그와 유사한 상표를, 무단으로 상표권이 미치는 분야(구분)에 대해 사용하는 행위를 말합니다.

상표권 침해가 되기 위해서는 다음의 두 가지 요건을 충족해야 합니다.

• 등록 상표의 사용 또는 유사 범위에서의 사용
• 상표적 사용

아래에서 각각의 요건에 대해 설명하겠습니다.

등록 상표의 사용 또는 유사 범위에서의 사용

‘등록 상표의 사용 또는 유사 범위에서의 사용’이란, 등록 상표와 동일하거나 유사한 상표를, 지정된 상품 등 또는 이와 유사한 상품 등에 사용하는 것을 말합니다.

상표권은 상표가 등록된 분야에 대해 상표권자의 독점권을 인정하는 것입니다. 따라서, ‘상표가 등록된 지정 상품·지정 용역 또는 그와 유사한 상품·용역의 범위에서 타인이 상표를 사용하는 행위’는 상표권 침해의 요건이 됩니다.

상표적 사용

‘상표적 사용’이란, 상품 등을 제공하는 자가, 자사의 상품 등을 타사의 것과 구별하여 표시하기 위해, 상표를 사용하는 것을 말합니다. 이는 소비자가 상품의 출처를 인식하고, 품질을 신뢰하기 위한 중요한 수단이 됩니다(출처 표시 기능).

타사의 상표를 사용하여 그 상품 등이 자사의 것임을 나타내는 듯한 ‘상표적 사용’에 해당하는 것이 상표권 침해의 요건이 됩니다.

상표권 침해에 대한 대응

상표권이 침해된 경우, 상표권자는 침해자에 대해 다음과 같은 민사상의 청구권을 가집니다.

• 중지 및 폐기 청구 (일본 상표법 제36조)

※시효는 없습니다. 다만, 특허권의 존속 기간이 끝나는 (10년, 갱신 가능) 때까지입니다.

• 손해배상 청구 (일본 민법 제709조)

※소멸시효는 손해 및 가해자를 알게 된 때로부터 3년, 불법행위 시로부터 20년입니다.

• 부당이득 반환 청구 (일본 민법 제703조, 704조)

※소멸시효는 권리를 행사할 수 있음을 알게 된 때로부터 5년, 권리를 행사할 수 있는 때로부터 10년 (일본 민법 제166조 1항)입니다.

• 신용회복 조치 청구 (일본 상표법 제39조)

※소멸시효는 손해 및 가해자를 알게 된 때로부터 3년입니다.

또한, 고의로 (타인의 등록 상표임을 인식하면서 이를 지정 상품에 사용할 의사) 타인의 상표권을 침해한 경우, 형사 처벌을 받을 가능성도 있습니다.

일본 상표법에서는 다음과 같은 처벌이 정해져 있습니다.

제78조 (침해의 죄)

상표권 또는 독점 사용권을 침해한 자 (제37조 또는 제67조의 규정에 의해 상표권 또는 독점 사용권을 침해하는 행위로 간주되는 행위를 한 자 제외)는, 10년 이하의 징역 또는 1,000만 엔 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과합니다.

제78조의2

제37조 또는 제67조의 규정에 의해 상표권 또는 독점 사용권을 침해하는 행위로 간주되는 행위를 한 자는, 5년 이하의 징역 또는 500만 엔 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과합니다.

제79조 (사기의 행위의 죄)

사기의 행위로 상표 등록, 보호표장 등록, 상표권 또는 보호표장 등록에 기초한 권리의 존속 기간의 갱신 등록, 등록 이의의 신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자는, 3년 이하의 징역 또는 300만 엔 이하의 벌금에 처합니다.

제80조 (허위 표시의 죄)

제74조의 규정에 위반한 자는, 3년 이하의 징역 또는 300만 엔 이하의 벌금에 처합니다.

※법인의 경우는 양벌규정이 적용되어, 실행자 외에 법인에 대해서도 제78조의 죄에는 3억 엔 이하의 벌금, 제79조와 제80조의 죄에는 1억 엔 이하의 벌금이 부과됩니다. (동법 제82조 1항 1호, 2호)

관련 기사: 사례로 배우는 ‘상표권 침해’의 기준과 처벌(징역·벌금)에 대해[ja]

해시태그에 의한 상표권 침해 금지 사건  

여기에서는 타사 상품명을 사용하여 해시태그로 표시하는 행위에 대해 상표권 침해를 인정한 최초의 법원 판결인 오사카 지방재판소 2021년(레이와 3년) 9월 27일 ‘상표권 침해 금지 청구 사건'[ja]에 대한 핵심 포인트를 설명하겠습니다.

피고는 메르카리 판매 사이트에서 1년 이상 동안 취미로 제작한 핸드메이드 상품을 ‘샤르망사크 풍’ 가방이라고 칭하며 판매한 개인 판매자입니다.

판매자는 ‘（#）+（키워드）’의 형태로 검색 기능을 부여합니다. ‘키워드’ 부분에 일본 패션 브랜드 ‘샤르망사크’의 상표와 ‘샤르망사크 풍’ 등 유사 사용을 하며, 다수의 태그를 달았습니다.

원고인 ‘샤르망사크’의 상표권자는 등록 상표(‘샤르망사크’)와 동일하거나 유사하며, 또한 피고 사이트에서 판매하는 주머니형 가방이 상표권의 지정 상품(가방류, 주머니류)과 동일하다고 하여 ‘상표권 침해’에 해당한다고 주장했습니다.

또한, 피고가 1년 이상 동안 취미로 유사 상품을 판매한 것이 ‘업으로서’에 해당하는지 여부도 논점이 되었습니다.

재판소는 해시태그 사용 행위가 피고 사이트로 이용자를 유도하고 해당 사이트에 게시된 상품 등의 판매를 촉진하는 목적으로 이루어진 것이라고 언급한 후, ‘이용자에게 출시된 상품이 브랜드품으로 인식될 수 있다’고 판단했습니다.

즉, ‘피고 사이트에서의 피고 표장1(#샤르망사크)의 표시는, 수요자에게 출처 식별 표시 및 자타 상품 식별 표시로서의 기능을 하고 있다고 볼 수 있다’며 ‘상표적 사용’에 해당하고, 피고의 주장을 기각하며 상표권의 침해와 사용 금지를 인정하는 판결을 내렸습니다.

이 판결은 마케팅 목적으로 타사의 등록 상표(상품명)에 태그를 달아 상표권 침해를 구성한다고 판단한 일본에서 최초의 사례가 되었습니다.

기타 해시태그 사용과 상표권 침해 사례  

해외에서 최근 발생한 사례로는, 대만의 의류 관련 상품 ‘QQBOW 사건’ (2020년 9월)과 독일 타이어 제조업체 Carbovation의 대만 총대리점 ‘Lightweight 사건’ (2021년 10월)이 있습니다. 대만 법원은 양쪽 사건 모두에서 ‘#타사 브랜드’는 상표적 사용에 해당하지 않는다며 원고의 주장을 기각하고 상표권 침해를 부정했습니다.

‘QQBOW 사건’에서는 원고가 상품을 판매하는 플랫폼이 주로 Facebook인 반면, 피고가 해시태그를 사용한 플랫폼은 전자상거래 사이트라는 점이 지적되었습니다. 즉, 해시태그는 동일 플랫폼 내에서 브랜드 상품 페이지로 이동시키는 역할을 하므로 ‘출처를 식별하는 것’이 아니라고 판단되었습니다.

또한, 해시태그는 주로 온라인 플랫폼 상에서 유사한 주제를 연결하는 목적으로 사용되며, 상표의 성질을 가지지 않기 때문에, 대만 지적재산권 법원은 해시태그와 관련된 온라인 게시물이나 상품의 내용을 검토한 결과, 등록 상표를 해시태그로 사용한 것은 ‘상표 사용’에 해당하지 않는다고 판단했습니다.

대만에서 상표권 침해를 판단할 때 가장 중요시하는 것은 ‘혼동 오인’, 즉 소비자가 피고의 표시를 접했을 때 출처가 원고와 동일하다고 오인하는지 여부입니다. 이 사건에서는

• 원고 브랜드가 유명하지 않다는 점
• ‘款’ (일본어로 ‘〜풍’을 의미)이라는 단어가 붙어 원고 브랜드의 상품과 동일하지 않지만 스타일이 비슷하다고 소비자가 인식할 수 있다는 점

이 판단에 큰 영향을 미쳤다고 생각됩니다.

따라서, 원고의 상표가 유명한 경우나 피고 측의 표시에 명확한 부정 표시가 있는 경우에는 이 사건과 다른 견해가 나올 여지가 있습니다.

한편, ‘Lightweight 사건’의 경우, 주된 논점은 진정한 상품의 병행 수입 및 국제 소진이었습니다.

‘Lightweight 사건’에서 원고가 가진 상표권은 로고 상표에 국한되어 있으며, ‘기업명=Carbovation’이나 ‘브랜드명=Lightweight’에 대해서는 상표권을 가지고 있지 않았습니다.

• 피고는 대리점 계약을 맺은 이탈리아 ‘3T 브랜드 자전거’를 판매하고 있으며, 해당 자전거에 사용된 원고 브랜드의 타이어도 병행 수입하여 대리 판매하고 있는 점
• Facebook 게시물에서는 피고가 판매하는 자전거 소개가 주가 되고 있으며, ‘#carbovation’ ‘#lightweight’와 같은 해시태그는 ‘해당 자전거에 사용되는 부품이 원고 브랜드의 타이어임을 나타내는 설명으로 충분히 인정될 수 있다’ 등으로 상표적 사용으로 볼 수 없다고 인정되었습니다.

이러한 판단에 기초하면, 원고가 ‘Carbovation’이나 ‘Lightweight’에 대해 대만의 상표권을 가지고 있었다 하더라도, 상표적 사용으로 인정되지 않았을 것으로 생각됩니다.

또한 타사의 상표와 관련된 해시태그 사용 행위가 공정거래법 (일본의 불공정거래방지법 및 독점금지법에 유사)에 위반되는지 여부에 대한 판단도 ‘QQBOW 사건’의 1심 및 ‘Lightweight 사건’에서 언급되었으며, 모두 공정 사용으로 인정되었습니다.

참고: FICPI（국제 변리사 연맹）｜대만 해시태그 사용과 상표적 사용에 관한 최신 판례（영어）[ja]

‘#’ 뒤에 등록 상표가 이어지는 해시태그가 단순한 검색 기능으로 간주되는지, 상표적 사용으로 간주되는지는 개별 사건에 따라 다릅니다.

이처럼 해시태그와 관련된 상표권은 국가마다 다루는 방식이 다르기 때문에, 진출하려는 국가에 대해 전문가와 협력하여 준비하는 것을 권장합니다.

요약: 상표권 침해에 대한 상담은 변호사에게

이 글에서는 해시태그에 상표를 사용하는 것이 상표권 침해에 해당하는지에 대해 자세히 설명했습니다. 사건이나 국가에 따라 판단은 다를 수 있지만, 해시태그를 통한 상표권 침해가 인정된 경우도 있습니다.

상표권 침해에 대해서는 지적재산권의 리스크 관리에 능통한 변호사와 상담하는 것이 좋습니다. 또한, 반대로 귀사가 진행하는 정보 발신이 타사의 상표권을 침해하고 있을 수도 있습니다. 전문가에게 광고 등의 리걸 체크를 받으면 안심할 수 있습니다.

우리 사무소의 대책 안내

모노리스 법률사무소는 IT, 특히 인터넷과 법률 양면에서 풍부한 경험을 가진 법률사무소입니다. 최근, 온라인 쇼핑몰에서의 상표법 위반은 큰 문제가 되고 있으며, 리걸 체크의 필요성은 점점 증가하고 있습니다. 우리 사무소는 다양한 법률 규제를 고려하여, 이미 시작한 비즈니스나 시작하려는 비즈니스에 대한 법적 리스크를 분석하고, 가능한 한 비즈니스를 중단하지 않으면서 적법화를 도모합니다. 아래 기사에서 자세한 내용을 기술하고 있습니다.

모노리스 법률사무소의 분야: 각종 기업의 IT·지식재산법무[ja]