Belangrijke controlepunten voor handelsmerklicentieovereenkomsten in merklicenties

Een van de gevallen waarin een handelsmerklicentie nodig is, is wanneer de naam die je hebt bedacht voor een nieuw merk al door een ander bedrijf is geregistreerd.

In dit geval kan de handelsmerklicentie eenvoudigweg worden beschouwd als een ‘lenen van de naam’, maar als het de naam van het merk wordt, is het een ander verhaal.

Het handelsmerk van een merk is niet zomaar een reeks letters of figuren, maar een ‘bewijs dat het een legitiem product van het merk is’, dus consumenten zijn bereid om producten met dat handelsmerk te kopen voor een hogere prijs dan vergelijkbare producten.

Daarom, wanneer je een merkhandelsmerk in licentie geeft, moet het merk eisen stellen aan de licentienemer, zoals het produceren van producten die passen bij het merk en het correct weergeven van het handelsmerk.

In dit artikel bespreken we de belangrijke punten die de licentiegever, het merk, moet weten in een ‘handelsmerklicentieovereenkomst’ in het kader van een merklicentie, die verschilt van een algemene handelsmerklicentie.

Wat is een merk

De Marketing Association in de Verenigde Staten, een toonaangevend land in merkzaken, definieert een ‘merk’ als volgt:

Een merk is een ‘naam’, ‘term’, ‘teken’, ‘ontwerp’, ‘symbool’ of andere functie die de producten of diensten van een verkoper identificeert als verschillend van die van andere verkopers.

Met andere woorden, een merk is een entiteit die waarde kan toevoegen (toegevoegde waarde) die haar producten of diensten onderscheidt van andere soortgelijke producten of diensten. Factoren van differentiatie kunnen variëren van tastbare zaken zoals functies en vormen, tot ontastbare zaken zoals geschiedenis, imago en vertrouwen. Het is mogelijk om te denken dat een merknaam de volgende drie functies heeft:

• Productidentificatiefunctie: het onderscheiden van het gemerkte product van andere producten
• Kwaliteitsgarantiefunctie: het garanderen van de kwaliteit van het gemerkte product
• Klantwervingsfunctie: het aantrekken van klanten van het merk naar het gemerkte product

Dergelijke economisch waardevolle handelsmerken kunnen exclusieve rechten (exclusieve rechten) verkrijgen door registratie bij het Patent Office, waardoor het mogelijk wordt om licenties te verlenen aan derden.

Merkenlicenties in merklicenties

In industrieën zoals de mode-industrie, zijn merklicenties niet ongewoon. Ze worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals submerken van het originele merk of lokale productie en verkoop in andere landen.

Voor het merk zelf biedt het niet alleen royalty-inkomsten, maar ook voordelen zoals bedrijfsexpansie en het betreden van nieuwe markten. Voor de licentiehouder biedt het de mogelijkheid om een winstgevende bedrijfsuitbreiding te realiseren door gebruik te maken van de bekendheid, het vertrouwen en het imago van het merk.

Hoewel merklicenties over het algemeen worden geassocieerd met het gebruik van zaken als ‘merknamen’ en ‘logo’s’, zijn er in werkelijkheid gevallen waarin de details van productontwerp, productie en verkoop strikt worden gereguleerd door contracten.

Voor het merk is het vanzelfsprekend om ervoor te zorgen dat het imago en het vertrouwen van het merk, dat met tijd en geld is opgebouwd, niet wordt beschadigd.

Op deze manier verschillen de rollen tussen een merklicentieovereenkomst die gericht is op het eenvoudige gebruik van een merk, en een merklicentieovereenkomst in het kader van een merklicentie.

Belangrijke controlepunten voor handelsmerklicentieovereenkomsten

In dit artikel zullen we ons concentreren op de belangrijke controlepunten die specifiek zijn voor handelsmerklicentieovereenkomsten voor merken.

Omvang van de licentie

Artikel ●●
1. De licentiegever (hierna te noemen “A”) verleent de licentienemer (hierna te noemen “B”) het normale gebruiksrecht van het gelicentieerde handelsmerk binnen de volgende grenzen:
① Licentiegebied: ●●●●
② Gelicenseerde producten: ●●●●
③ Licentieperiode: van ●●●● tot ●●●●
2. B heeft geen rechten buiten het bereik dat in het vorige lid is bepaald met betrekking tot het gebruik van het gelicentieerde handelsmerk.
3. A en B zullen binnen ●● dagen na het sluiten van deze overeenkomst samenwerken om een aanvraag in te dienen voor de registratie van het normale gebruiksrecht zoals bepaald in lid 1. B draagt de kosten voor deze registratie.
※ Licentiegever: A, Licentienemer: B

Het belangrijkste bij het licentiëren van het handelsmerk van uw eigen merk zijn de ‘soorten gebruiksrechten’ en de ‘omvang van de licentie’.

Bijvoorbeeld, als u het ‘exclusieve gebruiksrecht’ in het ‘sportveld’ verleent, kunt u geen licentie verlenen voor aanvragen voor handelsmerklicenties voor tennisuitrusting of golfuitrusting van derden.

Bovendien is het mogelijk om de gelicentieerde producten verder te specificeren, zelfs als ze als ‘golfuitrusting’ worden gedefinieerd, zoals ‘golfballen’, ‘golfclubs’ en ‘golfkleding’.

Daarom kan het voor het merk riskant zijn om de reikwijdte van de licentie lichtvaardig te bepalen, omdat het moeilijk te voorspellen is hoe het merkbedrijf zich in de toekomst zal ontwikkelen.

Daarnaast zijn er twee soorten gebruiksrechten, ‘normale gebruiksrechten’ en ‘exclusieve gebruiksrechten’, en als ‘exclusieve gebruiksrechten’ worden geregistreerd, kan zelfs het merk dat het handelsmerk bezit het niet gebruiken binnen de reikwijdte van de licentie. Daarom is het beter om dit niet te kiezen tenzij er een groot voordeel is. Het is ook mogelijk om een ‘exclusief normaal gebruiksrecht’ te verlenen dat exclusiviteit tussen de partijen bepaalt.

Daarom is het belangrijk om de reikwijdte van de licentie en dergelijke te beoordelen op basis van de capaciteiten en het bedrijfsplan van de licentienemer.

Hoewel de registratie van normale gebruiksrechten niet verplicht is, in tegenstelling tot exclusieve gebruiksrechten waarvoor registratie vereist is, kunt u zich verzetten tegen derden die later handelsmerkrechten verkrijgen door registratie.

Gebruik van het gelicentieerde handelsmerk

Artikel ●●
1. B erkent bij het gebruik van het gelicentieerde handelsmerk dat het gelicentieerde handelsmerk de reputatie en kwaliteit van de producten van A vertegenwoordigt en zal zich inspannen om de merkwaarde van A niet te schaden.
2. B zal het gelicentieerde handelsmerk gebruiken in overeenstemming met de weergavevorm en gebruiksmethode gespecificeerd in Bijlage 1 en de instructies die A van tijd tot tijd geeft.
3. B moet bij het gebruik van het gelicentieerde handelsmerk duidelijk maken dat B de fabrikant is van de gelicentieerde producten.
4. B mag het gelicentieerde handelsmerk niet sublicentiëren aan derden, overdragen, als zekerheid verstrekken of enige andere vorm van vervreemding uitvoeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van A.
5. Als B stopt met of beëindigt het gebruik van het gelicentieerde handelsmerk, moet B dit onmiddellijk schriftelijk aan A melden.

In ‘Bijlage 1’ van lid 2 kunnen naast de weergavevorm van het gelicentieerde handelsmerk, zoals de positie, grootte en kleur van het handelsmerk, de combinatie met de merknaam en het logo, ook verplichtingen worden toegevoegd om te vermelden in promotiemateriaal en producttags dat ‘het gelicentieerde handelsmerk een geregistreerd handelsmerk is van (licentiegever) en (licentienemer) heeft een licentie verkregen om het te gebruiken op dit product’.

Naast de bepalingen van de bovenstaande voorbeeldclausule, is het ook mogelijk om de volgende verboden toe te voegen om schade aan de merkwaarde te voorkomen.

B mag de volgende handelingen niet uitvoeren, ongeacht of ze binnen of buiten het licentiegebied plaatsvinden.
① Het gebruik of de registratie van handelsmerken of andere tekens die vergelijkbaar zijn met of verwarrend kunnen zijn met het gelicentieerde handelsmerk.
② Het verlies van de onderscheidende kracht van het gelicentieerde handelsmerk of het schaden van de reputatie ervan.
③ Het gebruik van het gelicentieerde handelsmerk op een manier die de kwaliteit van de gelicentieerde producten kan misleiden

Let echter op dat het opleggen van verplichtingen aan de licentienemer, zoals het verbod op de productie en verkoop van concurrerende producten, problemen kan opleveren onder de mededingingswet.

Kwaliteitscertificering van gelicentieerde producten

Artikel ●●
1. De gelicentieerde producten waarop B het gelicentieerde handelsmerk mag weergeven, moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen die zijn gespecificeerd in Bijlage 2.
2. B mag het gelicentieerde handelsmerk alleen gebruiken op gelicentieerde producten die A heeft gecertificeerd als voldoend aan de gespecificeerde kwaliteitsnormen.
3. Om de certificering van A te verkrijgen zoals bepaald in het vorige lid, moet B een monster van het gelicentieerde product met het gelicentieerde handelsmerk aan A verstrekken, en A zal binnen ●● dagen na ontvangst van het monster schriftelijk aan B meedelen of de certificering is goedgekeurd of afgewezen.

Het is een belangrijk proces om de kwaliteit van de gelicentieerde producten te controleren, omdat als de kwaliteit van de producten met het gelicentieerde handelsmerk niet aan een bepaalde standaard voldoet, de reputatie van het merk kan worden geschaad.

Naast kwaliteit kunnen ook ‘ontwerp’, ‘prijsklasse’, ‘doelgroep’ en ‘reclame en promotie’ een negatieve invloed hebben op het originele merk, dus het kan worden overwogen om deze toe te voegen aan de ‘certificeringsvoorwaarden’.

Essentiële clausules om risico’s voor de licentiegever te vermijden

Geen garantie

Artikel ●●
De partij A garandeert niet de geldigheid van het handelsmerkrecht met betrekking tot het gelicentieerde handelsmerk, noch dat het gebruik van het gelicentieerde handelsmerk geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

Net als bij een octrooilicentieovereenkomst is het in de praktijk onmogelijk om alle soortgelijke geregistreerde handelsmerken te controleren, en kan een inbreuk op rechten niet worden beoordeeld zonder een rechtszaak. Daarom is het voor de licentiegever een groot risico om dergelijke garanties te geven.

Als u meer wilt weten over inbreuk op handelsmerkrechten, raadpleeg dan het onderstaande artikel in combinatie met dit artikel.

https://monolith.law/corporate/penalty-for-trademark-infringement[ja]

Vrijwaring

Artikel ●●
De partij A zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade die partij B heeft geleden als gevolg van defecten in de gelicentieerde producten of het gebruik van het gelicentieerde handelsmerk.

Zelfs als de merkeigenaar de kwaliteit heeft gecertificeerd, is de licentienemer verantwoordelijk voor defecten in de gelicentieerde producten. Bovendien, door het weergeven van de merknaam of het logo, kan de merkeigenaar mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor ‘productaansprakelijkheid’ van de gelicentieerde producten. Daarom wordt deze clausule als essentieel beschouwd.

Samenvatting

In dit artikel hebben we belangrijke punten besproken die merkeigenaren moeten weten over merklicentieovereenkomsten in merklicenties, die verschillen van algemene merklicentieovereenkomsten.

In de daadwerkelijke overeenkomst zijn naast de bovengenoemde punten ook clausules nodig over ‘merkgebruiksvergoeding’, ‘beëindiging’, ‘verplichting tot geheimhouding’, ‘maatregelen na beëindiging van de overeenkomst’, ‘schadevergoeding’, ‘toepasselijk recht’ en ‘bevoegde rechtbank’.

We raden aan om vooraf te overleggen met een advocaat met uitgebreide kennis en ervaring, in plaats van zelf te beslissen, omdat kennis van het merkenbedrijf ook nodig is voor merklicenties.

Voor degenen die niet alleen merkrechten, maar ook auteursrechten en patentrechten willen begrijpen in het totale licentiecontract, hebben we gedetailleerde informatie in het onderstaande artikel. Bekijk dit samen met dit artikel.

https://monolith.law/corporate/license-contract-point[ja]

Informatie over onze maatregelen

Monolis Law Firm is een advocatenkantoor met hoge expertise in IT, met name internet en recht. In recente jaren is er toenemende aandacht voor intellectueel eigendomsrecht rond auteursrecht, en de noodzaak voor juridische controles neemt steeds meer toe. Ons kantoor biedt oplossingen met betrekking tot intellectueel eigendom. Details worden beschreven in het onderstaande artikel.

https://monolith.law/practices/corporate[ja]