律師教你了解專利與獲取專利權的優點

當本所提到專利或專利權時，本所往往會想到像藍色發光二極管等大規模的發明。然而，實際上，註冊的專利（2018年度（西元2018年）年度註冊件數約19萬5,000件）大部分都是一些「小」發明。

在一個案例中，業界第二的越後製菓指控業界第一的佐藤食品工業（日本佐藤食品）侵犯了他們的專利權，並要求停止生產和銷售，並賠償損失。越後製菓註冊的專利是「在切餅的側面上切入長手（水平）方向的切口，以控制在烤膨脹時表面不會破裂」（日本知識產權高等法院2011年9月7日（西元2011年）的中間判決）。

小型企業主創造的技術或程序等，只要滿足法律規定的條件，也可以獲得專利權。那麼，專利是什麼，獲得專利權有什麼好處呢？

專利制度的目的

專利制度是一種由國家賦予的制度，對於對產業發展有所貢獻的發明者（或其繼承人），作為公開其發明的代價，給予他們一定期間內獨占實施該發明的專利權。

日本專利法第1條（目的）

本法的目的是通過保護和利用發明，鼓勵發明，從而對產業的發展做出貢獻。

因此，專利制度的目的是保護和利用發明，那麼，發明指的是什麼呢？

何謂「發明」

在日本專利法第2條中，「發明」被定義如下：

日本專利法第2條（定義）

在本法中，「發明」指的是利用自然法則的技術思想創作中的高級部分。

換句話說，根據專利法，發明必須滿足以下四個要素：

• 利用自然法則
• 是技術思想
• 是創作
• 是高級的

接下來，本所將對這些要素進行解釋。

利用自然法則

自然法則指的是在自然界中經驗性地發現的具有物理學、化學、生物學等法則性的原理，並不包括像資產運用的想法這樣的人為法則。此外，由於必須「利用自然法則」，因此像愛因斯坦的相對論這樣的自然法則本身的「發現」並不算是發明。同樣，違反自然法則的事物也不算是發明，例如，一個「發明」聲稱「證明能量保存定律不是自然法則，打破托里切利定律，提供人類歷史上第一個第一類永動機」，由於「能量保存定律是當前科學技術的普遍定律，已成為常識」，因此被認為不符合發明的定義（東京高等法院2002年3月27日（西元2002年）判決）。

另外，「利用自然法則」的要素和「是技術思想」的要素在實際上往往難以區分，因此可以將兩者視為一體，作為發明的要素。

是技術思想

發明被定義為「如果使用○○這種技術手段（技術結構），就可以產生□□的技術效果」，即「認識到技術結構和技術效果之間的因果關係的技術想法」。其要求包括「具有該技術領域的常識知識的人可以重複實施並達到目標技術效果」的「可重現性要求」，以及「技術結構具有客觀性和一定的具體性」的「具體性/客觀性要求」。

在一個專利申請中，原告提出了一個名為「雙向牙科治療網絡」的發明，但被拒絕審查，因此他提出了審查請求。然而，他從專利廳收到了請求不成立的決定，因此他尋求取消該決定。在這個訴訟中，日本知識產權高等法院認為，由於該發明包括「具有數據庫的網絡服務器」、「通信網絡」、「安裝在牙科治療室的電腦」和「能夠顯示和處理圖像的設備」，並且基於電腦的功能來提供支援牙科治療的技術手段，因此可以理解為「利用自然法則的技術思想創作」，因此被認定為發明（日本知識產權高等法院2008年6月24日（西元2008年）判決）。

是創作

僅僅發現已存在的事物並不算是「創作」，因此也不算是發明。創作是指通過人為作用創造新事物，因此發明必須是發明者新創造的事物。

然而，如果從天然物質中人為地分離出化學物質或微生物等，並發現其有用性，那麼在日本，這些化學物質本身也會被視為創作的物品，符合「發明」的定義。此外，用途發明被定義為「發現已知物質的某種未知屬性，並基於這種屬性，發現該物質適合於新的用途的發明」，被認為符合創作的定義。

是高級的

在實用新型法第2條第1項中，有「在本法中，考案是指利用自然法則的技術思想創作」這樣的「考案」的定義，而在發明的定義中的「高級的」一詞是為了區別「考案」，以區分專利和實用新型而設立的。

實用新型制度也保護了「利用自然法則的技術思想創作」（實用新型法第2條）即考案，與專利在本質上是相同的，但保護的對象是利用自然法則的技術思想創作，並且「涉及物品的形狀、結構或組合」（實用新型法第3條）。因此，方法不在保護範圍內，與專利法的保護對象不同，並不需要技術思想創作是高級的。

在實用新型制度中，不進行對申請的實質內容的審查，只要具備一定的基本要求就可以註冊。這是一種可以更早、更簡單地保護所謂的小發明或考案的制度。

發明的專利要求

專利權，如同實用新型權、設計權、商標權一樣，是通過向專利局申請，經過審查並獲得註冊後產生的權利。

為了讓申請專利的發明獲得專利，必須滿足以下要求：

• 能夠被工業利用（日本專利法第29條第1項柱書）
• 是新的發明（日本專利法第29條第1項）
• 具有進步性（日本專利法第29條第2項）
• 具有先申請性（日本專利法第39條）

此外，可能損害公序良俗或公共衛生的發明被視為不符合專利要求的發明（日本專利法第32條）。

可於產業中利用

專利制度的目的在於促進產業的發展（日本專利法第1條），因此，無法在產業中利用的發明，並無必要給予專利保護，也無法獲得專利。

日本專利法第29條

對於能在產業中利用的發明，發明者可以（中略）獲得該發明的專利。

在專利法中，「產業」的定義被廣泛解釋，除了製造業，還包括礦業、農業、漁業、運輸業、通信業等。此外，來自各種產業領域的商業相關發明也有申請專利，包括金融業、保險業和廣告業等各種產業。

然而，只能用於學術或實驗的發明，或者無法作為業務利用的發明，並不符合此條件。此外，實際上無法實施的發明（例如，用UV防護玻璃覆蓋整個地球表面以防止紫外線增加的方法等）也無法在產業上利用。對於人體進行手術、治療或診斷的方法的發明，由於無法在產業上利用，因此也無法獲得專利。

新的發明

即使發明者本人認為他的技術是新的，如果該發明與現有的技術相同，那麼根據專利法的目的，即對產業的發展作出貢獻，就不應該授予專利權。

日本專利法第29條第1項

在產業上可以利用的發明者，除了以下列出的發明外，可以獲得該發明的專利。

一 在專利申請前在日本國內或外國公開知名的發明

二 在專利申請前在日本國內或外國公開實施的發明

三 在專利申請前在日本國內或外國，通過分發的出版物描述的發明或通過電信線路向公眾開放的發明

第一項「公開知名的發明」（公知）指的是，其內容被不特定的人所知，並且不是秘密的發明。即使有許多人知道並且有保密義務，也不會被視為公知。但是，如果沒有保密義務的人知道了，即使只有一個人，也會被視為公知。發明者或申請人是否有保密的意願並不重要。

第二項「公開實施的發明」（公用發明）指的是，在發明的內容公開知名或可能公開知名的情況下實施的發明。例如，工廠允許不特定的人參觀某個產品的製造情況等。

第三項「分發的出版物」中的「出版物」指的是，為了向公眾公開而複製的文件、圖紙或其他類似的信息傳遞媒介。「分發」指的是，讓不特定的人可以看到的狀態，並不需要實際有人看到該出版物。

另外，「通過電信線路向公眾開放的發明」一般指的是在互聯網上，「向公眾開放」指的是讓不特定的人可以看到的狀態，並不需要實際有人訪問。

具有進步性

根據專利法的目的，該法旨在促進產業發展，對於一般技術人員可以輕易創新的事物，授予專利權這種獨占權，不僅對技術進步沒有幫助，反而會成為阻礙。日本專利法第29條第2項的目的，就是要排除這種發明成為專利授予的對象。

日本專利法第 29 條第 2 項 (Patent Act Article 29, Paragraph 2)

在專利申請前，如果該發明所屬技術領域的一般知識者可以輕易地根據前項各號的發明進行創新，則不論該項的規定如何，該發明不能獲得專利。

進步性是決定發明是否可以獲得專利的極其重要的要素，因此判斷困難，並且在專利爭議中經常成為最大的爭點。

根據日本專利廳的審查基準第26條，判斷是否具有進步性的方法包括「本申請發明的認定」、「主引用發明等的引用發明的認定」、「對比」和「論理推理（相異點的評價）」等階段。

先願主義

由於專利權具有排他性，因此對於一項發明只能授予一項專利（一發明一專利原則，排除重複專利原則）。對於同一發明有兩個以上的申請時，應授予哪一個申請專利，則遵循先願主義。

日本專利法第39條（先願主義）

對於同一發明在不同的日子有兩個以上的專利申請時，只有最早的專利申請人可以獲得該發明的專利。

對於同一發明有兩個以上的申請時，應授予哪一個申請專利，有兩種觀點，一種是根據發明的先後順序，先發明的人應獲得專利，這稱為先發明主義；另一種是不問發明的先後，先申請的人應獲得專利，這稱為先願主義。在日本，採用的是先願主義。

具體來說，日本的專利法規定如下：

• 對於同一發明在不同的日子有兩個以上的專利申請時，只有最早的專利申請人可以獲得專利。（日本專利法第39條第1項）
• 對於同一發明在同一天有兩個以上的專利申請時，只有經過專利申請人協議確定的一個申請人可以獲得專利。（同條第2項）
• 即使發明與實用新型註冊申請的創新相同，也將按照上述相同的方式處理。（同條第3項及第4項）

什麼是獲得專利權的優點

具有這種性質的專利權，可能會為擁有它的企業或個人的業務活動帶來以下三個優點。

可以通過法律強制力排除他公司的仿製品

禁止壟斷法（日本禁止壟斷法）的目的是「禁止私人壟斷、不公平的交易限制和不公正的交易方式，防止業務控制力過度集中，通過結合、協議等方式排除生產、銷售、價格、技術等不公平的限制和其他所有不公平的業務活動的束縛，促進公正和自由的競爭，激發企業家的創新，活躍業務活動，提高就業和國民實際收入的水平，從而確保一般消費者的利益，並促進國民經濟的民主和健康發展」（禁止壟斷法第1條）。但是，第21條（知識產權的行使行為）規定「本法的規定不適用於被認為是根據著作權法、專利法、實用新型法、設計法或商標法行使權利的行為」。

也就是說，通過專利權讓專利權人獨占發明，被視為禁止壟斷法的適用例外。

當將技術開發的成果產品投放市場時，該技術的內容將被公開，並可能受到他公司仿製品的威脅。但是，如果獲得產品的專利權，就可以通過法律強制力排除他公司仿製品的銷售。

專利權人可以對侵犯專利權的行為提起禁止請求（日本專利法第100條）或損害賠償請求（日本民法第709條）的訴訟。

禁止請求的訴訟是對侵犯自己專利權的人或可能侵犯的人提出停止或預防侵犯的請求。如果禁止請求的訴訟被接受，訴訟的對方必須停止製造仿製品，並且也可以要求一併廢棄仿製品和撤除其製造設備。

損害賠償請求的訴訟是對由於侵犯專利權而給專利權人造成損害的人提出賠償該損害的請求。如果損害賠償的訴訟被接受，則必須支付與專利權人因製造或銷售仿製品而遭受的損害相當的金錢。

這將使其他人猶豫是否冒著被提起侵犯專利權訴訟的風險銷售仿製品。

可以獲得許可收入

即使獲得專利權可以獨占該發明，也並非一定要獨占。獲得專利權的人可以與其他業者簽訂「我允許你使用我的發明，但你必須付錢給我」的契約。這就是所謂的「許可契約」。對於資金有限的業主來說，與大公司簽訂許可契約並獲得部分利潤，可能比自己製造更合理。由於不需要自己承擔製造和銷售採用專利發明的產品的成本，因此也可以降低產品未被市場接受的風險。

專利法承認專利權人以外的人有權業務上實施專利發明，這種權利被稱為實施權，實施權包括專用實施權（日本專利法第77條）和通常實施權（日本專利法第78條）。

在專利許可契約中，專利權人被稱為許可人，契約的對方被稱為被許可人。專利許可契約的契約形式分為專用實施權許可契約和通常實施權許可契約。專用實施權許可契約是只有被許可人可以實施專利發明，即使是許可人也不能實施專利發明的契約類型。另一方面，通常實施權許可契約是許可人和被許可人都可以實施專利發明的契約類型。

在這兩種契約形式中，被許可人可以在哪些地區實施專利發明，可以實施多長時間，如何支付權利金等條件，都可以在雙方的協議下自由決定。

可以用於市場營銷

專利法規定，「專利權人、專用實施權人或通常實施權人應努力在專利相關物品或其包裝上附上專利表示」（日本專利法第187條）。

這種專利表示只是「應努力」，並非義務。但是，許多銷售獲得專利權的產品的企業等都積極進行「已獲得專利」或「專利第○○○號」等表示。通過在產品上附上專利表示，可以給客戶留下該產品有高技術力支持的印象，並引發購買欲望。這也可以作為企業對外展示其技術力的材料，更重要的是，可以塑造「這是一家能獲得專利的可信賴企業」的形象。即使只是寫著「專利申請中」，也可以提升企業形象，對市場營銷有所幫助。

總結

專利申請並非一定會被批准，往往因各種原因而被拒絕註冊。

在這種情況下，專利局會發出說明為何不被認定為專利的「拒絕理由通知書」，申請人可以通過書面等方式進行反駁，但是否滿足要求，需要事先與經驗豐富的律師一起進行徹底檢查。

https://monolith.law/corporate/intellectual-property-infringement-risk[ja]