Los beneficios de las patentes y la adquisición de derechos de patente explicados por un abogado

Cuando se habla de patentes y derechos de patente, tendemos a imaginar cosas a gran escala, como los diodos emisores de luz azul. Sin embargo, en realidad, la mayoría de las patentes registradas (aproximadamente 195,000 en el año fiscal 2018) son para “pequeñas” invenciones.

Un ejemplo de esto es cuando Echigo Seika, el segundo mayor fabricante en su industria, alegó que Sato Foods Industries (Sato Foods), el líder de la industria, estaba infringiendo su patente y solicitó una orden de cese de producción y venta, así como daños y perjuicios. La patente que Echigo Seika había registrado era para “controlar que la superficie no se rompa al expandirse al asarse, haciendo un corte longitudinal (horizontal) en el lado del mochi cortado” (sentencia intermedia del Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, 7 de septiembre de 2011).

Las tecnologías y programas creados por los propietarios de pequeñas empresas también pueden obtener derechos de patente, siempre que cumplan con los requisitos legales. Entonces, ¿qué es una patente y qué beneficios se obtienen al adquirir derechos de patente?

Objetivo del sistema de patentes

El sistema de patentes es un sistema en el que el estado otorga un derecho llamado derecho de patente, que permite a la persona que ha hecho una invención que contribuye al desarrollo de la industria (o a su sucesor) implementar exclusivamente esa invención durante un cierto período de tiempo, como compensación por hacer pública la invención.

Artículo 1 de la Ley de Patentes Japonesa (Objetivo)

El propósito de esta ley es fomentar la invención y contribuir al desarrollo de la industria mediante la protección y utilización de la invención.

Así, el sistema de patentes tiene como objetivo la protección y utilización de las invenciones, pero ¿a qué se refiere exactamente con “invención”?

¿Qué es una invención?

El Artículo 2 de la Ley de Patentes Japonesa (Ley de Patentes Japonesa) define “invención” de la siguiente manera:

Artículo 2 de la Ley de Patentes Japonesa (Definición)

En esta ley, “invención” se refiere a las creaciones de ideas técnicas que utilizan las leyes de la naturaleza y que son de alto nivel.

Por lo tanto, una invención bajo la Ley de Patentes debe cumplir con cuatro requisitos:

• Debe utilizar las leyes de la naturaleza
• Debe ser una idea técnica
• Debe ser una creación
• Debe ser de alto nivel

A continuación, explicaremos cada uno de estos requisitos.

Debe utilizar las leyes de la naturaleza

Las leyes de la naturaleza se refieren a los principios que tienen regularidades físicas, químicas y biológicas que se encuentran empíricamente en la naturaleza, y no incluyen leyes artificiales como las ideas de gestión de activos. Además, como se requiere “utilizar las leyes de la naturaleza”, el “descubrimiento” de las propias leyes de la naturaleza, como la teoría de la relatividad de Einstein, no se considera una invención. Además, algo que contradice las leyes de la naturaleza no se considera una invención. Por ejemplo, una “invención” que “demuestra que la ley de conservación de la energía no es una ley natural, rompe la ley de Torricelli y proporciona el primer motor perpetuo de su tipo en la historia de la humanidad” no se consideró una invención porque “la ley de conservación de la energía es una ley universal de la ciencia y la tecnología actual y es de conocimiento común” (Sentencia del Tribunal Superior de Tokio, 27 de marzo de 2002).

Además, a menudo es prácticamente imposible distinguir entre el requisito de “utilizar las leyes de la naturaleza” y el requisito de “ser una idea técnica”, por lo que se considera aceptable considerarlos juntos como requisitos para una invención.

Debe ser una idea técnica

Una invención se define como una “idea técnica” que reconoce una relación causal entre una “configuración técnica” y un “efecto técnico”, es decir, “si se utiliza el método técnico ○○, se puede lograr el efecto técnico □□”. Los requisitos para esto son el “requisito de reproducibilidad”, que es que “una persona con conocimientos normales en el campo técnico correspondiente puede lograr el efecto técnico deseado mediante la implementación repetida”, y el “requisito de concreción y objetividad”, que es que “la configuración técnica tiene objetividad y un cierto grado de concreción”.

En un juicio en el que el demandante, que había solicitado una patente para una invención llamada “red de tratamiento dental bidireccional”, buscaba la anulación de una decisión de rechazo después de haber solicitado una revisión debido a un examen de rechazo, el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual determinó que la invención era una “creación de una idea técnica que utiliza las leyes de la naturaleza” porque se podía entender que proporcionaba medios técnicos para apoyar el tratamiento dental que funcionaba en base a una computadora y que incluía un “servidor de red con base de datos”, una “red de comunicaciones”, una “computadora instalada en una sala de tratamiento dental” y un “dispositivo capaz de mostrar y procesar imágenes” (Sentencia del Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, 24 de junio de 2008).

Debe ser una creación

Algo que simplemente se ha encontrado entre lo que ya existe se considera un “simple descubrimiento”, no una “creación”, y por lo tanto no se considera una invención. La creación se refiere a la creación de algo nuevo a través de la acción humana, por lo que una invención debe ser algo que ha sido creado de nuevo por el inventor.

Sin embargo, en Japón, cuando se descubre la utilidad de una sustancia química o microorganismo que ha sido aislado artificialmente de la naturaleza, la propia sustancia química se trata como algo que ha sido creado y se considera una “invención”. Además, las invenciones de uso se consideran creaciones y se definen como “invenciones basadas en el descubrimiento de un atributo desconocido de una sustancia conocida y el reconocimiento de que este atributo hace que la sustancia sea adecuada para un nuevo uso”.

Debe ser de alto nivel

El Artículo 2, Párrafo 1 de la Ley de Modelos de Utilidad Japonesa (Ley de Modelos de Utilidad Japonesa) define “invención” como “la creación de una idea técnica que utiliza las leyes de la naturaleza”. La frase “de alto nivel” en la definición de invención se proporciona para distinguir entre “invención” y “modelo de utilidad” y para distinguir entre patentes y modelos de utilidad.

El sistema de modelos de utilidad también protege las invenciones, que son “creaciones de ideas técnicas que utilizan las leyes de la naturaleza” (Artículo 2 de la Ley de Modelos de Utilidad), y son esencialmente lo mismo que las patentes, pero protegen “cosas que se refieren a la forma, estructura o combinación de artículos” (Artículo 3 de la Ley de Modelos de Utilidad). Por lo tanto, no se aplica a los métodos, y a diferencia de las patentes, no se requiere que sea de alto nivel entre las creaciones de ideas técnicas que utilizan las leyes de la naturaleza.

En el sistema de modelos de utilidad, no se realiza un examen del contenido sustantivo de la solicitud, y se registran aquellos que cumplen con ciertos requisitos básicos. Se trata de un sistema que permite proteger las invenciones menores, también conocidas como invenciones, de manera más rápida y sencilla que el sistema de patentes.

Requisitos de patente para una invención

El derecho de patente, al igual que el derecho de modelo de utilidad, el derecho de diseño y el derecho de marca, surge al solicitarlo ante la Oficina de Patentes de Japón, pasar por un examen y obtener el registro.

Para que una invención que ha solicitado una patente sea patentada, debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser utilizable en la industria (Artículo 29, párrafo 1, de la Ley de Patentes japonesa)
• Ser una invención nueva (Artículo 29, párrafo 1, de la Ley de Patentes japonesa)
• Tener progresividad (Artículo 29, párrafo 2, de la Ley de Patentes japonesa)
• Ser de prioridad (Artículo 39 de la Ley de Patentes japonesa)

Además, las invenciones que pueden dañar el orden público o la salud pública se consideran invenciones que corresponden a las razones de no patentabilidad (Artículo 32 de la Ley de Patentes japonesa).

Utilizable en la industria

El sistema de patentes tiene como objetivo el desarrollo de la industria (Artículo 1 de la Ley de Patentes japonesa), por lo que no se considera necesario otorgar y proteger con una patente las invenciones que no pueden ser utilizadas en la industria, y por lo tanto, no pueden ser patentadas.

Artículo 29 de la Ley de Patentes japonesa

Quien haya realizado una invención que pueda ser utilizada en la industria, (omisión), puede obtener una patente para dicha invención.

El término “industria” en la Ley de Patentes japonesa se interpreta en un sentido amplio, e incluye no solo la industria manufacturera, sino también la minería, la agricultura, la pesca, el transporte, las telecomunicaciones, etc. Además, las invenciones relacionadas con los negocios se solicitan patentes desde una amplia gama de sectores industriales, y se puede decir que incluyen todas las industrias, incluyendo las finanzas, los seguros y la publicidad.

Por otro lado, las invenciones que solo se utilizan con fines académicos o experimentales, o las invenciones que no pueden ser utilizadas como una industria, no se incluyen en esto. Además, las invenciones que no se considera posible implementar en la práctica (por ejemplo, un método para prevenir el aumento de la radiación ultravioleta cubriendo toda la superficie de la tierra con vidrio que bloquea los rayos UV) tampoco tienen posibilidad de uso industrial. También se establece que no se puede obtener una patente para las invenciones de métodos para operar, tratar o diagnosticar a los humanos, debido a que no se reconoce la posibilidad de uso industrial.

Una invención nueva

Aunque el inventor pueda creer que su invención es una nueva tecnología, si la invención es la misma que la tecnología existente, no se debe otorgar una patente en vista del objetivo de la Ley de Patentes Japonesa (Ley de Patentes Japonesa) de contribuir al desarrollo de la industria.

Artículo 29, párrafo 1 de la Ley de Patentes Japonesa

Quien haya realizado una invención que pueda ser utilizada en la industria puede obtener una patente para esa invención, excepto para las invenciones enumeradas a continuación.

1. Invenciones que se conocieron públicamente en Japón o en el extranjero antes de la solicitud de patente

2. Invenciones que se implementaron públicamente en Japón o en el extranjero antes de la solicitud de patente

3. Invenciones que se describieron en publicaciones distribuidas o que se hicieron disponibles al público a través de líneas de telecomunicaciones antes de la solicitud de patente en Japón o en el extranjero

El primer término “invención conocida públicamente” (conocimiento público) se refiere a una invención cuyo contenido es conocido por personas no específicas como algo no secreto. Aunque muchas personas que tienen un deber de confidencialidad pueden conocerlo, no se considera conocimiento público, pero cuando una persona sin un deber de confidencialidad lo conoce, se convierte en conocimiento público, incluso si es solo una persona. La intención del inventor o solicitante de mantenerlo en secreto no importa.

El segundo término “invención implementada públicamente” (invención de uso público) se refiere a una invención que se implementó en una situación en la que el contenido de la invención se conoce públicamente o en una situación en la que existe el riesgo de que se conozca públicamente. Por ejemplo, se supone que esto incluye situaciones en las que se permite a personas no específicas observar la situación de producción de un producto en una fábrica.

El término “publicaciones distribuidas” en el tercer punto se refiere a documentos, dibujos y otros medios de comunicación de información que se han reproducido con el propósito de ser revelados al público a través de la distribución. “Distribución” significa que se coloca en un estado en el que personas no específicas pueden verlo, y no es necesario que alguien realmente haya visto la publicación.

Además, “invención que se hizo disponible al público a través de líneas de telecomunicaciones” generalmente se refiere a Internet, y “disponible al público” significa que se coloca en un estado en el que personas no específicas pueden verlo, y no es necesario que alguien realmente haya accedido a él.

Progresividad

A la luz del objetivo de la Ley de Patentes japonesa, que tiene como objetivo el desarrollo de la industria, otorgar un derecho de monopolio, como una patente, a algo que un técnico ordinario podría inventar fácilmente, no solo no contribuye al progreso técnico, sino que también lo obstaculiza. El propósito del Artículo 29, párrafo 2, de la Ley de Patentes japonesa es excluir tales invenciones del otorgamiento de patentes.

Artículo 29, párrafo 2, de la Ley de Patentes japonesa

Si una persona con conocimientos ordinarios en el campo técnico al que pertenece la invención pudo inventar fácilmente basándose en la invención mencionada en cada ítem del párrafo anterior antes de la solicitud de patente, no se puede obtener una patente para dicha invención, sin importar las disposiciones del mismo párrafo.

La progresividad es un requisito extremadamente importante para determinar si una invención puede ser patentada o no, y por lo tanto, es difícil de juzgar y a menudo se convierte en el mayor punto de disputa en los litigios de patentes.

El método para determinar la existencia de progresividad, según el criterio de examen 26 de la Oficina de Patentes japonesa, se lleva a cabo en las etapas de “reconocimiento de la invención de la solicitud”, “reconocimiento de la invención citada, como la invención principal citada”, “comparación” y “justificación (evaluación de las diferencias)”.

Principio de Prioridad

El derecho de patente tiene exclusividad, por lo que solo se otorga una patente para una invención (principio de una invención, una patente, principio de exclusión de patentes duplicadas). En el caso de que se hayan presentado dos o más solicitudes para la misma invención, se ha establecido la prioridad para determinar a cuál solicitud se debe otorgar la patente.

Artículo 39 de la Ley de Patentes japonesa (Prioridad)

Cuando se han presentado dos o más solicitudes de patente en diferentes días para la misma invención, solo el primer solicitante de patente puede obtener una patente para esa invención.

En el caso de que se hayan presentado dos o más solicitudes para la misma invención, existen dos principios para determinar a cuál solicitud se debe otorgar la patente: el principio de prioridad de invención, que otorga la patente al que inventó primero, y el principio de prioridad de solicitud, que otorga la patente al que solicitó primero sin considerar quién inventó primero. En Japón, se adopta el principio de prioridad de solicitud.

Concretamente, la Ley de Patentes japonesa establece lo siguiente:

• Cuando se han presentado dos o más solicitudes de patente en diferentes días para la misma invención, solo el primer solicitante de patente puede obtener una patente para esa invención. (Artículo 39, párrafo 1 de la Ley de Patentes japonesa)
• Cuando se han presentado dos o más solicitudes de patente el mismo día para la misma invención, solo el solicitante de patente que se determine mediante consulta entre los solicitantes de patente puede obtener una patente. (Mismo artículo, párrafo 2)
• Incluso cuando la invención es la misma que la invención relacionada con la solicitud de registro de modelo de utilidad, se maneja de la misma manera que se mencionó anteriormente. (Mismo artículo, párrafos 3 y 4)

¿Cuáles son los beneficios de obtener una patente?

Una patente, que tiene estas características, puede brindar los siguientes tres beneficios a las actividades comerciales de las empresas o individuos que la poseen.

Puede eliminar las imitaciones de otras empresas con fuerza legal

La Ley Antimonopolio japonesa tiene como objetivo “prohibir los monopolios privados, las restricciones comerciales injustas y los métodos comerciales injustos, prevenir la concentración excesiva del poder de control de los negocios, eliminar todas las restricciones injustas en las actividades comerciales mediante la combinación, acuerdos, etc., promover la competencia justa y libre, permitir la creatividad de los empresarios, activar las actividades comerciales, aumentar el nivel de empleo y el ingreso real nacional, y asegurar los intereses de los consumidores generales, promoviendo así el desarrollo democrático y saludable de la economía nacional” (Artículo 1 de la Ley Antimonopolio japonesa). Sin embargo, el artículo 21 (Actos de ejercicio de derechos de propiedad intelectual) establece que “las disposiciones de esta ley no se aplicarán a los actos reconocidos como el ejercicio de derechos bajo la Ley de Derechos de Autor, la Ley de Patentes, la Ley de Modelos de Utilidad, la Ley de Diseños o la Ley de Marcas”.

En otras palabras, permitir que el titular de una patente monopolice la invención a través de la patente es una excepción a la aplicación de la Ley Antimonopolio.

Cuando se introduce un producto que es el resultado del desarrollo tecnológico en el mercado, el contenido de la tecnología se hace público y se expone a la amenaza de imitaciones de otras empresas. Sin embargo, si se obtiene la patente del producto, se puede eliminar la venta de imitaciones de otras empresas con fuerza legal.

El titular de una patente puede presentar una demanda para detener la infracción (Artículo 100 de la Ley de Patentes japonesa) o una demanda de indemnización por daños y perjuicios (Artículo 709 del Código Civil japonés).

La demanda para detener la infracción es una solicitud para detener o prevenir la infracción de su propia patente por parte de alguien que está infringiendo o que puede infringir su patente. Si se aprueba la demanda para detener la infracción, la parte demandada debe detener la producción de la imitación, pero también puede solicitar la eliminación de la imitación y la eliminación de su equipo de producción.

La demanda de indemnización por daños y perjuicios es una solicitud de indemnización por los daños causados al titular de la patente por la infracción de la patente. Si se aprueba la demanda de indemnización por daños y perjuicios, la parte que ha causado daños al titular de la patente mediante la producción o venta de la imitación debe pagar una suma de dinero equivalente a los daños sufridos por el titular de la patente.

Esto hará que las empresas duden en vender imitaciones a riesgo de ser demandadas por infracción de patente por alguien que no sea el titular de la patente.

Puede obtener ingresos por licencias

Aunque obtener una patente permite monopolizar la invención, no siempre es necesario hacerlo. El titular de una patente puede celebrar un contrato con otro empresario que diga: “Puedes usar mi invención si me pagas”. Este es el llamado “contrato de licencia”. En el caso de los empresarios con limitaciones financieras, puede ser más razonable celebrar un contrato de licencia con una gran empresa y recibir una parte de los beneficios que producir por sí mismos. Esto se debe a que no tienen que asumir los costos asociados con la producción y venta de productos que incorporan la invención patentada, lo que puede reducir el riesgo en caso de que el producto no sea aceptado en el mercado.

La Ley de Patentes japonesa reconoce el derecho de alguien que no sea el titular de la patente a implementar la invención patentada como un negocio. Este derecho se llama derecho de implementación, y hay dos tipos de derechos de implementación: el derecho de implementación exclusiva (Artículo 77 de la Ley de Patentes japonesa) y el derecho de implementación ordinaria (Artículo 78 de la Ley de Patentes japonesa).

En un contrato de licencia de patente, el titular de la patente se llama licenciante y la otra parte se llama licenciatario. Los contratos de licencia de patentes se dividen en contratos de concesión de derechos de implementación exclusiva y contratos de concesión de derechos de implementación ordinaria. Un contrato de concesión de derechos de implementación exclusiva es un tipo de contrato en el que sólo el licenciatario puede implementar la invención patentada, y ni siquiera el licenciante, que es el titular de la patente, puede implementar la invención patentada. Por otro lado, un contrato de concesión de derechos de implementación ordinaria es un tipo de contrato en el que tanto el licenciante como el licenciatario pueden implementar la invención patentada.

En ambos tipos de contratos, las condiciones, como la región en la que el licenciatario puede implementar la invención patentada, el período durante el cual puede implementarla, y el método de pago de las regalías, pueden ser determinadas libremente por acuerdo mutuo.

Puede ser útil para el marketing

La Ley de Patentes japonesa establece que “el titular de una patente, el titular de un derecho de implementación exclusiva o el titular de un derecho de implementación ordinaria debe esforzarse por adjuntar una indicación de patente a los productos relacionados con la patente o a su embalaje de acuerdo con las regulaciones del Ministerio de Economía, Comercio e Industria” (Artículo 187 de la Ley de Patentes japonesa).

Aunque esta indicación de patente es sólo un “deber”, muchas empresas que venden productos patentados hacen indicaciones activas como “Patente obtenida” o “Patente No. 〇〇〇”. Al adjuntar una indicación de patente a un producto, se puede dar la impresión a los clientes de que el producto está respaldado por una alta capacidad tecnológica, lo que puede estimular su deseo de comprar. También puede ser un material para promover la capacidad tecnológica de la empresa al exterior, y más que eso, puede crear la imagen de que “es una empresa confiable que puede obtener una patente”. Incluso si sólo dice “Solicitud de patente en curso”, puede mejorar la imagen de la empresa y ser útil para el marketing.

Resumen

Las patentes no se conceden necesariamente con solo solicitarlas, y a menudo se rechazan por diversas razones.

En tales casos, se notifica al solicitante un “Aviso de Motivos de Rechazo” emitido por la Oficina de Patentes de Japón, que detalla por qué no se puede reconocer como patente. Aunque el solicitante puede refutar a través de documentos escritos, es necesario verificar exhaustivamente de antemano con un abogado experimentado si se cumplen los requisitos.