Mitä tulee tietää yhteisen tutkimus- ja kehityssopimuksen solmimiseksi

Yksi tapa täydentää yrityksen puuttuvia teknologioita, tietotaitoa ja henkilöstöä sekä kehittää tuotteita ja teknologiaa nopeasti ja kustannustehokkaasti on yhteistyössä toteutettava tutkimus- ja kehitystyö.

Yhteistyössä toteutetusta tutkimus- ja kehitystyöstä saatu hyöty ei ole vähäinen, mutta samalla on mahdollista, että yrityksen tietoja ja teknologiaa vuotaa kumppaniyritykselle.

Lisäksi, kun yhteistyössä saavutetaan tuloksia, ei ole yllättävää, että molemmat osapuolet haluaisivat suosia omia etujaan ja mieluiten monopolisoida ne. Käytännössä on kuitenkin tarpeen tehdä kompromisseja jossain vaiheessa.

Tällaiset yhteistyössä toteutetun tutkimus- ja kehitystyön ongelmat on syytä keskustella etukäteen ja asettaa säännöt, jotta vältetään tarpeettomat ongelmat. Tätä varten solmitaan “yhteistyössä toteutetun tutkimus- ja kehitystyön sopimus”.

Tässä yhteydessä käsittelemme yhteistyössä toteutetun tutkimus- ja kehitystyön sopimuksen etuja ja haittoja sekä vinkkejä mahdollisten ongelmien välttämiseksi.

Mitä yhteistutkimus ja -kehitys on?

Yhteistutkimus ja -kehitys on yritysten yhteistyön muoto, jossa useat saman edun omaavat yritykset tekevät yhteistyötä tuotteiden tai teknologioiden tehokkaan kehittämisen eteen.

Teknologisen innovaation nopeasti etenevillä aloilla tai tuotteiden lyhyen elinkaaren aloilla on riski, että liian pitkä kehitysaika johtaa kilpailijoiden jäämiseen jälkeen.

Vaikka yritys sijoittaisi paljon rahaa tutkimukseen ja kehitykseen ja saisi uuden tuotteen valmiiksi, jos kilpailija on jo tuonut vastaavan tuotteen markkinoille, kehitetyn tuotteen arvo voi laskea merkittävästi.

On olemassa menetelmiä, kuten yrityskaupat ja liiketoimintayhteistyöt, joilla tuotteiden tai teknologioiden kehittämistä voidaan nopeuttaa, mutta nämä vaativat yrityksen johdon päätöksiä. Yhteistutkimus ja -kehitys sen sijaan vaikuttaa vähemmän yrityksen johtoon, ja riippuen sisällöstä, jopa osaston johtaja voi tehdä päätöksen. Tämän vuoksi monet yritykset valitsevat tämän menetelmän.

Yhteisen tutkimus- ja kehityssopimuksen edut

Roolien ja kustannusten jakaminen selkiytyy

Kun kehitystyötä tehdään yhdessä kolmannen osapuolen kanssa, kustannusten jakamisen ja kehitykseen liittyvien roolien jakamisen mallit vaihtelevat. On olemassa malleja, joissa vain kustannukset jaetaan ja kehitystyön suorittaa toinen yritys, tai malleja, joissa kehitysvaiheen mukaan vastuuyritys vaihtelee ja kehitykseen tarvittavat kustannukset kantaa kukin vastuuyritys. Ei ole olemassa yhtä määrättyä mallia.

Siksi yhteisen tutkimus- ja kehityssopimuksen tärkeä rooli on selkeyttää kunkin yrityksen roolit ja vastuualueet sekä kustannusten jakaminen.

Lisäksi, jos toinen yritys laiminlyö velvollisuutensa, voidaan määritellä oikeus vahingonkorvaukseen, joten roolien ja kustannusten jakamisen tulisi olla mahdollisimman toteutettavissa oleva sisältö.

Kehityskustannukset voidaan vähentää ja riskit jakaa

Yhteisen tutkimus- ja kehityksen etuna on, että kehitykseen tarvittavat varat voidaan jakaa osallistuvien yritysten kesken ja henkilöstökustannukset voidaan pitää kurissa.

Lisäksi, yksin ei olisi mahdollista toteuttaa suuria kehitysprojekteja, ja jos tuloksia ei saada, osallistuvat yritykset voivat jakaa kustannusten aiheuttamat vahingot.

Teknologian, henkilöstön ja tutkimuslaitteiden täydentäminen on mahdollista

Tutkimus- ja kehitystyöhön tarvitaan paitsi rahaa, myös yritykseltä puuttuvaa teknologiaa, henkilöstöä ja prototyyppien testaamiseen ja arviointiin tarvittavia laitteita.

Yhteistutkimus- ja kehityssopimuksen haitat

Teknologian ja osaamisen vuotamisen riski

Kehittäjien, jotka työskentelevät samaa tavoitetta varten, on pakko paljastaa tietoja, joita toinen osapuoli tarvitsee, ja koska heillä on molemminpuolinen salassapitovelvollisuus, on mahdollista, että he paljastavat myös tärkeitä teknologioita ja osaamista.

Siksi yhteistutkimus- ja kehityssopimuksen suurin haittapuoli on, että yrityksen teknologia ja osaaminen voivat vuotaa ja tulla opituksi toisen yrityksen toimesta.

Toisaalta, se, että yritys voi oppia toisen yrityksen teknologiaa ja osaamista, voidaan nähdä myös etuna.

Joka tapauksessa, paljastettavien tietojen laajuuteen on kiinnitettävä huolellista huomiota.

Tulosten monopolisoiminen on vaikeaa

Kun kehität uuden tuotteen tai teknologian yksin, voit monopolisoida tulokset ja laajentaa liiketoimintaasi kilpailijoita vastaan.

Kuitenkin, yhteistutkimus- ja kehityssopimuksessa, toisella yrityksellä voi olla oikeuksia tuloksiin perustuvaan immateriaalioikeuteen, joten monopolisoiminen on vaikeaa, ja on mahdollista, että toinen yritys käyttää tätä immateriaalioikeutta ja kilpailee yrityksesi kanssa.

Muiden yritysten kanssa tehtävän yhteistutkimuksen ja -kehityksen rajoittaminen on mahdollista

Yhteistutkimus- ja kehityssopimuksen aikana toinen yritys saattaa lisätä sopimukseen lausekkeen, joka kieltää “saman tai samankaltaisen tavoitteen omaavan yhteistutkimuksen ja -kehityksen kolmannen osapuolen kanssa (kilpailevan kehityksen kieltäminen)”.

Kuitenkin, jos yritykselläsi on perusteknologia, on mahdollista kehittää erilaisia sovellustuotteita ja -teknologioita, joten muiden yritysten kanssa tehtävän yhteistutkimuksen ja -kehityksen rajoittaminen voi vaikuttaa merkittävästi liiketoimintaan.

Yhteisen tutkimus- ja kehityssopimuksen epäonnistumisen välttämisen avainkohdat

Yhteistyössä tehtävän tutkimus- ja kehityssopimuksen tavoitteiden asettaminen huolellisesti

Yhteistyössä tehtävän tutkimus- ja kehityssopimuksen tavoitteiden asettamista ei usein pidetä kovin tärkeänä, mutta se vaikuttaa todellisuudessa moniin sopimuksen ehtoihin. Se voi antaa toiselle osapuolelle tarpeettoman laajat oikeudet tai rajoittaa omaa yritystä liikaa, joten sen merkitys on suuri.

Suhteen kilpailevan kehityksen kieltävään ehtoon

Edellä mainitussa kilpailevan kehityksen kieltävässä ehdossa sama tai samankaltainen “tavoite” määrittää suuresti, mitä kielletään.

Esimerkiksi, jos yhteistyössä tehtävän tutkimus- ja kehityksen tavoitteeksi asetetaan “viestintälaitteen järjestelmän kehittäminen” ja “viestintälaitteen äänentunnistusjärjestelmän kehittäminen”, niin ensimmäisessä tapauksessa kaikki viestintälaitteeseen liittyvä järjestelmän kehittäminen kolmannen osapuolen kanssa on kielletty, kun taas jälkimmäisessä tapauksessa muun kuin äänentunnistusjärjestelmän kehittäminen on sallittua.

Tavoitteen asettaminen ei saa olla liian yksityiskohtaista, jotta joustavuus ei katoa ja pienikin muutos vaatii sopimuksen muuttamista. Toisaalta, jos tavoite on liian yleinen, kielletty alue voi laajentua tarpeettomasti, joten sitä on harkittava huolellisesti.

Suhteen immateriaalioikeuksiin

Jos tavoitteen asettaminen on liian laajaa, yhteistyössä tehtävän tutkimuksen tuloksena saadun keksinnön perusteella tehty patenttihakemus voi johtaa siihen, että toinen yritys väittää oikeuksiaan, jos hakemuspäivä on yhteistyössä tehtävän tutkimus- ja kehityssopimuksen voimassaoloajan sisällä.

Toisaalta, jos tavoite on liian yksityiskohtainen, toisen yrityksen tekemä keksintö voi johtaa yksin tehtyyn patenttihakemukseen, vaikka se olisi yhteistyössä tehtävän tutkimus- ja kehityksen tulos, koska se ei kuulu tavoitteeseen.

Suhteen salassapitovelvollisuuteen

Yleensä salassapitovelvollisuutta koskevassa ehdossa määrätään, että toisen osapuolen salainen tieto voidaan käyttää vain tavoitteen mukaisesti, tai sen käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty.

Mutta jos tavoitteen asettaminen on liian laajaa, omaa salassa pidettävää tietoa voidaan käyttää toisessa projektissa ilman, että se rikkoo sopimusta, ja päinvastoin, jos tavoite on liian yksityiskohtainen, pienikin soveltava kehitys voi johtaa sopimusrikkomukseen.

Suurin huomioon otettava seikka on tulosten käsittely

Yhteistyössä tehtävän tutkimus- ja kehityssopimuksen neuvotteluissa eniten aikaa vievät kysymykset liittyvät usein “tulosten käsittelyyn”.

Tuloksiin perustuvien immateriaalioikeuksien omistajuus, toteuttamisoikeus ja lisenssioikeus vaikuttavat suoraan yrityksen toimintaan, joten molemmilla osapuolilla on useita kohtia, joista he eivät halua luopua. Kuitenkin ennen yhteistyössä tehtävän tutkimus- ja kehitystyön aloittamista on tärkeää sopia mahdollisimman paljon asioista, jotta vältetään tarpeettomat ongelmat.

Immateriaalioikeuksien omistajuus

Yhteistyössä tehtävän tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyvien keksintöjen immateriaalioikeudet kuuluvat yleensä keksijän yritykselle.

Tämä edellyttää kuitenkin, että työntekijän kanssa tehdyn sopimuksen tai työssä syntyneiden keksintöjen määräysten mukaan “työssä syntyneiden keksintöjen immateriaalioikeudet siirtyvät yritykselle”.

Tässä tapauksessa yhteistyössä tehtävän tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyvät immateriaalioikeudet kuuluvat keksijän yritykselle, mutta sopimuksessa voidaan määritellä toisin seuraavasti:

• Kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat jommalle kummalle osapuolelle
• Kaikki immateriaalioikeudet ovat yhteisomistuksessa
• Keksinnön tyyppi tai ala määrittää, kummalle osapuolelle immateriaalioikeudet kuuluvat
• Immateriaalioikeuksien omistajuus päätetään neuvottelujen perusteella

Immateriaalioikeuksien omistajuuden määrittäminen perustuu yrityksen strategiaan, jossa yrityksen ydinosaamiseen liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan yritykselle ja soveltavan teknologian osalta päätökset tehdään tapauskohtaisesti.

Jos haluat tietää lisää patenttien ja patenttioikeuksien hankkimisen eduista, voit lukea lisää alla olevasta artikkelista yhdessä tämän artikkelin kanssa.

https://monolith.law/corporate/patent-merit-lawyer-invention[ja]

Immateriaalioikeuksien toteuttaminen, yksinoikeudet jne.

Jos perusteknologiaan liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat toiselle yritykselle ja soveltavan tuotteen immateriaalioikeudet kuuluvat omalle yritykselle, soveltavan tuotteen valmistamiseksi ja myymiseksi on saatava toiselta yritykseltä lupa perusteknologiaan liittyvien immateriaalioikeuksien toteuttamiseen.

Yhteistyössä tehtävän tutkimus- ja kehitystyön tarkoituksena on hyödyntää tuloksia ja saada voittoa, joten riippumatta tulosten omistajuudesta, jos ne ovat tarpeellisia yrityksen toiminnalle, on mahdollistettava toisen yrityksen omistamien immateriaalioikeuksien toteuttaminen.

Patenttien osalta voidaan harkita määräystä, joka asettaa yksinoikeuden normaalin toteuttamisoikeuden tietyn ajanjakson ajaksi, jotta kilpailevat yritykset eivät saa lisenssiä perusteknologiaan.

Tulosten julkaisemisen ajankohta ja sisältö

Tutkijoille ja kehittäjille on erittäin tärkeää julkaista yhteistyössä tehtävän tutkimus- ja kehitystyön tulokset konferensseissa ja artikkeleissa.

Yhteistyössä tehtävän tutkimus- ja kehityssopimuksessa on määritelty salassapitovelvollisuus, joten jos haluat julkaista tuloksia, sinun on määriteltävä se sopimuksessa.

Lisäksi julkaiseminen ennen patenttihakemusta johtaa patentin uutuusarvon menettämiseen. Siksi, vaikka patenttihakemus olisi tehty, on etua siitä, että kilpailijat eivät tiedä yrityksen kehityssisällöstä ennen patenttihakemuksen julkaisemista. Siksi, jos haluat julkaista, on tärkeää sopia etukäteen julkaisemisen ajankohdasta ja sisällöstä toisen osapuolen kanssa.

Huomioitavaa purkuperusteissa / COC-lausekkeissa

Change of Control (COC) -lauseke tarkoittaa sopimusehtoa, joka määrittelee yrityksen hallintaoikeuden muutoksen, kuten yrityskaupat (M&A), sopimuksen purkuperusteeksi.

Koska kasvuyritykset voivat usein olla yrityskauppojen kohteena, yhteistyökumppani saattaa lisätä COC-lausekkeen sopimuksen purkuperusteisiin yhteisen tutkimus- ja kehitystyön yhteydessä.

Syy tähän on se, että jos kilpaileva yritys ostaa kasvuyrityksen, tärkeää tietoa saattaa vuotaa kilpailijalle, jos yhteinen tutkimus- ja kehitystyö jatkuu.

Kuitenkin kasvuyrityksille ja start-upeille, vaikka lupaava yhteinen tutkimus- ja kehitystyö voi lisätä yrityksen arvoa, COC-lausekkeen sisällyttäminen sopimukseen voi olla riski ja saattaa vahingoittaa yrityksen arvoa. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota COC-lausekkeen käsittelyyn.

Yhteenveto

Tällä kertaa olemme käsitelleet yhteisen tutkimus- ja kehityssopimuksen etuja ja haittoja sekä ongelmien välttämiseksi tarvittavia huomioon otettavia seikkoja. Kun tehdään yhteistä tutkimus- ja kehitystyötä ulkomaalaisen yrityksen kanssa, on tärkeää tehdä päätöksiä myös soveltuvasta laista ja sopimukseen liittyvästä tuomioistuimesta.

Lisäksi, jos rajoitat tutkimus- ja kehitystyötä, joka liittyy muihin kuin yhteisen tutkimus- ja kehityksen teemoihin, tai rajoitat tulosten hyödyntämistä tutkimus- ja kehitystyössä, saatat rikkoa Japanin monopolikiellon lakia ja se saattaa johtaa epäoikeudenmukaiseen kaupankäyntiin.

Koska eri tapauksissa on monenlaisia riskejä, suosittelemme, että et tee päätöstä yksin yhteisen tutkimus- ja kehityssopimuksen solmimisesta, vaan konsultoi etukäteen asianajajan kanssa, jolla on laaja asiantuntemus ja kokemus.

Esittely toimenpiteistämme toimistossamme

Monolis Lakitoimisto on lakitoimisto, jolla on korkea asiantuntemus IT:ssä, erityisesti internetissä ja laissa. Yritysten välisessä yhteisessä tutkimus- ja kehitystyössä sopimusten laatiminen on välttämätöntä. Toimistossamme laadimme ja tarkistamme sopimuksia erilaisiin tapauksiin, aina Tokyo Stock Exchange Prime -listattujen yritysten ja startup-yritysten välillä. Jos tarvitset apua sopimusten kanssa, katso alla oleva artikkeli.