변호사가 알려주는 특허와 특허권 취득의 장점

‘특허’나 ‘특허권’이라고 언급되면, 푸른색 발광 다이오드 등 대규모 발명품을 떠올리기 쉽지만, 실제로는 등록된 특허(2018년도 연간 등록 건수 약 195,000건)의 대부분은 ‘사소한’ 발명입니다.

업계 2위인 에치고제과가, 업계 1위인 사토식품공업(사토식품)이 자사의 특허권을 침해하고 있다며 제조·판매 중지와 손해배상을 청구한 사례에서 에치고제과가 등록한 특허는 ‘떡의 옆면에 길게(수평으로) 절개를 넣어 구워서 부풀었을 때 표면이 찢어지지 않도록 제어하는’ 것이었습니다(지식재산고등법원 2011년 9월 7일 중간판결).

스몰 비즈니스 사업주가 만든 기술이나 프로그램 등도, 법률이 정하는 조건만 충족시키면 특허권 취득이 가능합니다. 그렇다면, 특허란 어떤 것이며, 특허권을 취득하면 어떤 이점이 있는지 알아보겠습니다.

특허제도의 목적

특허제도는 산업 발전에 기여하는 발명을 한 사람(또는 그의 상속인)에게 그 발명을 공개하는 대가로, 일정 기간 동안 그 발명을 독점적으로 실행할 수 있는 특허권이라는 권리를 국가가 부여하는 제도입니다.

일본 특허법 제1조(목적)

이 법은 발명의 보호 및 이용을 도모함으로써, 발명을 장려하고, 이로써 산업의 발전에 기여하는 것을 목적으로 한다.

이처럼 발명의 보호 및 이용을 도모하는 것이 특허제도인데, 발명이란 무엇을 가리키는 것일까요?

발명이란

특허법 제2조에서는 ‘발명’을 다음과 같이 정의하고 있습니다.

특허법 제2조(정의)

이 법에서 ‘발명’이란, 자연법칙을 이용한 기술적 사고의 창작 중 고도의 것을 말한다.

즉, 특허법상의 발명은, 4가지 요건을 충족하는 것이어야 합니다.

• 자연법칙을 이용하고 있어야 한다
• 기술적 사고이어야 한다
• 창작이어야 한다
• 고도한 것이어야 한다

이에 대해 설명하겠습니다.

자연법칙을 이용하고 있는 것

자연법칙이란, 자연계에서 경험적으로 발견되는 물리학적, 화학적, 생물학적 법칙성을 가진 원리를 말하며, 자산 운용 아이디어와 같은 인위적 법칙은 포함하지 않습니다. 또한, ‘자연법칙을 이용하고 있는 것’이므로, 아인슈타인의 상대성 이론과 같은 자연법칙 자체의 ‘발견’은 발명이 아닙니다. 또한 자연법칙에 반하는 것도 발명에 해당하지 않으며, 예를 들어 ‘에너지 보존의 법칙이 자연법칙이 아님을 실증하고, 토리첼리의 법칙을 깨고, 인류 역사상 처음으로 제1종의 영구 기계를 제공한다’는 ‘발명’은, ‘에너지 보존의 법칙은 현재의 과학 기술의 보편적 법칙이며 상식이 되어 있다’고 하여, 발명에 해당하지 않는다고 판단되었습니다(도쿄 고등법원 2002년 3월 27일 판결).

참고로, ‘자연법칙을 이용하고 있는 것’의 요건과 ‘기술적 사고이어야 한다’는 요건은, 실제로 구별하기 어려운 경우가 많으며, 두 가지를 하나로 봐서 발명의 요건으로 생각해도 무방하다고 합니다.

기술적 사고이어야 하는 것

발명이란, ‘○○라는 기술 수단(기술적 구성)을 사용하면, □□의 기술 효과를 가져올 수 있다’는, ‘기술적 구성과 기술 효과의 인과 관계를 인식한 기술적 아이디어’라고 합니다. 그 요건으로서, ‘해당 기술 분야에서 일반적인 지식을 가진 사람이 반복 실행하여 목표로 하는 기술 효과를 얻을 수 있다’는 ‘재현성 요건’과, ‘기술적 구성에 객관성과 일정한 구체성이 있어야 한다’는 ‘구체성·객관성 요건’이 필요합니다.

‘양방향 치과 치료 네트워크’라는 발명에 대해 특허 출원을 한 원고가, 거절 검정을 받았기 때문에, 이를 불복하여 심판 청구를 했지만, 특허청으로부터 청구 불성립의 심결을 받았기 때문에, 그 취소를 요구한 재판에서, 지식재산 고등법원은, ‘데이터베이스를 갖춘 네트워크 서버’, ‘통신 네트워크’, ‘치과 치료실에 설치된 컴퓨터’ 및 ‘이미지 표시와 처리가 가능한 장치’를 갖추고, 컴퓨터를 기반으로 작동하는, 치과 치료를 지원하기 위한 기술적 수단을 제공하는 것으로 이해할 수 있기 때문에, ‘자연법칙을 이용한 기술적 사고의 창작이다’라고 하여, 발명이라고 인정하였습니다(지식재산 고등법원 2008년 6월 24일 판결).

창작이어야 하는 것

기존의 것을 발견한 것에 불과한 것은, ‘단순한 발견’이고 ‘창작’이 아니므로, 따라서 발명이라고 할 수 없습니다. 창작이란 인위적 작용에 의해 새롭게 만드는 것이므로, 발명은 발명자에 의해 새롭게 만들어진 것이어야 한다는 것입니다.

그러나, 천연물에서 인위적으로 분리한 화학물질이나 미생물 등에 대해 그 유용성을 발견한 경우, 일본에서는, 화학물질 자체에 대해서도, 창작한 것으로 취급되며, ‘발명’에 해당합니다. 또한, 용도 발명은, ‘알려진 물질의 어떤 미지의 속성을 발견하고, 이 속성에 의해, 해당 물질이 새로운 용도로의 사용에 적합하다는 것을 발견한 것에 기반한 발명’이며, 창작에 해당한다고 판단되고 있습니다.

고도한 것이어야 하는 것

실용신안법 제2조 1항에 ‘이 법에서 고안이란, 자연법칙을 이용한 기술적 사고의 창작을 말한다’는 ‘고안’의 정의가 되어 있지만, 발명의 정의 중 ‘고도의 것’이라는 말은 ‘고안’과 구별하기 위해, 특허와 실용신안을 구별하기 위해, 마련되어 있는 것입니다.

실용신안제도도, ‘자연법칙을 이용한 기술적 사고의 창작'(실용신안법 제2조)인 고안을 보호하고 있으며, 특허와 본질적으로는 같은 것이지만, 자연법칙을 이용한 기술적 사고의 창작이면서, ‘물품의 형태, 구조 또는 조합에 관한 것'(실용신안법 제3조)을 보호 대상으로 합니다. 따라서, 방법에 관한 것은 대상이 되지 않으며, 특허법의 보호 대상과는 달리, 기술적 사고의 창작 중 고도의 것이어야 할 필요는 없습니다.

실용신안제도에서는, 출원된 실체적 내용의 심사는 이루어지지 않고, 일정한 기본적 요건을 갖춘 것이 등록됩니다. 소발명이라고도 하는 고안을, 특허제도보다 빠르고 간단하게 보호할 수 있는 제도로 되어 있습니다.

발명의 특허 요건

특허권은 실용신안권, 디자인권, 상표권과 마찬가지로, 특허청에 대해 출원하고, 심사를 거쳐 등록을 받음으로써 그 권리가 발생합니다.

특허출원된 발명이 특허를 받기 위해서는, 다음의 요건을 충족해야 합니다.

• 산업에 활용 가능해야 한다 (일본 특허법 제29조 1항 열거문)
• 새로운 발명이어야 한다 (일본 특허법 제29조 1항)
• 진보성이 있어야 한다 (일본 특허법 제29조 2항)
• 선출원이어야 한다 (일본 특허법 제39조)

또한, 공서양속 또는 공중보건을 해치는 위험이 있는 발명은, 특허를 받을 수 없는 발명으로 간주됩니다 (일본 특허법 제32조).

산업에 활용 가능해야 한다

특허제도는 산업의 발전을 목표로 하고 있습니다(일본 특허법 제1조). 따라서 산업적으로 활용할 수 없는 발명에 대해서는 특허를 부여하고 보호할 필요가 없다고 판단되어, 특허를 받을 수 없습니다.

일본 특허법 제 29 조

산업적으로 활용할 수 있는 발명을 한 사람은, (중략), 그 발명에 대해 특허를 받을 수 있다.

일본 특허법에서의 ‘산업’은 넓은 의미로 해석되며, 제조업 외에도 광업, 농업, 어업, 운송업, 통신업 등이 포함됩니다. 또한, 비즈니스 관련 발명이 다양한 산업 분야에서 특허 출원되고 있으며, 금융업, 보험업, 광고업을 포함한 모든 산업이 포함된다고 할 수 있습니다.

반면, 학문적이거나 실험적으로만 활용되는 발명, 산업적으로 활용할 수 없는 발명은 이에 해당하지 않습니다. 또한, 실제로 실행할 수 없다고 생각되는 발명(예를 들어, 지구 표면 전체를 UV 차단 유리로 덮어 자외선 증가를 막는 방법 등)도 산업적 활용 가능성이 없습니다. 사람을 수술하거나 치료하거나 진단하는 방법에 대한 발명도, 산업적 활용 가능성이 인정되지 않는 이유로, 특허를 받을 수 없게 되어 있습니다.

새로운 발명에 대하여

발명자 본인이 새로운 기술이라고 생각하더라도, 그 발명이 기존의 기술과 같다면, 산업 발전에 기여하는 것이 특허법의 목적이므로, 특허권을 부여받을 수 없게 됩니다.

일본 특허법 제29조 제1항

산업적으로 활용할 수 있는 발명을 한 자는, 다음에 나열된 발명을 제외하고, 그 발명에 대해 특허를 받을 수 있다.

1. 특허 출원 전에 일본 내외에서 공개된 발명

2. 특허 출원 전에 일본 내외에서 공개적으로 실시된 발명

3. 특허 출원 전에 일본 내외에서, 배포된 출판물에 기재된 발명 또는 전기통신선로를 통해 일반에게 이용 가능하게 된 발명

첫 번째 ‘공개된 발명'(공지 발명)이란, 불특정인에게 비밀이 아닌 것으로 그 내용이 알려진 발명을 의미합니다. 비밀 유지 의무를 지닌 사람들이 많이 알고 있어도 공지에 해당하지 않지만, 비밀 유지 의무가 없는 사람이 알게 된 경우, 그것이 한 사람이라도 공지가 됩니다. 발명자 또는 출원인의 비밀 유지 의지는 관계가 없습니다.

두 번째 ‘공개적으로 실시된 발명'(공용 발명)이란, 발명의 내용이 공개적으로 알려지는 상황 또는 공개적으로 알려질 위험이 있는 상황에서 실시된 발명을 의미합니다. 예를 들어, 공장에서, 어떤 제품의 제조 상황을 불특정인에게 관람하게 한 경우 등이 예시될 수 있습니다.

세 번째 ‘배포된 출판물’의 ‘출판물’이란, 일반에게 배포를 통해 공개하는 것을 목적으로 복제된 문서, 도면 등의 정보 전달 매체를 말합니다. ‘배포’란, 불특정인이 볼 수 있는 상태에 놓여있는 것을 의미하며, 실제로 누군가 그 출판물을 본 사실은 필요하지 않습니다.

또한, ‘전기통신선로를 통해 일반에게 이용 가능하게 된 발명’이란, 일반적으로 인터넷 상을 의미하며, ‘일반에게 이용 가능’이란, 불특정인이 볼 수 있는 상태에 놓여있는 것을 의미하며, 실제로 누군가가 접속한 사실은 필요하지 않습니다.

진보성이 있다

특허법의 목적은 산업의 발전을 목표로 하고 있습니다. 일반적인 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것에 대해 특허권이라는 독점권을 부여하는 것은 기술 진보에 도움이 되지 않을 뿐만 아니라, 방해가 됩니다. 일본 특허법 제29조 제2항의 취지는 그러한 발명을 특허 부여의 대상에서 배제하려는 것입니다.

일본 특허법 제 29 조 2 항

특허 출원 전에 그 발명이 속하는 기술 분야에서 일반적인 지식을 가진 자가 전항 각호에 게시된 발명에 기초하여 쉽게 발명할 수 있었을 때, 그 발명에 대해서는 동항의 규정에 불구하고, 특허를 받을 수 없다.

진보성은 발명이 특허를 받을 수 있는지 여부에 있어 매우 중요한 요건이며, 따라서 판단이 어렵고, 특허 분쟁에서 종종 가장 큰 논점이 되는 요건입니다.

진보성의 유무 판단 방법은, 일본 특허청의 심사 기준 26에 따르면, ‘본원 발명의 인정’, ‘주요 인용 발명 등의 인용 발명의 인정’, ‘대비’, ‘논리 부여(차이점의 평가)’라는 단계에서 이루어집니다.

선원주의

특허권은 배타성을 가지고 있으므로, 하나의 발명에 대해서는 하나의 특허만이 부여됩니다(하나의 발명 하나의 특허 원칙, 중복 특허 배제 원칙). 동일한 발명에 대해 두 개 이상의 출원이 이루어진 경우, 어느 출원에 특허를 부여해야 하는지에 대해서는 선원주의가 적용됩니다.

일본 특허법 제 39 조 (선원주의)

동일한 발명에 대해 다른 날에 두 개 이상의 특허 출원이 있었을 때는, 가장 먼저 특허 출원한 사람만이 그 발명에 대해 특허를 받을 수 있다.

동일한 발명에 대해 두 개 이상의 출원이 이루어진 경우, 어느 출원에 특허를 부여해야 하는지에 대해서는, 발명의 선후를 기준으로, 먼저 발명한 사람에게 특허를 부여하는 선발명주의와, 발명의 선후를 문제로 하지 않고, 먼저 출원한 사람에게 특허를 부여하는 선원주의가 있습니다. 그러나 일본에서는 선원주의가 채택되어 있습니다.

구체적으로는, 일본의 특허법에서는 다음과 같이 규정하고 있습니다.

• 동일한 발명에 대해 다른 날에 두 개 이상의 특허 출원이 있었을 때는, 가장 먼저 특허 출원한 사람만이 특허를 받을 수 있다. (일본 특허법 제 39 조 1 항)
• 동일한 발명에 대해 같은 날에 두 개 이상의 특허 출원이 있었을 때는, 특허 출원인의 협의에 의해 정한 한 명의 출원인만이 특허를 받을 수 있다. (동조 2 항)
• 발명이 실용신안 등록 출원에 관한 고안과 동일한 경우에도, 위와 동일하게 처리된다. (동조 3 항 및 4 항)

특허권 취득의 장점은 무엇인가

특허권이라는 이러한 성질을 가진 것은, 그것을 가진 기업이나 개인의 사업 활동에 다음의 3가지 장점을 가져다 줄 수 있습니다.

타사의 모방품을 법적 강제력으로 배제할 수 있다

독점금지법은 “사적 독점, 부당한 거래 제한 및 부정한 거래 방법을 금지하고, 사업 지배력의 과도한 집중을 방지하여, 결합, 협정 등의 방법에 의한 생산, 판매, 가격, 기술 등의 부당한 제한 그 밖의 모든 사업 활동의 부당한 구속을 배제함으로써, 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진하고, 사업자의 창의력을 발휘시키고, 사업 활동을 활성화하고, 고용 및 국민 실소득의 수준을 높이고, 이로써, 일반 소비자의 이익을 보장하며, 국민 경제의 민주적이고 건전한 발전을 촉진하는 것을 목적으로 한다”(독점금지법 제1조) 것이지만, 제21조(지적 재산권의 행사 행위)에 “이 법의 규정은, 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인법 또는 상표법에 의한 권리의 행사로 인정되는 행위에는 이를 적용하지 않는다”고 되어 있습니다.

즉, 특허권에 의해 특허권자에게 발명을 독점시키는 것은 독점금지법의 적용 예외로 되어 있는 것입니다.

기술 개발의 성과인 제품을 시장에 출시하면, 그 기술의 내용이 공개되어 타사의 모방품의 위협에 노출되지만, 제품의 특허권을 취득하면, 타사의 모방품 판매를 법적 강제력을 가지고 배제할 수 있습니다.

특허권자는 특허권 침해에 대해 중지 청구(특허법 제100조)나 손해배상 청구(민법 제709조)의 소송을 제기할 수 있습니다.

중지 청구의 소송은 자신의 특허권을 침해하는 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대해 그 침해의 중지 또는 예방을 청구하는 것입니다. 중지 청구의 소송이 인정되면, 소송 상대방은 모방품의 제조를 중지해야 하며, 모방품의 폐기, 그 제조 설비의 철거를 함께 요구할 수도 있습니다.

손해배상 청구의 소송은 특허권 침해로 특허권자에게 손해를 준 자에 대해 그 손해의 배상을 청구하는 것으로, 손해배상의 소송이 인정되면, 모방품의 제조나 판매로 특허권자가 입은 손해에 상당하는 금액을 특허권자에게 지불해야 합니다.

특허권자 이외의 자에게 특허권 침해 소송을 제기당하는 위험을 감수하면서까지 모방품을 판매하려는 것을 망설이게 만들 수 있습니다.

라이선스 수익을 얻을 수 있다

특허권을 취득하면 그 발명을 독점할 수 있다고 해도, 반드시 독점해야 하는 것은 아닙니다. 특허권을 취득한 자는 다른 사업자와의 사이에서 “내 발명을 사용해도 좋으니 돈을 내라”는 계약을 체결할 수도 있습니다. 이것이 소위 “라이선스 계약”이지만, 자금력에 한계가 있는 사업주의 경우에는, 자사 제조를 하는 것보다 대기업과 라이선스 계약을 체결하고 이익의 일부를 받는 것이 합리적인 경우가 많습니다. 특허 발명을 도입한 제품의 제조, 판매에 관련된 비용을 스스로 부담하지 않아도 되므로, 제품이 시장에 받아들여지지 않은 경우의 위험을 줄일 수도 있습니다.

특허법은 특허 발명을 특허권자 이외의 자가 업으로 실시하는 권리를 인정하고 있으며, 이 권리를 실시권이라 하고, 실시권에는 전용 실시권(특허법 제77조)과 일반 실시권(특허법 제78조)이 있습니다.

특허 라이선스 계약에서는 특허권자를 라이센서라고 하고, 계약 상대방을 라이센시라고 합니다만, 특허 라이선스 계약의 계약 형태는 전용 실시권 허락 계약과 일반 실시권 허락 계약으로 나뉩니다. 전용 실시권 허락 계약은 라이센시만이 특허 발명을 실시할 수 있고, 라이센서인 특허권자조차도 특허 발명을 실시할 수 없는 타입의 계약입니다. 반면, 일반 실시권 허락 계약은 라이센서와 라이센시 양측이 특허 발명을 실시할 수 있는 타입의 계약입니다.

어느 계약 형태에서든, 라이센시가 특허 발명을 실시할 수 있는 지역이나 실시할 수 있는 기간, 로열티의 지불 방법 등과 같은 조건은 양측의 합의 하에 자유롭게 결정할 수 있습니다.

마케팅에 활용할 수 있다

특허법에는 “특허권자, 전용 실시권자 또는 일반 실시권자는 경제 산업성령에 따라 특허에 관한 물건 또는 그 물건의 포장에 특허 표시를 붙이도록 노력해야 한다”(특허법 제187조)라는 규정이 있습니다.

이 특허 표시는 “노력해야 한다”만으로 의무는 아니지만, 특허권을 취득한 제품을 판매하는 기업 등 대부분은 “특허 취득 완료”나 “특허 제○○○호”와 같은 표시를 적극적으로 합니다. 특허 표시를 제품에 붙임으로써 그 제품이 높은 기술력의 뒷받침이 있는 것임을 고객에게 인상시키고, 구매 의욕을 끌어낼 효과를 기대할 수 있기 때문입니다. 기업의 기술력을 대외적으로 어필하는 자료가 될 수도 있고, 그 이상으로 “특허를 얻을 수 있는 신뢰할 수 있는 기업이다”라는 이미지를 조성할 수 있기 때문입니다. “특허 신청 중”이라고만 해도 기업 이미지를 높일 수 있고, 마케팅에 도움이 됩니다.

요약

특허는 신청하면 반드시 인정되는 것이 아니며, 다양한 이유로 등록이 거부되는 경우가 많습니다.

이러한 경우에는 특허청에서 왜 특허로 인정되지 않는지를 기재한 ‘거부 이유 통지서’가 통지되며, 신청인은 서면 등을 통해 반박할 수 있습니다. 그러나 요건을 충족하고 있는지 여부를 미리 경험 많은 변호사와 함께 철저히 확인해 두어야 합니다.