Kan brugen af andres varemærker som hashtags føre til krænkelse af varemærkerettigheder? En forklaring på indenlandske og udenlandske eksempler

“Kan brugen af andres varemærker som hashtags i salg medføre krænkelse af varemærkerettigheder?”

I online handel anvendes hashtags ofte for at øge søgbarheden og dermed salget. Men opstår der juridiske problemer, hvis man for eksempel sætter et hashtag med et kendt varemærkes navn på en taske, man selv har fremstillet og ønsker at sælge?

Den 27. september 2021 (Reiwa 3) afsagde Osaka Distriktsdomstol en dom, der anerkendte brugen af hashtags som en varemærkebrug og bekræftede krænkelse af varemærkerettigheder. Dette blev bemærket som den første domsafsigelse, der betragtede brugen af en andens varemærke (produktnavn) som et hashtag som en krænkelse af varemærkerettighederne.

Her vil vi forklare om varemærkekrænkelser, som kan føre til straffesager, og give råd om, hvordan man korrekt anvender hashtags relateret til varemærker som et marketingværktøj.

Hvad er et varemærke?

I henhold til den japanske varemærkelov (商標法) defineres et varemærke som følger:

Artikel 1 (Formål)

Formålet med denne lov er at beskytte varemærker for at sikre den erhvervsmæssige troværdighed af dem, der bruger varemærkerne, og dermed bidrage til industriel udvikling og samtidig beskytte forbrugernes interesser.

Artikel 2 (Definitioner mv.)

I denne lov betyder “varemærke” et tegn, som kan opfattes af mennesker, herunder bogstaver, figurer, symboler, tredimensionelle former eller farver, eller en kombination af disse, lyde eller andre ting, som er fastsat ved forordning (herefter benævnt “mærker”), og som omfatter følgende:

1. Noget, der bruges af en person, der erhvervsmæssigt producerer, certificerer eller overfører varer, i forbindelse med disse varer.

2. Noget, der bruges af en person, der erhvervsmæssigt leverer eller certificerer tjenester, i forbindelse med disse tjenester (undtagen det, der er nævnt i det foregående punkt).

Kort sagt er et varemærke et identifikationstegn (trademark), der bruges til at skelne en virksomheds produkter eller tjenester fra andre virksomheders, og det omfatter ikke kun navne og logoer, men også bevægelige varemærker, hologramvaremærker, varemærker bestående udelukkende af farver, lydvaremærker og positionsvaremærker.

Et varemærke bliver en intellektuel ejendomsret, når det ansøges om og registreres hos det japanske patentkontor (特許庁). Den registrerede indehaver får en eksklusiv ret til at bruge varemærket inden for de registrerede områder (angivne varer og tjenester) (eksklusiv ret, japansk varemærkelov (商標法) artikel 25).

Desuden er det muligt at forhindre, at et identisk eller lignende varemærke bruges på de angivne varer eller lignende varer (forbudsret, japansk varemærkelov (商標法) artikel 37, stk. 1). Derudover findes der et system for registrering af beskyttelsesmærker, som udvider forbudsretten til at omfatte “ikke-lignende” varer og tjenester (japansk varemærkelov (商標法) artikel 64).

Hvis man ønsker at bruge et andet selskabs registrerede varemærke, skal man indhente tilladelse til brug af varemærket fra rettighedshaveren.

Krav til varemærkekrænkelse  

Varemærkekrænkelse refererer til handlingen, hvor en person uden tilladelse bruger et registreret varemærke eller et tilsvarende varemærke inden for det område (kategori), som varemærkeretten dækker.

For at der kan være tale om varemærkekrænkelse, skal følgende to krav være opfyldt:

• Brug af det registrerede varemærke eller brug inden for et lignende omfang
• Varemærkemæssig brug

Nedenfor vil vi forklare hvert krav.

Brug af det registrerede varemærke eller brug inden for et lignende omfang

“Brug af det registrerede varemærke eller brug inden for et lignende omfang” betyder at bruge et varemærke, der er identisk med eller ligner det registrerede varemærke, på de varer eller tjenester, der er angivet, eller på varer eller tjenester, der ligner disse.

Varemærkeretten giver varemærkeindehaveren en eksklusiv ret til det område, hvor varemærket er registreret. Derfor vil “handlinger, hvor en anden person bruger varemærket inden for området for de angivne varer eller tjenester eller lignende varer eller tjenester” udgøre et krav til varemærkekrænkelse.

Varemærkemæssig brug

“Varemærkemæssig brug” refererer til, når en udbyder af varer eller tjenester bruger et varemærke for at skelne sine varer eller tjenester fra andres. Dette bliver en vigtig metode for forbrugerne til at genkende produktets oprindelse og stole på dets kvalitet (oprindelsesangivelsesfunktion).

At bruge en andens varemærke på en måde, der indikerer, at varerne eller tjenesterne er ens egne, vil opfylde kravet til varemærkemæssig brug og dermed udgøre et krav til varemærkekrænkelse.

Håndtering af varemærkekrænkelser

Hvis der forekommer en krænkelse af varemærkerettigheder, har varemærkeindehaveren følgende civile krav mod krænkeren:

• Ophørs- og destruktionskrav (Japansk Varemærkelov § 36)

※ Der er ingen forældelsesfrist. Dog gælder det kun indtil udløbet af varemærkets gyldighedsperiode (10 år, med mulighed for fornyelse).

• Krav om erstatning for skader (Japansk Civilret § 709)

※ Forældelsesfristen for udslettelse er 3 år fra det tidspunkt, hvor skaden og krænkeren blev kendt, og 20 år fra tidspunktet for den ulovlige handling.

• Krav om tilbagebetaling af uberettiget vinding (Japansk Civilret § 703, 704)

※ Forældelsesfristen for udslettelse er 5 år fra det tidspunkt, hvor retten kunne udøves, og 10 år fra det tidspunkt, hvor retten kunne udøves (Japansk Civilret § 166, stk. 1).

• Krav om genoprettelse af omdømme (Japansk Varemærkelov § 39)

※ Forældelsesfristen for udslettelse er 3 år fra det tidspunkt, hvor skaden og krænkeren blev kendt.

Desuden, hvis nogen bevidst krænker andres varemærkerettigheder (ved at anerkende, at det er et registreret varemærke tilhørende en anden, og har til hensigt at bruge det på de angivne varer), kan der også pålægges strafferetlige sanktioner.

I henhold til varemærkeloven er følgende straffe fastsat:

Artikel 78 (Forbrydelse mod varemærkerettigheder)

Den, der krænker varemærkerettigheder eller eksklusive brugsrettigheder (undtagen handlinger, der anses for at krænke varemærkerettigheder eller eksklusive brugsrettigheder i henhold til § 37 eller § 67), skal straffes med op til 10 års fængsel eller en bøde på op til 10 millioner yen, eller begge dele.

Artikel 78-2

Den, der udfører handlinger, der anses for at krænke varemærkerettigheder eller eksklusive brugsrettigheder i henhold til § 37 eller § 67, skal straffes med op til 5 års fængsel eller en bøde på op til 5 millioner yen, eller begge dele.

Artikel 79 (Forbrydelse ved bedrageri)

Den, der ved bedrageri opnår varemærkeregistrering, beskyttelsesmærkeregistrering, fornyelse af rettigheder baseret på varemærkeregistrering eller beskyttelsesmærkeregistrering, eller en afgørelse eller kendelse vedrørende indsigelse mod registrering, skal straffes med op til 3 års fængsel eller en bøde på op til 3 millioner yen.

Artikel 80 (Forbrydelse ved falsk repræsentation)

Den, der overtræder bestemmelserne i artikel 74, skal straffes med op til 3 års fængsel eller en bøde på op til 3 millioner yen.

※ I tilfælde af juridiske personer gælder en dobbeltstraf, og der kan ud over den udførende person også pålægges en bøde på op til 300 millioner yen for forbrydelser i henhold til artikel 78, og op til 100 millioner yen for forbrydelser i henhold til artikel 79 og 80 (Japansk Varemærkelov § 82, stk. 1, nr. 1 og 2).

Relateret artikel: Lær om standarderne og straffene for varemærkekrænkelser (fængsel og bøder) gennem eksempler[ja]

Sager om ophør af krænkelse af varemærkerettigheder ved brug af hashtags  

Her vil vi forklare nøglepunkterne i den første domstolsafgørelse, der anerkendte krænkelse af varemærkerettigheder ved brug af en anden virksomheds produktnavn som hashtag, Osaka Distriktsdomstol, 27. september i Reiwa 3 (2021) ‘Sag om krav om ophør af varemærkekrænkelse'[ja].

Sagsøgte er en privat sælger, der i over et år har solgt håndlavede produkter som hobby på salgssiden Mercari, og markedsførte dem som “Charmant Sac-stil” tasker.

Sælgeren anvendte søgefunktionen i form af “(#) + (nøgleord)”. På stedet for “nøgleord” brugte sælgeren det japanske modebrands varemærke “Charmant Sac” og lignende udtryk som “Charmant Sac-stil” og anvendte flere tags.

Sagsøgeren, indehaveren af varemærkerettighederne til “Charmant Sac”, hævdede, at brugen af varemærket (Charmant Sac) var identisk eller lignende, og at de drawstring-tasker, der blev solgt på sagsøgtes hjemmeside, var identiske med de varer (tasker og poser), der var specificeret i varemærkerettighederne, og derfor udgjorde en krænkelse af varemærkerettighederne.

Desuden blev det et stridspunkt, om sagsøgtes mere end et års salg af lignende produkter som hobby kunne betragtes som “erhvervsmæssig” aktivitet.

Domstolen udtalte, at brugen af hashtags var en handling, der havde til formål at lede brugere til sagsøgtes hjemmeside og fremme salget af de produkter, der blev vist på hjemmesiden, og konkluderede, at “brugerne kunne opfatte de udbudte produkter som værende mærkevarer”.

Med andre ord, “visningen af sagsøgtes mærke #Charmant Sac på sagsøgtes hjemmeside fungerede som et kendetegn for oprindelse og et skelnenstegn for produkter for forbrugerne”, og det blev betragtet som “varemærkebrug”, hvilket førte til afvisning af sagsøgtes argumenter og en dom, der anerkendte krænkelsen af varemærkerettighederne og forbød brugen.

Denne dom blev det første tilfælde i Japan, hvor det blev afgjort, at mærkning af en anden virksomheds registrerede varemærke (produktnavn) til markedsføringsformål udgjorde en krænkelse af varemærkerettighederne.

Andre eksempler på hashtagbrug og krænkelse af varemærkerettigheder  

Et nyligt eksempel fra udlandet er sagen om det taiwanske tøjrelaterede produkt ‘QQBOW-sagen’ (september 2020) og den tyske dækproducent Carbovations taiwanske generalagenturs ‘Lightweight-sagen’ (oktober 2021). I begge tilfælde afviste de taiwanske domstole sagsøgerens påstand om, at ‘#andres mærke’ udgjorde en varemærkebrug, og benægtede dermed krænkelse af varemærkerettighederne.

I ‘QQBOW-sagen’ blev det påpeget, at sagsøgeren hovedsageligt solgte sine produkter på Facebook, mens sagsøgte brugte hashtags på en e-handelsplatform. Det blev derfor fastslået, at hashtags tjener til at navigere inden for samme platform til en side med mærkevarer og ikke til at identificere oprindelsen af et produkt.

Desuden har hashtags primært til formål at linke til lignende emner på online platforme og har ikke karakter af et varemærke. Derfor konkluderede den taiwanske intellektuelle ejendomsdomstol, efter at have undersøgt de online opslag og produkter relateret til hashtags, at brugen af registrerede varemærker som hashtags ikke udgjorde en ‘varemærkebrug’.

I Taiwan er det mest afgørende aspekt ved krænkelse af varemærkerettigheder ‘forvekslingsfare’, det vil sige, om forbrugerne fejlagtigt kan tro, at kilden til det mærke, de støder på, er den samme som sagsøgerens. I dette tilfælde var følgende faktorer afgørende for dommen:

• Sagsøgerens mærke var ikke velkendt
• Ordet ‘款’ (som betyder ‘i stil med’ på japansk) var tilføjet, hvilket gjorde det muligt for forbrugerne at genkende, at produktet ikke var identisk med sagsøgerens, men at stilen var lignende

Derfor kan der være plads til en anden fortolkning, hvis sagsøgerens varemærke er velkendt, eller hvis sagsøgtes markering indeholder en klar afvisning.

I ‘Lightweight-sagen’ var det primære stridspunkt ægte parallelimport og international udtømning.

I ‘Lightweight-sagen’ havde sagsøgeren kun varemærkerettigheder til et logo og ejede ikke varemærkerettighederne til ‘virksomhedsnavnet = Carbovation’ eller ‘mærkenavnet = Lightweight’.

• Sagsøgte solgte cykler fra det italienske ‘3T-mærke’, som inkluderede sagsøgerens mærkedæk gennem parallelimport og videresalg
• På Facebook var hovedfokus på introduktionen af de cykler, sagsøgte solgte, og hashtags som ‘#carbovation’ og ‘#lightweight’ blev anset for at være tilstrækkelige til at indikere, at de dele, der blev brugt på disse cykler, var dæk fra sagsøgerens mærke, og derfor ikke udgjorde en varemærkebrug

Ud fra denne afgørelse ville det synes, at selv hvis sagsøgeren havde haft varemærkerettigheder til ‘Carbovation’ eller ‘Lightweight’ i Taiwan, ville brugen ikke være blevet betragtet som en varemærkebrug.

Desuden blev brugen af hashtags relateret til andres varemærker i forhold til overtrædelse af Fair Trade Act (lignende til den japanske Anti-Monopoly Law) også behandlet i første instans af ‘QQBOW-sagen’ og i ‘Lightweight-sagen’, hvor begge blev betragtet som fair brug.

Reference: FICPI (International Federation of Intellectual Property Attorneys) | Seneste taiwanske retspraksis om brug af hashtags og varemærkebrug (på engelsk)

Om et hashtag, der følger efter ‘#’, og som indeholder et registreret varemærke, betragtes som en simpel søgefunktion eller som en varemærkebrug, afhænger af den individuelle sag.

Derfor, da behandlingen af varemærkerettigheder relateret til hashtags varierer fra land til land, anbefales det at samarbejde med eksperter i det land, hvor din virksomhed planlægger at ekspandere.

Konklusion: Konsulter en advokat vedrørende krænkelser af varemærkerettigheder

I denne artikel har vi detaljeret forklaret, om brugen af varemærker i hashtags kan udgøre en krænkelse af varemærkerettigheder. Selvom afgørelserne kan variere afhængigt af den specifikke sag og landet, er der tilfælde, hvor krænkelser af varemærkerettigheder via hashtags er blevet anerkendt.

Det anbefales at konsultere en advokat, der er ekspert i risikostyring af intellektuelle ejendomsrettigheder, vedrørende krænkelser af varemærkerettigheder. Omvendt kan det også være, at din virksomheds informationsudsendelse krænker andres varemærkerettigheder. Det er trygt at få en specialist til at foretage en juridisk gennemgang af reklamer og lignende.

Vejledning i foranstaltninger fra vores kontor

Monolith Advokatfirma er et advokatfirma med omfattende erfaring inden for IT, især internet og jura. I de senere år er overtrædelser af varemærkeloven i forbindelse med netbutikker blevet et stort problem, og behovet for juridisk kontrol er stigende. Vores firma analyserer juridiske risici i forhold til eksisterende og planlagte forretninger under hensyntagen til forskellige juridiske regler og stræber efter at legalisere forretningerne så meget som muligt uden at stoppe dem. Detaljerne er beskrevet i nedenstående artikel.

Monolith Advokatfirmas ekspertiseområder: IT- og intellektuel ejendomsret for forskellige virksomheder[ja]