Hvad er en 'Japansk patentlicensaftale'? Forklaring og punkter at være opmærksom på

Når din virksomhed licenserer en patent, den ejer, til en tredjepart, indgår du en ‘Patentimplementeringslicensaftale’ (Japansk: 特許実施許諾契約). Generelt er det den part, der giver licensen, der opretter denne aftale. Men det er ikke kun fordele og ulemper ved aftalen, der skal overvejes. Du skal også nøje overveje de skjulte ‘risici’.

I denne artikel vil vi klart forklare de punkter, du skal være opmærksom på for at undgå unødvendige risici fra licensgivers synspunkt og forhindre problemer efter indgåelse af aftalen.

Typer af licensrettigheder

Den, der giver licens til at udøve en patent, kaldes en “licensgiver”, og den, der modtager licensen, kaldes en “licensmodtager”. Der er fire typer licensrettigheder, der kan gives til licensmodtageren.

• I tilfælde af licens til at udøve et registreret patent, “almindelig licensrettighed” eller “eksklusiv licensrettighed”
• I tilfælde af licens til at udøve en patentopfindelse under ansøgning, “foreløbig almindelig licensrettighed” eller “foreløbig eksklusiv licensrettighed”

Eksklusiv licensrettighed

Japansk patentlov Artikel 77 (Patent Act Article 77)
1. Patentindehaveren kan etablere en eksklusiv licensrettighed for sit patent.
2. Den eksklusive licensindehaver har ret til at udøve patentopfindelsen som en forretning inden for det område, der er fastlagt i etableringshandlingen.
3. Den eksklusive licensrettighed kan kun overføres i forbindelse med forretningen, med patentindehaverens samtykke, og i tilfælde af arv eller anden generel overtagelse.
4. Den eksklusive licensindehaver kan, med patentindehaverens samtykke, etablere en pantrettighed for sin eksklusive licensrettighed eller give en almindelig licensrettighed til en tredjepart. (Omitted hereafter)

Den eksklusive licensrettighed er en stærk rettighed, der giver licensmodtageren ret til at udøve patentopfindelsen eksklusivt og udelukkende inden for det tilladte område, og selv patentindehaveren kan ikke udøve den inden for dette område.

Desuden har den eksklusive licensindehaver ret til at anmode om ophør eller forebyggelse af krænkelser over for dem, der krænker eller kan krænke den pågældende patentrettighed, og hvis patentindehaveren giver sit samtykke, er det også muligt at licensere den almindelige licensrettighed til en tredjepart.

Det skal bemærkes, at den eksklusive licensrettighed ikke træder i kraft blot ved indgåelse af en patentlicensaftale, og det er nødvendigt at registrere etableringen af den eksklusive licensrettighed i patentregistret.

Almindelig licensrettighed

Japansk patentlov Artikel 78 (Patent Act Article 78)
1. Patentindehaveren kan give en almindelig licensrettighed til en tredjepart for sit patent.
2. Den almindelige licensindehaver har ret til at udøve patentopfindelsen som en forretning inden for det område, der er fastlagt i denne lov eller i etableringshandlingen.

Den almindelige licensrettighed er en rettighed, der giver licensmodtageren ret til at udøve patentopfindelsen, men den har ikke en eksklusiv rettighed eller ret til at anmode om ophør af krænkelser, som den eksklusive licensrettighed har. Derfor, hvis du vil give licensrettigheder til flere licensmodtagere på samme tid, vil du vælge den almindelige licensrettighed.

Om eksklusiv almindelig licensrettighed

Det er en type almindelig licensrettighed, men “eksklusiv almindelig licensrettighed” er ofte forvekslet med “eksklusiv licensrettighed”.

Dette er en aftale mellem licensgiveren og licensmodtageren om ikke at give den almindelige licensrettighed til andre. Selvom det er “eksklusivt”, har det ikke en eksklusiv rettighed eller ret til at anmode om ophør af krænkelser som den eksklusive licensrettighed, og det er strengt taget kun en aftale mellem kontraherende parter.

Det bruges, når licensgiveren ønsker at beholde sin egen licensrettighed, eller når licensmodtageren skal gives eksklusivitet i et udenlandsk land eller region, hvor der ikke er fastsat en rettighed svarende til den japanske “eksklusive licensrettighed” i loven.

Foreløbig eksklusiv licensrettighed og foreløbig almindelig licensrettighed

Den foreløbige eksklusive licensrettighed og den foreløbige almindelige licensrettighed er rettigheder, der blev indført med ændringen af den japanske patentlov i 2009 (2009), der tillader licensering af en patentansøgning før registrering til en tredjepart, og indholdet er stort set det samme som “almindelig licensrettighed” og “eksklusiv licensrettighed”.

Når den pågældende patentansøgning er registreret, betragtes licensmodtageren af den foreløbige eksklusive licensrettighed som at have fået etableret en “eksklusiv licensrettighed”, og licensmodtageren af den foreløbige almindelige licensrettighed betragtes som at have fået tildelt en “almindelig licensrettighed”.

Licensering af en patentopfindelse før registrering har fordele for virksomheder som start-ups, såsom at kunne inddrive de penge, der er investeret i patentopfindelsen tidligt, og at kunne investere i udvikling af ny teknologi, eller at det kan være et plus, når man rejser kapital.

Vigtige punkter i licensaftaler for patentudøvelse

En patentindehaver har eksklusiv ret til at udøve det pågældende patent og kan opnå en licensafgift ved at give tredjeparter tilladelse til at udøve det.

En ‘licensaftale for patentudøvelse’ fastlægger forpligtelser, ansvar og rettigheder i forbindelse med denne licens. Der er dog flere punkter, som licensgiveren skal være opmærksom på.

Udover ‘typer af udøvelsesrettigheder’ nævnt i det foregående afsnit, er det især vigtigt at være opmærksom på ‘omfanget af licensen’, ‘licensafgiften’, ‘forpligtelsen til ikke at bestride’, ‘patentgarantien’ og ‘ejerskab af forbedringsopfindelser’.

Omfanget af implementeringslicensen

Det er vigtigt at bemærke tre punkter inden for omfanget af implementeringslicensen: 1 licensmålet for patentet, 2 licensperioden, og 3 licensområdet.

Licensmålet for patentet

I tilfælde af patenter skal det registrerede ‘patentnummer’ og ‘opfindelsens navn’ angives. I tilfælde af midlertidige eksklusive implementeringsrettigheder og midlertidige normale implementeringsrettigheder skal ‘ansøgningsnummeret’ og ‘opfindelsens navn’ angives.

Advarsel

Hvis licensmålet for patentet inkluderer patentansøgninger, der endnu ikke er offentliggjort, er det nødvendigt at pålægge licenshaveren en fortrolighedsforpligtelse indtil patentansøgningen offentliggøres.

Licensperioden

Licensperioden skal klart angive start- og slutdatoen, især slutdatoen er vigtig.

• Startdato: 1 Datoen for kontraktindgåelsen, 2 Datoen aftalt mellem parterne, 3 Datoen for kontraktens ikrafttræden
• Slutdato: 1 En bestemt dato i fremtiden, 2 Datoen for afslutningen af en bestemt periode, 3 Datoen for udløbet af patentrettighedens levetid

Advarsel
Hvis patentet er afgørende for licenshaverens kerneforretning, er det ikke ualmindeligt at sætte slutdatoen til ③ ‘Datoen for udløbet af patentrettighedens levetid’, men det skal bemærkes, at beregningen af patentrettighedens levetid varierer fra land til land i tilfælde af internationale patenter.

Licensområdet

Den geografiske rækkevidde af licensen er beregnet til at specificere ‘salgsområdet’ eller ‘produktionsområdet’ for produkter, der bruger licenspatentet, og det er også muligt at begrænse produktionsområdet eller begrænse eksporten eller eksportlandene.

Advarsel
Det skal bemærkes, at hvis der er begrænsninger på salgsområdet, salgsmængden, salgsstedet osv. for produkter, der bruger licenspatentet, kan det falde ind under uretfærdige handelspraksis, der er forbudt i henhold til konkurrenceloven.

Retten til genudstedelse af licens (sublicens)

Retten til at licenshaveren yderligere kan udstede en implementeringslicens til en tredjepart for det patent, som licenshaveren har modtaget en implementeringslicens for, kaldes ‘retten til genudstedelse af licens (sublicens)’.

Selv i tilfælde, hvor licenshaverens datterselskab eller en tredjepart får fremstillet produkter relateret til det pågældende patent, er ‘retten til genudstedelse af licens’ nødvendig, hvis det er en separat juridisk enhed.

Advarsel
Hvis licenshaverens producent opfylder følgende krav, anerkendes det som ‘underleverandør’, og licenshaverens egen implementeringshandling, så ‘retten til genudstedelse af licens’ er ikke nødvendig.

• Licenshaveren betaler producenten for arbejdet
• Licenshaveren instruerer og overvåger producenten i forhold til køb af råmaterialer og kvalitetskontrol osv.
• Licenshaveren overtager alle produkter fra producenten

Licensafgifter (licensgebyrer)

Der er ingen faste regler for beregningen af licensafgifter. Oftest bestemmes de ud fra licensgiverens og licensmodtagerens magtforhold, branchestandarder og lignende. De fire mest almindelige metoder er følgende:

Fast licensafgift

Her modtager licensgiveren et fast beløb uafhængigt af licensmodtagerens salgsresultater. Betalingen kan være en engangsbetaling eller opdelt i månedlige eller årlige rater.

Obs:
En fast licensafgift har den fordel, at indtægten fra licensen er fastlagt ved kontraktens indgåelse. Men hvis licensmodtagerens salg overstiger de oprindelige forventninger, kan det ske, at man modtager mindre end ved en løbende licensafgift.

Løbende licensafgift

Her modtager licensgiveren et beløb, der er proportional med de resultater, licensmodtageren opnår ved at udnytte den licenserede patent. Dette kan beregnes ved hjælp af en licensafgiftssats baseret på salgsbeløb eller overskud, eller ved en volumenbaseret metode, der beregnes i forhold til antallet af producerede enheder.

Obs:
Dette er godt, når licensmodtagerens salg går godt, men hvis det falder under forventningerne, kan det være svært at dække udviklingsomkostningerne. Derfor kan det være en god idé at kombinere dette med en “minimum licensafgift”, der modtages, hvis salgsresultaterne ikke når et bestemt beløb.

Desuden, når licensafgiften beregnes ud fra salget, kan det være en god idé at basere det på “nettosalgsprisen”, hvorfra omkostninger som fragt, emballage, forsikring og agentgebyrer er trukket fra. Men vær opmærksom på, at jo flere fradrag der er, jo mindre bliver den licensafgift, du modtager.

Engangsbeløb ved kontraktindgåelse + løbende licensafgift

For nogle produkter kan der gå lang tid fra indgåelsen af patentlicensaftalen til produktet er klar til salg, og det kan tage flere år at modtage licensafgiften.

For startups, der ønsker at omsætte deres patentrettigheder til kontanter så hurtigt som muligt, kan en kombination af et engangsbeløb ved kontraktindgåelse og en løbende licensafgift være effektivt.

Ikke-bestrider pligt

Ikke-bestrider pligten er en forpligtelse, som licensgiveren pålægger licensmodtageren, om ikke at bestride gyldigheden af det patent, der er genstand for licensen.

Men hvis der findes en ugyldighedsgrund, og et patent, der ikke burde kunne rettighedsgøres, eksisterer, kan brugen af teknologien indeholdt i det pågældende patent blive begrænset, hvilket potentielt kan hindre fair konkurrence.

Derfor kan pålæggelsen af en ikke-bestrider pligt på licensmodtageren falde ind under uretfærdige handelsmetoder, der er forbudt i henhold til den japanske monopolforbudlov.

Point at bemærke
Følgende bestemmelse kan overvejes som en, der ikke falder ind under uretfærdige handelsmetoder:

Artikel XX (Ikke-bestrider pligt)
A (licensgiver) kan straks opsige denne aftale, hvis B (licensmodtager) direkte eller indirekte bestrider gyldigheden af det pågældende patent.

Patentgaranti (Ingen garanti)

Nogle licenshavere ønsker at undgå risici, der opstår fra implementeringen af licenserede patenter, og kan derfor bede licensgiveren om følgende garantier:

• Garanti for, at implementeringen af det patent, der er genstand for licensen, ikke krænker tredjeparters rettigheder.
• Garanti for, at der ikke findes ugyldighedsgrunde for det patent, der er genstand for licensen.

Det er praktisk talt umuligt at tjekke alle patentansøgninger og tidligere publikationer rundt om i verden, så det er en meget stor risiko for licensgiveren at give sådanne garantier.

Advarsel:
Selvom du ikke bør acceptere sådanne patentgarantier fra licenshaveren, er det nødvendigt at fastlægge håndteringen af sager, hvor tredjeparter kræver erstatning for krænkelse af rettigheder.

For ikke at garantere patenter og håndtere krænkelse af tredjeparters rettigheder, kan følgende klausuler overvejes:

1. A (licensgiver) garanterer ikke, at der ikke findes ugyldighedsgrunde for det licenserede patent, og at B (licenshaver) ikke krænker tredjeparters patentrettigheder osv. ved fremstilling, salg, brug og eksport af produkter baseret på denne aftale.
2. Dog, hvis B krænker tredjeparters patentrettigheder osv. ved fremstilling, salg, brug og eksport af produkter baseret på denne aftale, vil A samarbejde med B om at undgå sådan krænkelse.

Tildeling af forbedringsopfindelser

Mange mener, at licenshaveren, der har udviklet en forbedringsopfindelse, bør give licensgiveren visse rettigheder, da det er sandsynligt, at forbedringsopfindelsen ikke kunne have været opnået uden teknisk information relateret til den licenserede patent.

Men vær opmærksom på, at det kan være en uretfærdig handelspraksis, der er forbudt i henhold til den japanske antimonopollov, at pålægge licenshaveren følgende forpligtelser med hensyn til rettighederne til den forbedringsopfindelse, som licenshaveren har udviklet:

• At tildele dem til licensgiveren
• At dele dem med licensgiveren
• At give licensgiveren en eksklusiv licens

Point at bemærke:
Det er muligt at fastsætte i en patentlicensaftale, at licensgiveren pålægger licenshaveren følgende forpligtelser, da de ikke udgør en uretfærdig handelspraksis:

• Hvis den forbedringsteknologi, som licenshaveren har udviklet, ikke kan bruges uden teknologi relateret til det licenserede patent, skal licenshaveren overføre rettighederne til den pågældende forbedringsteknologi til licensgiveren for en passende betaling
• At give licensgiveren en ikke-eksklusiv licens

Patent- og knowhow-licensaftale

Når licensen for et patent også inkluderer tilladelse til at anvende knowhow, skal der indgås en ‘patent- og knowhow-licensaftale’.

For eksempel, hvis du har fået licens til at anvende ‘stof A’, men metoden beskrevet i patentbeskrivelsen ikke tillader lavomkostningsproduktion, vil dette gælde i tilfælde, hvor du modtager licens til at anvende knowhow om lavomkostningsproduktion, som licensgiveren holder hemmelig.

Men der er behov for separat overvejelse, da ‘patentrettigheder’, hvor betalingsforpligtelsen ophører ved udløbet af gyldighedsperioden, og ‘knowhow’, hvor der er en betalingsforpligtelse så længe brugsretten er givet, har forskellige kontraktindhold.

Opsummering

Udover de “Vigtige punkter i patentlicensaftaler”, som vi har forklaret indtil nu, kan klausuler som “ikke-refunderbare licensgebyrer” og “fraskrivelsesklausuler”, hvor licensgiveren ikke påtager sig ansvar for skader forårsaget af implementeringen af det licenserede patent, også betragtes som klausuler, der reducerer licensgiverens risiko.

Når man overvejer en “patentlicensaftale”, der inkluderer forhold til konkurrenceloven og licensering af knowhow, er forskellige specialiserede viden nødvendig. Derfor anbefales det ikke at træffe beslutninger på egen hånd, men at konsultere en advokat med omfattende specialiseret viden og erfaring på forhånd.

Hvis du ønsker at kende licensaftaler i deres helhed, ikke kun patentrettigheder, men også ophavsrettigheder og varemærkerettigheder, har vi detaljeret beskrevet det i artiklen nedenfor. Se venligst denne artikel i kombination med den nuværende artikel.

Introduktion til vores tjenester

Monolis Advokatfirma er et advokatfirma med høj ekspertise inden for IT, især internettet og jura. Ved patentlicensaftaler er det nødvendigt at oprette en kontrakt. Vores firma håndterer oprettelse og gennemgang af kontrakter for en bred vifte af sager, fra top-tier organisationer noteret på Tokyo Stock Exchange Prime til tidlige startups. Hvis du har problemer med kontrakter, henvises til nedenstående artikel.