Mikä on tavaramerkkioikeuden loukkaus? Selitämme laittomuuden arvioinnin kehikon

Omien tuotteidesi tai kauppatavaroittesi osalta, voit estää niin sanotun “kopioinnin” hankkimalla tavaramerkkioikeuden.

Kuitenkin, tavaramerkkioikeus ei tarkoita esimerkiksi “oikeutta kieltää käyttämästä nimeä “Disney””. Tavaramerkkioikeuden avulla kielletään vain “tavaramerkkimäinen käyttö”. Esimerkiksi Disneyllä, jos kolmas osapuoli luo laitoksen nimeltä “Disney Island”, vaikka se ei todellisuudessa liittyisi Disneyyn, se näyttäisi olevan virallinen Disney-laitos. Tavaramerkkioikeus on oikeus kieltää tällainen käyttö (kuten myöhemmin kutsutaan “tavaramerkkimäiseksi käytöksi”).

Kuinka pitkälle tavaramerkkioikeuden haltija voi kieltää “tavaramerkin” käytön Internetissä, esimerkiksi verkkokaupoissa tai yrityssivustoilla? Selitämme viittaamalla aiempiin tapauksiin.

Mitä tarkoitetaan tavaramerkkioikeuden kieltämällä tavaramerkkien käytöllä

Tavaramerkkioikeuden haltijalla on oikeus käyttää rekisteröityä tavaramerkkiään yksinoikeudella, vaikka se onkin rajoitettu tiettyihin tuotteisiin tai palveluihin. Jos kolmas osapuoli käyttää samaa tai samankaltaista tavaramerkkiä näihin tuotteisiin tai palveluihin ilman lupaa, se on pääsääntöisesti tavaramerkkioikeuden loukkaus.

Kuitenkin, vuoden 2014 (Heisei 26) tavaramerkkilain muutoksessa, 26. pykälän 1 momentin 6 kohta lisättiin, joka selkeytti, että jos tavaramerkkiä ei käytetä “tavaramerkkimäisesti”, se ei ole tavaramerkkioikeuden loukkaus.

26. pykälä: Tavaramerkkioikeuden vaikutus ei ulotu seuraaviin tavaramerkkeihin (mukaan lukien ne, jotka ovat osa toista tavaramerkkiä):
⑥ Edellä mainittujen lisäksi, tavaramerkki, jota ei käytetä tavalla, jolla kuluttaja voi tunnistaa sen liittyvän tietyn yrityksen tuotteeseen tai palveluun.

(Japanin tavaramerkkilaki, 26. pykälä, 1 momentti, 6 kohta)

Mitä tällä “tavaramerkkimäisellä käytöllä” tarkoitetaan?

Kuten aiemmin mainittiin, tavaramerkkiä käytetään erottamaan omat tuotteet tai palvelut muiden tuotteista tai palveluista (tuotteiden tai palveluiden erottamistoiminto) ja ilmaisemaan tuotteen tai palvelun alkuperän (alkuperän ilmaisutoiminto).

Tätä tuotteiden tai palveluiden erottamistoimintoa ja alkuperän ilmaisutoimintoa sisältävää käyttöä kutsutaan “tavaramerkkimäiseksi käytöksi”.

Esimerkiksi, kun kuluttaja näkee tuotteessa olevan “ABC” -merkinnän, ja hän pystyy yhdistämään sen tiettyyn yritykseen, voidaan sanoa, että merkinnällä on tuotteiden tai palveluiden erottamistoiminto ja alkuperän ilmaisutoiminto. Tällöin “ABC” -merkinnän lisääminen tuotteeseen katsotaan “tavaramerkkimäiseksi käytöksi”.

Toisaalta, jos käyttö ei täytä tuotteiden tai palveluiden erottamistoimintoa tai alkuperän ilmaisutoimintoa, sitä ei pidetä “tavaramerkkimäisenä käyttönä”, eikä rekisteröidyn tavaramerkin vaikutus ulotu siihen.

Tavaramerkkioikeuden loukkauksen rangaistuksista kerrotaan tarkemmin alla.

https://monolith.law/corporate/penalty-for-trademark-infringement[ja]

Tavaramerkkioikeuden loukkausten oikeustapaukset

Voiko kirjojen tai artikkelien otsikot rikkoa tavaramerkkioikeuksia? (Aamubanaani-tapaus)

Kantaja, jolla on tavaramerkkioikeus standardimerkkiin “Aamubanaani” määriteltynä tuotteena “lehdet, kirjat, mukit” jne., nosti tavaramerkkioikeuden loukkaussyytteen vastaajaa vastaan, joka myi kirjaa nimeltä “40 vinkkiä aamubanaanidieetin onnistumiseen”. Tuomioistuin päätti, että vastaajan käyttämä merkintä “Aamubanaani” on loppujen lopuksi otsikko eikä se osoita tuotteen tunnistamista tai alkuperää, ja kielsi tavaramerkkioikeuden loukkauksen.

Vastaajan kirjan kannessa ja etusivulla oleva vastaajan merkki on vain osa otsikkoa, joka osoittaa kirjan sisällön, eikä sitä voida pitää käytettynä tavalla, jolla on tuotteen tunnistamis- tai alkuperän osoittamistoiminto, joten se ei loukkaa tätä tavaramerkkioikeutta.

(Tokion alioikeuden päätös 12. marraskuuta 2009 (Heisei 21))

Näin ollen kirjan otsikon tapauksessa, vaikka se sisältäisi saman merkkijonon kuin oma rekisteröity tavaramerkki, jos se osoittaa kirjan sisällön eikä kirjan alkuperää tuotteena, voidaan katsoa, että “sen käyttö ei ole tavaramerkkikäyttöä”.

Kuitenkin, jos kyseessä on esimerkiksi säännöllisesti julkaistavat lehdet tai sanomalehdet, tai sarjatuotteet, jotka valmistetaan ja myydään toistuvasti saman otsikon alla, voidaan katsoa, että ne saattavat rikkoa tavaramerkkioikeuksia.

Voiko tuote, joka hyödyntää tunnettua tuotemerkkiä, rikkoa tuotemerkkioikeuksia? (Beretta-tapaus)

Italialainen tunnettu asevalmistaja ‘Beretta’ oli tehnyt lisenssisopimuksen malliasevalmistaja ‘Western Armsin’ kanssa. Tässä yhteydessä ‘Beretta’ väitti, että toinen malliasevalmistaja, joka valmisti ja myi ‘Beretta’-mallin, rikkoi Japanin epäreilun kilpailun estämislakia (2 artiklan 1 kohta 1 alakohta, joka koskee tunnetun merkinnän väärinkäsitystä ja sekaannusta) ja vaati lopettamista sekä vahingonkorvausta.

Tässä tapauksessa, ottaen huomioon todistetut tosiseikat, syytetyn tuotteet ovat malliaseita, jotka jäljittelevät uskollisesti M92F-aseen ulkonäköä, jota ei yleisesti ole sallittu omistaa eikä sitä ole markkinoilla Japanissa. Ne eivät ole tappavia aseita, jotka omaisivat aseen olennaisen toiminnon, tappokyvyn. Ne ovat jäljitelmiä, jotka ovat erillään todellisista aseista ja joita käsitellään erillisillä markkinoilla. Niiden ostajat ja tarvitsijat tunnistavat tuotteet monien samanmuotoisten ja -merkkisten malliaseiden joukosta valmistajan merkinnän perusteella, joka on kiinnitetty tuotteen runkoon tai pakkaukseen, ja arvioivat niiden suorituskyvyn ja laadun malliaseina ennen ostamista. Siksi, vaikka syytetyn tuotteet ovat samanmuotoisia kuin kantajan aseet ja niissä on sama merkintä, niitä ei voida pitää tuotteen alkuperää tai erottamiskykyä osoittavina.

(Tokion alioikeuden päätös 29. kesäkuuta 2000 (Heisei 12))

Tuomioistuin totesi, että vaikka valmistetut ja myydyt malliaseet jäljittelisivät uskollisesti todellisen tuotteen muotoa, niitä ei voida pitää tuotteen alkuperää tai erottamiskykyä osoittavina.

Tässä tapauksessa Beretta ei valmistanut eikä myynyt malliaseita, ja sen todellisten aseiden ja muiden yritysten malliaseiden välillä oli selvä ero tappokyvyssä, joka on aseen olennainen toiminto. Siksi katsottiin, että yleisillä kuluttajilla ei ollut mahdollisuutta sekoittaa tuotteita toisiinsa. Näin ollen, jos Beretta itse olisi valmistanut ja myynyt malliaseita ja antanut Western Armsille luvan käyttää sen muotoilua ja tuotemerkkiä, Western Armsin tuotteille olisi voitu myöntää tuotteen tunnistamiskyky, ja muiden jäljitelmät olisivat voineet rikkoa tuotemerkkioikeuksia.

Voiko iskulause olla tavaramerkkirikkomus? (Always Coca-Cola -tapaus)

Coca-Cola -yhtiö käytti myynninedistämiseen iskulausetta “Always Coca-Cola”, joka oli painettu juomatölkin kylkeen. Tätä vastaan nostettiin kanteen henkilö, joka oli rekisteröinyt sanan “Always” tavaramerkiksi vanhassa 29-luokan hyödykeluokituksessa, joka sisälsi muun muassa virvoitusjuomia. Kantaja vaati “Always”-sanan käytön kieltämistä ja vahingonkorvausta, väittäen että kyseessä oli tavaramerkkirikkomus.

“Always”-sana, joka tarkoittaa “aina, milloin tahansa”, voidaan ymmärtää ilmaisuna, jolla on vaikutusta tuotteen ostovoiman lisäämiseen, herättämällä kuluttajissa halu juoda Coca-Colaa aina. Koska sanaa käytetään osana myynninedistämiskampanjan iskulausetta, sitä ei voida pitää tavaramerkkinä, joka erottaa tuotteen tai osoittaa sen alkuperän. Näin ollen, sitä ei voida pitää tavaramerkkinä, eikä sen käyttö ole tavaramerkkirikkomus.”

(Tokion alioikeuden päätös 22. heinäkuuta 1998 (Heisei 10))

Tuomioistuin katsoi, että “Always”-sanan käyttö, joka oli painettu pienellä Coca-Colan logon vasemmalle puolelle, oli osa myynninedistämiskampanjan iskulausetta. Tuomioistuin katsoi, että sanaa ei käytetty tavalla, joka osoittaisi tuotteen alkuperän, eikä sitä voitu pitää tavaramerkin käyttönä.

On huomattava, että myös itse iskulauseet voidaan rekisteröidä tavaramerkeiksi.

Aiemmin mainoksissa ja markkinoinnissa käytetyt lauseet, kuten iskulauseet, hylättiin usein tavaramerkkirekisteröinnissä, koska niitä käytettiin yleisesti eri tuotteissa ja palveluissa, ja kuluttajien oli vaikea erottaa niiden perusteella, kenen tuote tai palvelu on kyseessä.

Kuitenkin vuonna 2016 (Heisei 28) tavaramerkkiohjeistusta muutettiin, ja siinä todettiin nyt, että “jos hakemusmerkki voidaan tunnistaa paitsi tuotteen tai palvelun mainoksena tai yrityksen filosofiana tai liiketoimintastrategiana, myös keksittynä sanana tai lauseena, sitä ei katsota tämän kohdan mukaiseksi”.

Näin ollen, jos iskulause ei ole yleisesti tunnistettavissa tuotteen tai palvelun mainoksena tai yrityksen filosofiana tai liiketoimintastrategiana, vaan se sisältää keksittyjä sanoja tai yrityksen brändinimen, se voi toimia merkkinä, joka erottaa tuotteet tai palvelut, ja se voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi.

Tämän perusteella, pelkästään se, että rekisteröityä tavaramerkkiä käytetään iskulauseessa, ei suoraan kiellä sen erottamiskykyä eikä tarkoita, että se ei olisi tavaramerkkirikkomus. Jos tavaramerkin käyttö iskulauseessa toimii tuotteen tai palvelun erottamisena tai alkuperän osoittamisena, se voi olla tavaramerkkikäyttöä.

Tätä oikeusperiaatetta sovelletaan myös tavaramerkkien käyttöön internetissä, esimerkiksi hakukoneiden mainoksissa.

https://monolith.law/reputation/listing-ads[ja]

Yhteenveto

Erityisesti internetin markkinoilla, joilla on runsaasti tuotteita ja palveluita, ei ole harvinaista löytää tuotteita, jotka käyttävät omaa rekisteröityä tavaramerkkiäsi muistuttavaa tavaramerkkiä, tai saada ilmoitus tavaramerkkioikeuden loukkaamisesta muilta yrityksiltä myymiisi tuotteisiin liittyen. Tällaisissa tapauksissa on helppo hätääntyä ja ryhtyä välittömästi poistamaan tai toteuttamaan muita toimenpiteitä.

Kuitenkin, kuten olemme tähän mennessä todenneet, pelkkä rekisteröidyn tavaramerkin käyttö ei välttämättä tarkoita, että kaikki olisi tavaramerkkioikeuden loukkausta. Onko sen käyttö tavaramerkkikäyttöä vai ei, onko se tavaramerkkioikeuden loukkaus vai ei, konkreettinen arviointi vaatii monitahoista näkökulmaa perustuen yksittäisiin olosuhteisiin. Siksi suosittelemme konsultoimaan immateriaalioikeuksien asiantuntijaa.