Mellemkendelse i Mario Kart-sagen og krænkelse af intellektuel ejendomsret

Nintendo, der er kendt for deres populære spilfigur ‘Mario’, har anklaget gokart-udlejningsfirmaet ‘Maricar’ (nu MARI Mobility Development) for uretmæssig konkurrence. Nintendo hævder, at Maricar har udnyttet deres figurer ved at udleje kostumer, der ligner dem, og bruge billeder af disse kostumer i deres markedsføring. Nintendo har derfor anlagt sag mod Maricar og kræver, at de stopper med at bruge kostumerne og betaler 50 millioner yen i erstatning. En midlertidig afgørelse i appelsagen blev truffet den 30. maj 2019 ved den japanske højesteret for intellektuel ejendomsret (Japanese Intellectual Property High Court). Retten fandt, at Maricar havde krænket Nintendos rettigheder ved at bruge lignende mærker og kostumer i deres forretning, og anerkendte derfor Maricars erstatningsansvar. Retten fastslog også, at firmaets administrerende direktør har et solidarisk erstatningsansvar, da der var tale om ond vilje eller grov uagtsomhed.

Denne afgørelse er en midlertidig afgørelse, og erstatningens størrelse vil blive afgjort i de kommende retsmøder. Lad os overveje, hvad denne midlertidige afgørelse betyder.

Hvad var resultatet af den første dom?

MARI Mobility Development brugte uden tilladelse forkortelsen ‘MariCar’, som er en populær forkortelse for Nintendos populære spil ‘Mario Kart’, i deres firmanavn og servicenavn. De udlånte også kostumer af populære karakterer som Mario, Luigi og Yoshi til udenlandske turister og andre kartbrugere, og brugte billeder af karts i deres forretning og reklame.

Over for dette sagsøgte Nintendo MARI Mobility Development for uretmæssig konkurrence og ophavsretskrænkelse. Tokyo District Court anerkendte i sin dom den 27. september 2018 (Heisei 30) stort set Nintendos argumenter og beordrede en erstatning på 10 millioner yen. På den anden side fastslog retten, at brugen af ‘MariCar’ og lignende, med tanke på udenlandske turister, der ikke forstår japansk, ikke udgjorde uretmæssig konkurrence.

Efterfølgende appellerede både Nintendo og MARI Mobility Development, og sagen blev behandlet ved Intellectual Property High Court.

Hvad er en mellemliggende dom?

Der er stor interesse for, om vi vil gå videre til en endelig dom eller nå til en forlig, men hvad er en “mellemliggende dom” egentlig?

Når en retssag behandles i retten, kaldes dommen, der afslutter denne behandling, for en “endelig dom” (Japansk civilproceslov, artikel 243). Den “dom”, der normalt bruges, refererer til dette, men en “mellemliggende dom” er en dom, der gives midt i behandlingen om et emne, der er uenighed om mellem parterne (Japansk civilproceslov, artikel 245). Formålet med en mellemliggende dom er at organisere behandlingen og forberede den endelige dom.

Om en mellemliggende dom skal gives eller ej, er op til rettens skøn, men der er ikke mange eksempler på mellemliggende domme. I intellektuel ejendomsretssager (IP-retssager) er der flere eksempler på mellemliggende domme, hvor IP-højesteretten har omstødt distriktsrettens afgørelse og anerkendt krænkelse af patentrettigheder.

For eksempel, i “skæremochi-sagen” (IP-højesteretten, mellemliggende dom den 7. september 2011), hvor appellanten (sagsøger i første instans), der havde patentrettighederne til et patent, hvis opfindelse blev kaldt “mochi”, hævdede, at handlingerne med at producere, sælge og eksportere de sagsøgte produkter (skæremochi) af den sagsøgte (sagsøgte i første instans) var en krænkelse af patentrettighederne, og søgte om at stoppe produktionen, overførslen osv. af de sagsøgte produkter og om at ødelægge de sagsøgte produkter, samt om betaling af 1,485 milliarder yen i erstatning. Den oprindelige dom afviste alle krav. I denne sag, hvor appellanten appellerede, er der et eksempel på en mellemliggende dom, der fastslog, at de sagsøgte produkter opfyldte alle de konstituerende elementer i den pågældende opfindelse, hørte til det tekniske område af den pågældende opfindelse, og at det pågældende patent ikke skulle annulleres ved en patentuvaliditetsprøvning.

I denne mellemliggende dom er der vist en afgørelse, der anerkender Nintendos argumenter bredere end den første instans’ Tokyo District Court-dom. Med andre ord har IP-højesteretten anerkendt Nintendos argumenter om de dele, som Nintendo var utilfreds med i distriktsrettens dom, og har truffet en delvist forskellig afgørelse inden for disse grænser. Dette er sandsynligvis en højprofil sag, og der var sandsynligvis en hensigt om at afklare rettens synspunkter, før diskussionen om skadeserstatningens beløb begyndte.

Desuden var denne sag karakteriseret ved mange tvistepunkter, og konflikten mellem parterne omkring hvert tvistepunkt var intens. Derfor tror jeg, at effekten af at organisere behandlingen gennem en mellemliggende dom var stor.

Debatter i den midlertidige dom

I denne midlertidige dom er debatterne blevet organiseret i 15 punkter. Blandt disse var de tre hovedpunkter, som Nintendo var utilfreds med i forhold til den første instans dom, som følger:

Omfanget af forbud mod brug og annullering af tegn (mærker)

I distriktsrettens dom blev det fastslået, at “Maricar” ikke var kendt eller fremtrædende blandt dem, der ikke forstår japansk, og derfor blev forbud mod brug og annullering af tegn (mærker) som “MariCar” ikke anerkendt på hjemmesider og brochurer, der kun er skrevet på fremmedsprog.

Men i denne midlertidige dom blev det anerkendt, at “MARIO KART”, den engelske betegnelse for “Mario Kart”, er kendt både indenlands og i udlandet, og at MARI Mobility Developments brug af tegn (mærker) som “MariCar”, der ligner dette, er en uretmæssig konkurrencehandling, også når de bruges på hjemmesider, der kun er skrevet på fremmedsprog. Dette forventes at tillade forbud mod brug og annullering af disse tegn (mærker) på hjemmesider, der kun er skrevet på fremmedsprog, når den intellektuelle ejendomsretlige højesteret afsiger sin endelige dom.

Dommen var forskellig mellem distriktsrettens dom og den midlertidige dom med hensyn til brugen af tegn (mærker), og årsagen til dette ligger i forskellen i de bestemmelser i den japanske lov om forebyggelse af uretmæssig konkurrence, der blev anvendt.

I distriktsrettens dom blev det fastslået, at “Maricar” betyder Nintendos populære spilserie “Mario Kart”, er kendt blandt dem i hele Japan, der er interesseret i spil, og at der er risiko for forveksling med forretninger, hvor Nintendo er involveret, hvilket overtræder artikel 2, stk. 1, nr. 1 (forvekslingsfremkaldende handlinger) i loven om forebyggelse af uretmæssig konkurrence, men dette blev ikke anerkendt for hjemmesider, der kun er skrevet på fremmedsprog.

Derimod blev det i denne midlertidige dom fastslået, at “Mario Kart” er kendt indenlands, og at “MARIO KART” er kendt både indenlands og i udlandet, hvilket overtræder artikel 2, stk. 1, nr. 2 (misbrug af kendte tegn) i loven om forebyggelse af uretmæssig konkurrence. “Kendt” betyder, at det er mere kendt end “almindeligt kendt”.

Artikel 2: I denne lov betyder “uretmæssig konkurrence” følgende:
Stk. 1, nr. 1: At bruge en vare eller tjenesteydelse, der er identisk med eller ligner en andens vare eller tjenesteydelse, der er almindeligt anerkendt blandt forbrugerne, eller at overdrage, levere, udstille, eksportere, importere eller tilbyde en vare, der bruger en sådan vare eller tjenesteydelse, gennem en telekommunikationslinje, hvilket skaber forveksling med en andens vare eller forretning.
Stk. 1, nr. 2: At bruge en vare eller tjenesteydelse, der er identisk med eller ligner en andens kendte vare eller tjenesteydelse, som sin egen vare eller tjenesteydelse, eller at overdrage, levere, udstille, eksportere, importere eller tilbyde en vare, der bruger en sådan vare eller tjenesteydelse, gennem en telekommunikationslinje.

Hvad betyder det, at det blev fastslået, at der var en overtrædelse af artikel 2, stk. 1, nr. 2 i loven om forebyggelse af uretmæssig konkurrence, og ikke nr. 1?

Når en kendt betegnelse bruges af en anden uden tilladelse (misbrug), kan misbrugeren “gratis ride” (free ride) på den kundetiltrækningskraft, som den kendte betegnelse har, uden at gøre nogen forretningsmæssig indsats, selvom der ikke opstår nogen forveksling. På den anden side kan forbindelsen mellem den kendte betegnelse, som har opnået høj tillid, omdømme og ry gennem mange års forretningsmæssig indsats, og den person, der oprindeligt har brugt den, blive svækket (fortynding, dilution).

Artikel 2, stk. 1, nr. 2 i loven om forebyggelse af uretmæssig konkurrence er en bestemmelse, der skal beskytte kendte betegnelser mod sådan gratis ridning og fortynding, og der er ikke behov for risiko for forveksling.

MARI Mobility Development hævdede, at der ikke var nogen risiko for forveksling, da de havde gjort det klart på deres go-karts og andre steder, at Nintendo ikke var involveret. Men den intellektuelle ejendomsretlige højesteret fastslog, at der ikke er behov for risiko for forveksling i henhold til artikel 2, stk. 1, nr. 2 i loven om forebyggelse af uretmæssig konkurrence, og at det faktum, at MARI Mobility Development har gjort en afvisende erklæring, ikke er en omstændighed, der benægter deres overtrædelse af loven om forebyggelse af uretmæssig konkurrence.

https://monolith.law/corporate/intellectual-property-infringement-risk [ja]

Omfanget af forbud mod brug og annullering af domænenavne

I distriktsrettens dom blev det fastslået, at “Maricar” ikke var kendt blandt dem, der ikke forstår japansk, og at brugen af domænenavne, der indeholder “maricar”, på hjemmesider, der kun er skrevet på fremmedsprog, ikke krænker Nintendos forretningsmæssige interesser, og at forbud ikke blev anerkendt.

Men i denne midlertidige dom blev det fastslået, at “maricar” ligner “MARIO KART”, som er kendt både indenlands og i udlandet, og derfor:

Den første instans sagsøgte virksomhed anerkendes for at have brugt de pågældende domænenavne, der ligner den første instans sagsøgers specifikke vare- og tjenesteydelsesbetegnelser, nemlig sagsøgerens tegnbetegnelse og “MARIO KART” betegnelsen, med det formål at opnå uretmæssig fordel, og derfor kan det siges, at denne handling udgør en uretmæssig konkurrencehandling som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 13 i loven om forebyggelse af uretmæssig konkurrence, og skader den første instans sagsøgers forretningsmæssige interesser.
Intellektuel Ejendomsret Højesteret, midlertidig dom af 30. maj 2019

Det blev anerkendt, at de bruger hver domænenavn (“maricar.jp”, “maricar.co.jp”, “fuji-maricar.jp”, “maricar.com”), der ligner “MARIO KART” og “Maricar”, med det formål at opnå uretmæssig fordel. Dette forventes at tillade forbud mod brug og annullering af registrering af disse domænenavne, også når de bruges på hjemmesider, der kun er skrevet på fremmedsprog, når den intellektuelle ejendomsretlige højesteret afsiger sin endelige dom.

https://monolith.law/corporate/domain-law-registration-confuse [ja]

Erstatningskrav mod administrerende direktør for MARI Mobility Development

Virksomhedsloven fastslår, at når en virksomheds officer handler med ond vilje eller grov uagtsomhed i udførelsen af sine pligter, er han ansvarlig for at betale erstatning til tredjepart (artikel 429, stk. 1). Nintendo havde også forfulgt erstatningsansvaret for den administrerende direktør for MARI Mobility Development på grundlag af denne bestemmelse.

Med hensyn til dette punkt blev erstatningskravet mod den administrerende direktør personligt afvist i distriktsrettens dom, da det blev fastslået, at direktøren ikke kunne anerkendes for at have erkendt, at han begik uretmæssig konkurrence eller krænkede ophavsretten.

Men i denne midlertidige dom blev det fastslået, at direktøren har en pligt til at sikre, at virksomheden ikke begår uretmæssig konkurrence, og at den administrerende direktør for virksomheden har handlet med ond vilje eller i det mindste grov uagtsomhed ved at overtræde denne pligt, og derfor blev erstatningskravet mod den administrerende direktør personligt også anerkendt.

Det er svært at eliminere elementer af gratis ridning fuldstændigt fra forretningen, men hvis det betragtes som alt for ondsindet gratis ridning, som det var tilfældet med denne midlertidige dom, kan direktøren personligt også blive holdt ansvarlig.

Fremtidige udsigter

I fremtiden vil der blive afholdt høringer om skadeserstatning, såsom beløbet af skadeserstatning, baseret på indholdet af den midlertidige dom med henblik på den endelige dom.

Skadeserstatningsbeløb

Med hensyn til erstatningsbeløbet har Nintendo øget kravet om skadeserstatning fra 10 millioner yen til 50 millioner yen i appelsagen. De oprindelige 10 millioner yen, som Nintendo krævede i første instans, var også en såkaldt “delvis anmodning”, og det var ikke en anmodning om det fulde beløb af skaden, som Nintendo hævdede.

Nintendo hævdede i første instans, at skaden var 74,9 millioner yen, og krævede 10 millioner yen af det, men i appelsagen har de taget hensyn til fortsættelsen af MARI Mobility Developments forretning og hævder, at skaden er 116,6 millioner yen, og kræver 50 millioner yen af det.

Tokyo District Court anerkendte Nintendos skade som værende lidt over det beløb, de krævede i første instans, nemlig 10,264,609 yen. Det vil være interessant at se, hvor stort erstatningsbeløbet vil være, hvis der ikke opnås en forligsaftale i appelsagen, og Intellectual Property High Court afgiver den endelige dom.

Indflydelsen af den midlertidige dom

I Japan, hvor forkortelser hurtigt bliver knyttet til alt, og disse forkortelser bliver mere udbredt end produktnavnet, er det en vanskelig og omkostningskrævende opgave for virksomhedernes brandstyring at afgøre, hvor langt de skal gå for at opnå varemærker for at beskytte sig mod forkortelser som “MariCar”.

Selvom man ikke har opnået et varemærke, er det formålet med den japanske “Unfair Competition Prevention Law” at beskytte velkendte eller fremtrædende skiltninger. I denne midlertidige dom blev det anerkendt, at beskyttelse gennem “Unfair Competition Prevention Law” blev givet i et endnu bredere omfang end i distriktsrettens dom. Dette anses for at være en positiv udvikling for virksomhedernes fremtidige brandstyring.

https://monolith.law/corporate/domain-trademark-company [ja]

Opsummering

Denne dom er en nyttig reference, da den giver en afgørelse baseret på den japanske “Lov om forebyggelse af urimelig konkurrence” i forhold til virksomheder, der bruger forkortelser af andre virksomheders produktnavne eller kostumer fra karakterer, der optræder i produkter.

På den anden side, denne dom gav ikke en substantiel afgørelse vedrørende krav baseret på ophavsret, da den undlod at træffe en afgørelse på grund af behovet for at forhindre og valget om at fusionere. Som et resultat, dommen gik ikke i dybden med problemet med cosplay og ophavsret.